El Promovente es Sub-Zero Inc., con domicilio en Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Ricardo Antonio Constantino Aguilar, con domicilio en la Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México ("Registry MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de diciembre de 2016. El 29 de diciembre de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de diciembre de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en relación con la omisión de diversos anexos a la Solicitud, el Promovente presentó los anexos restantes el 18 de enero de 2017. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de enero de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de febrero de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 14 de febrero de 2017.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 23 de febrero de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 5 de marzo de 2017. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre las marcas SUB-ZERO y SUB-ZERO y diseño, las cual tiene registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América ("USPTO", por sus siglas en inglés) bajo el registro No. 1543399 en clase 11, otorgado el 13 de junio de 1989, el registro No. 3507324 en clase 37, otorgado el 30 de septiembre de 2008, y el registro No. 1625853 en clase 11, otorgado el 4 de diciembre de 1990, respectivamente.
El Promovente también tiene registradas las marcas SUB-ZERO y diseño y SUB ZERO y diseño ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 421579 en clase 11 otorgado el 10 de septiembre de 1992 y el registro No. 1349307 en clase 11, otorgado el 20 de febrero de 2013, respectivamente.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 6 de agosto de 2013. El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se usa para ofrecer servicios técnicos de conexión, instalación, reparación y mantenimiento de productos de las marcas SUB ZERO y SUB-ZERO del Promovente. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente comenzó a usar su marca SUB-ZERO en relación con la oferta de refrigeradores y congeladores y la instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de cocina, por lo menos desde el año 1945. En los últimos 5 años, las ventas mundiales de productos bajo las marcas SUB-ZERO han superado los USD 1.200.000.000. Las marcas SUB-ZERO han ocupado un lugar destacado en la publicidad y material promocional del Promovente en todo el mundo y la marca ha llegado a ser ampliamente conocida tanto a nivel nacional como internacional a través de los medios de comunicación, por medio de noticias y artículos.
El Promovente es titular de registros de las marcas SUB-ZERO, mismos que son anteriores a la inscripción del nombre de dominio en disputa. El Promovente también es titular del nombre de dominio desde el año 1996.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la famosa marca SUB-ZERO, toda vez que los términos "servicio" y "técnico", así como el dominio ".", carecen de distintividad alguna y no deben ser tomados en cuenta para efectos de comparación.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, no tiene derechos sobre la marca SUB-ZERO, ni sobre una marca, aviso comercial o reserva de derechos que contenga el término "sub-zero".
El Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, ni como persona física, moral, ni como otro tipo de organización. Ningún dato de la información proporcionada por el Titular en la base de datos WhoIs indica o sugiere que éste sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
El Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para usar la marca SUB-ZERO en el nombre de dominio en disputa. El Titular no ha sido distribuidor autorizado o licenciatario del Promovente; sin embargo, se ostenta de manera explícita como "Servicio Técnico Sub-Zero México" y utiliza elementos como fotografías de electrodomésticos del Promovente, creando la falsa impresión de tratarse de un sitio web oficial o autorizado por el Promovente en el que se ofrecen servicios de instalación, reparación, mantenimiento y venta de productos bajo la marca SUB-ZERO únicamente.
El Titular no hace un uso legítimo ni leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. La intención del Titular es desviar a los consumidores de manera equívoca empañando el buen nombre de la marca SUB-ZERO con ánimo de lucro. El Titular no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa ya que se aprovecha de la fama y reconocimiento de la marca SUB-ZERO del Promovente para atraer clientela haciéndole creer que tiene relación con el Promovente.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. El Titular se ostenta como "Servicio Técnico Sub-Zero México", creando la falsa impresión de tratarse de un sitio web oficial o autorizado por el Promovente. Al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusión con la marca SUB-ZERO del Promovente y en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, perturbando la actividad comercial del Promovente. Este uso de las marcas del Promovente para obtener ingresos a través de la desviación de tráfico de Internet hacia un sitio web que no es propiedad del Promovente y que no está autorizado por el mismo, no constituye un uso relacionado con la oferta de productos o servicios de buena fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).1 A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas SUB-ZERO, SUB-ZERO y diseño y SUB ZERO y diseño, las cuales tiene registradas ante el IMPI y/o la USPTO.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior ".com" y el relativo al código territorial de nivel superior ".mx", por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, el elemento figurativo de una marca generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala,Caso OMPI No. DMX2013-0024).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a dichas marcas del Promovente. En efecto, el nombre de dominio en disputa incorpora prácticamente en su totalidad los elementos nominativos de dichas marcas, agregando los términos "servicio tecnico". La adición de dichos términos no es suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y dichas marcas (véase AB Electrolux v. Felipe Rosas Vega,Caso OMPI No. DMX2015-0025; y AB Electrolux v. Karen Anabel Mejia Castro,Caso OMPI No. DMX2016-0011).
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.2 El Promovente asevera que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, que el Titular no tiene derechos sobre la marca SUB-ZERO, ni sobre una marca, aviso comercial o reserva de derechos que contenga el término "sub-zero", que no ha existido relación alguna entre el Promovente y el Titular, y que éste no ha sido distribuidor autorizado o licenciatario del Promovente.
El Promovente aduce que el Titular se ostenta como "Servicio Técnico Sub-Zero México" y utiliza elementos como fotografías de electrodomésticos del Promovente, creando la falsa impresión de tratarse de un sitio web oficial o autorizado por el Promovente en el que se ofrecen servicios de instalación, reparación, mantenimiento y venta de productos SUB-ZERO, usando la marca SUB-ZERO del Promovente para atraer clientela haciéndole creer que tiene relación con el Promovente. Este Experto constató el dicho del Promovente al consultar el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa en el que, además, pudo observar que aparece de forma prominente la marca SUB ZERO y diseño del Promovente amparada por el registro No. 1349307 ante el IMPI3, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que las marcas del Promovente se encuentran registradas y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas en el nombre de dominio en disputa o el sitio web asociado al mismo.
También ha quedado comprobado que el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se usa para ofrecer servicios técnicos de conexión, instalación, reparación y mantenimiento de productos de las marcas SUB ZERO y SUB-ZERO del Promovente, ostentando leyendas como "SERVICIO TÉCNICO SUB-ZERO MÉXICO", "SERVICIO TECNICO PROFESIONAL SUBZERO" y "CENTRO DE SERVICIO SUB ZERO MEXICO", sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente, de donde resulta que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al mismo.
Los elementos antes citados permiten presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente, sus productos y sus marcas antes citadas, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.4
Por lo anterior este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 10 de marzo de 2017
1 En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio) o "UDRP" por sus siglas en inglés, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
2 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al titular del nombre de dominio en disputa aportar alegaciones o pruebas para establecer derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (la "Sinopsis de la OMPI 2.0") ("WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition").
3 Acceso a dicho sitio web realizado el 3 de marzo de 2017. Aunque tal vez el Promovente pudo haber presentado más pruebas de los hechos en que apoya sus argumentos el Experto en el ejercicio de sus facultades accedió al sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa. Al respecto, véase la sección 4.5 de la Sinopsis de la OMPI 2.0.
4 En el mismo sentido AB Electrolux v. Felipe Rosas Vega,Caso OMPI No. DMX2015-0025; y AB Electrolux v. Karen Anabel Mejia Castro,Caso OMPI No. DMX2016-0011.
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