El Promovente es Germans Boada, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representado por March & Asociados, España.
El Titular es Enrique García Hubard, con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa, S.C., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una division de NIC Mexico). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de enero de 2017. El 20 de enero de 2017 el Centro envió a Registry .MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de enero de 2017 Registry .MX envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de enero de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de febrero de 2017. La Contestación fue presentada el 15 de febrero de 2017.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de febrero de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 6 de marzo de 2017. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa multinacional fundada en España, especializada en la fabricación de herramientas y maquinaria para el corte, la manipulación y la colocación de cerámica y otros materiales de obra utilizados en la construcción. El Promovente tiene derechos sobre la marca RUBI y diseño, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 456929 en clase 7, otorgado el 13 de abril de 1994, y el registro No. 619786 en clase 8, otorgado el 27 de agosto de 1999.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 22 de agosto del 2005. De conformidad con la documentación disponible en el expediente, el nombre de dominio en disputa mostraba con anterioridad a la presentación de la Solicitud una página con la información de contacto de la sociedad Distribuidora Mark, S.A. DE C.V., acompañada de la siguiente leyenda "Perfiles / Molduras Herramienta profesional". 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una empresa multinacional fundada en España, especializada en la fabricación de herramientas y maquinaria para el corte, la manipulación y la colocación de cerámica y otros materiales de obra utilizados en la construcción, con presencia en más de 100 países, contando con una importante red de filiales, sucursales y distribuidores autorizados en todo el mundo. El Promovente identifica sus productos con la marca RUBI, que goza de notoriedad en el sector de cortadoras manuales de cerámica. Además, el Promovente es titular del nombre de dominio , creado el 30 de mayo de 1996, que usa para promocionar sus productos.
A mediados de 1996 las partes iniciaron contactos para que el Titular, a través de una sociedad que se constituiría al efecto, pudiese llevar a cabo la distribución en México de los productos RUBI del Promovente. Dichas negociaciones fructificaron en la firma de dos acuerdos: (i) un contrato de utilización de marca de fecha 1 de julio de 1996 entre el Promovente y el Titular (éste junto con otras personas), mediante el cual se autorizaba al Titular para que pudiese incorporar el nombre "rubi" en la denominación de la sociedad que iba a constituir para la distribución de los productos del Promovente en México (de conformidad con lo estipulado en dicho contrato, el Titular constituyó la sociedad Rubi de México, S.A. de C.V.), y (ii) un contrato de distribución de fecha 5 de julio de 1996, con la recién constituida Rubi de México, S.A. de C.V., cuyo objeto era la distribución de los productos RUBI del Promovente. El 22 de agosto de 2005, durante la vigencia del contrato de distribución, el Titular registró el nombre de dominio en disputa, para su utilización por Rubi de México, S.A. de C.V.
El 25 de junio de 2014, el Promovente notificó al Titular la resolución del contrato de distribución con efectos al 31 de diciembre de 2014, lo que conllevaba automáticamente la resolución del contrato de utilización de marca. El 27 de noviembre de 2015, el Titular remitió una carta en la que también daba por terminada de manera inmediata la relación contractual de distribución.
El 11 de diciembre de 2015, el Promovente envió una comunicación a Distribuidora Marck, S.A. de C.V., a la atención del Titular, requiriendo la eliminación de la palabra "rubi" de la denominación de Rubi de México, S.A. de C.V., y requiriendo tanto a dicha sociedad como a Distribuidora Marck, S.A. de C.V., que cesaran en la utilización de la marca RUBI. El Titular se ostenta como el director general de Distribuidora Marck, S.A. de C.V., en su perfil de la red social Linkedin. A mediados de octubre de 2016, el Promovente tuvo conocimiento de que el Titular venía utilizando el nombre de dominio en disputa para promocionar su empresa Distribuidora Marck, S.A. de C.V., que también se dedica a la comercialización de herramientas para la construcción.
Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca RUBI del Promovente. Dicha identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa conlleva, per se, la existencia de un riesgo de confusión, el cual se producirá con independencia de cuál sea el sitio web que se vincule al nombre de dominio en disputa.
El Titular no tiene derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Aun cuando se entendiese que el Titular disponía de un derecho o interés legítimo para registrar el nombre de dominio en disputa, dicho derecho habría decaído con la resolución de los contratos de distribución y de utilización de marca. La terminación del contrato de distribución entre el Promovente y la sociedad del Titular suponía la pérdida de cualquier derecho o interés legítimo por su parte para la utilización de la marca RUBI.
Las búsquedas de marca realizadas muestran que el Titular tampoco es titular de registro marcario alguno en relación a la denominación RUBI con efectos en México.
Existe una ausencia de interés legítimo por parte del Titular dado que éste (i) no está usando el portal web asociado al nombre de dominio en disputa para ofertar únicamente productos RUBI, (ii) no está usando dicho portal para hacer referencia a la relación que mantiene con la marca RUBI (y tampoco podría hacerlo por cuanto que dicha relación contractual concluyó en el año 2015), y (iii) no está ofreciendo productos RUBI en dicho portal, sino que utiliza éste para promocionar los productos de una sociedad que nada tiene que ver con el Promovente y/o RUBI. El Titular ha continuado utilizando el nombre de dominio en disputa para distinguir los servicios de Distribuidora Marck, S.A. de C.V., dedicada a la venta de productos de la construcción, de la que él es su Director General y que ninguna vinculación histórica ha mantenido con el Promovente.
El Titular tiene la intención de atraer deslealmente al consumidor hacia su propia página web y crearle suficiente confusión como para que éste crea que accede a la página web del Promovente, aprovechándose de una reputación que le es totalmente ajena. El nombre de dominio en disputa se viene utilizando a fin y efecto de obstaculizar al Promovente el ejercicio de su normal actividad en el mercado a través del mismo. Se trata de una utilización del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Política.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular primero manifiesta su allanamiento a la "única pretensión expresamente mencionada por el Promovente" en la Solicitud, su "desinterés de usar bajo cualquier circunstancia" el nombre de dominio en disputa, así como "su voluntad de transmitir la titularidad" del nombre de dominio en disputa al Promovente.
Por otra parte, el Titular alega que no hubo mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa ya que el Titular contaba con los derechos necesarios para el efecto, y lo registró con la única finalidad de estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones relativas a la distribución de los productos respectivos en el mercado mexicano, momento en que los contratos respectivos se encontraban vigentes. El Promovente tuvo conocimiento expreso de la existencia del nombre de dominio en disputa ya que el Titular no disimuló el hecho de haber registrado el nombre de dominio en disputa. La solicitud de registro del nombre de dominio en disputa no implicó un abuso o premeditación con la finalidad de engañar u obtener beneficios para el Titular a costa del Promovente ni beneficios que no le correspondieran al Titular al momento de la solicitud.
Finalmente reitera "la intención del Titular en ceder a la pretensiones del Promovente, por así convenir a los intereses" del Titular. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el Reglamento, este Experto está facultado para llevar el procedimiento de la forma que estime apropiada, asegurándose que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, y resolviendo la Solicitud de conformidad con la Política, el Reglamento y las normas y principios de derecho que considere aplicables (artículos 12 y 19 del Reglamento).
Normalmente para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tendría que acreditar los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política. Sin embargo, en este caso primero hay que considerar el hecho de que en su escrito de Contestación el Titular manifestó su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente. Varias decisiones bajo la Política han concurrido en considerar que el experto está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión y sin necesidad de analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política.1 Dicho análisis, en su caso, será a discreción del experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso.2
La pretensión del Promovente es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. El Titular manifestó expresamente su allanamiento a la pretensión del Promovente, esto es, accedió a la pretensión planteada manifestando su acuerdo con dicha transferencia. En este caso en particular, este Experto consideró innecesario analizar si el Promovente en efecto acreditaba o no todos los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política, dado que el Titular expresó inequívocamente su deseo de satisfacer la pretensión del Promovente, i.e. que le fuese transferido el nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 13 de marzo de 2017
1 Véase, por ejemplo, Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo,Caso OMPI No. DMX2010-0006; y World Wrestling Entertainment, Inc. c. Magdolna Budai,Caso OMPI No. DMX2013-0004.
2 Véase Williams-Sonoma, Inc., v. EZ-Port,Caso OMPI No. D2000 0207; John Bowers QC v. Tom Keogan,Caso OMPI No. D2008−1720; y Gómez y Magallanes, S.L. c. Abrest Spain, S.L.,Caso OMPI No. D2016-1947. Dado que la Política se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés "UDRP"), este Experto cita estas decisiones rendidas bajo la UDRP.
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