La Promovente es King Features Syndicate, Inc., con domicilio en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., México.
El Titular es Amado Barcenas Torres, con domicilio en Querétaro, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una division de NIC México). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de febrero de 2017. El 3 de febrero de 2017 el Centro envió a Registry .MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de febrero de 2017 Registry .MX envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de marzo de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de marzo de 2017.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 31 de marzo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa estadounidense fundada hace más de cien años y es conocida a nivel mundial por el licenciamiento de mercancías y entretenimiento (comics, columnas, caricaturas, editoriales, rompecabezas y juegos de periódicos) en diversos países, entre otros, con los siguientes personajes: Popeye El Marino, Betty Boop, Flash Gordon, El Fantasma y Daniel el Travieso. Lo anterior fue reconocido en The Hearst Corporation, Hearst Holdings, Inc., King Features Syndicate, Inc., y Fleischer Studios, Inc. v. S. P.,Caso OMPI No. D2002-0193.
La Promovente es, entre otros, titular de los siguientes registros marcarios mexicanos que consisten en el nombre y/o en la representación gráfica del popular personaje Popeye (en lo sucesivo "marcas POPEYE"):
Número de Registro
Marca
Clase
Fecha de Concesión
Fecha de Vigencia
370792
POPEYE EL MARINO (y diseño)
16
13 de diciembre de 1989
8 de diciembre de 2021
391932
POPEYE (y diseño)
5, 9, 10, 16, 18, 21, 25, 39
1 de marzo de 1991
14 de octubre de 2020
391933
POPEYE (nominativa)
5, 9, 10, 16, 18, 21, 25, 39
1 de marzo de 1991
7 de agosto de 2024
761281
POPEYE (nominativa)
25
27 de agosto de 2002
22 de enero de 2022
1332723
POPEYE (nominativa)
9
29 de noviembre de 2012
19 de enero de 2022
Las marcas POPEYE fueron registradas en fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, el cual tuvo lugar el 27 de noviembre de 2013. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio Web en el cual, bajo la denominación "Supplement's World by Popeyes", se ofrecen a la venta suplementos alimentarios con fines deportivos. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión a las marcas POPEYE de la Promovente.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que el Titular no es conocido por la denominación "popeye", no cuenta con la autorización de uso de las marcas POPEYE y no tiene relación legal alguna con la Promovente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe, tomando ventaja de la buena reputación y fama del personaje y la marca POPEYE y así generar tráfico derivado del error de los cibernautas, ofreciendo a través del sitio Web alojado bajo el nombre de dominio en disputa suplementos alimentarios de carácter deportivo, habiendo además utilizado anteriormente en el contenido del sitio Web la marca POPEYE de la Promovente y ofreciendo por medio del mismo productos similares a los ofertados por el licenciatario de la Promovente "Popeye's Supplements Canada". B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
A efectos de contar para la emisión de la presente decisión con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias del caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "la Política UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
Como se señaló líneas arriba, el Titular no contestó a la Solicitud de la Promovente.
Consecuentemente, y de acuerdo con diversos criterios reflejados en decisiones adoptadas conforme a la Política y la Política UDRP, el Experto goza de discrecionalidad para evaluar los diversos argumentos de la Promovente y tomar como ciertos aquellos que se consideren como razonables, especialmente atendiendo a que los mismos no fueron refutados por el Titular (ver, por ejemplo, Skype Limited v HMC,Caso OMPI No. DMX2011-0010). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Este Experto considera que las marcas POPEYE de la Promovente y el nombre de dominio en disputa son similares en grado de confusión. Lo anterior, toda vez que las marcas POPEYE y el nombre de dominio en disputa comparten la misma denominación "popeye" y solamente difieren en la inclusión de la letra "s" en la parte final del nombre de dominio en disputa.
En opinión de este Experto, la inclusión en el nombre de dominio en disputa de la totalidad de la marca POPEYE de la Promovente y la simple inclusión junto a la misma de la letra "s" no elimina la confusión que se suscita en el público consumidor entre ambos, tal y como se ha señalado, en esta misma línea, en Haas Food Equipment GmbH v Usman ADB, Usmandel,Caso OMPI No. D2015-0285; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Whois Guard / Timona Por Motin,Caso OMPI No. D2013-0366; y Swarovski Aktiengesellschaft v. N/A Lin,Caso OMPI No. D2012-0750.
A mayor abundamiento, teniendo en consideración que la presencia del dominio ".com" junto con el código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" en el nombre de dominio en disputa no incide en la determinación de la similitud en grado de confusión entre los registros marcarios de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, así como que el elemento significador de las marcas POPEYE lo constituye la propia denominación "popeye", este Experto considera que el primer elemento de la Política ha quedado satisfecho. B. Derechos o intereses legítimos
En opinión de este Experto la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Ello es así puesto que, de la revisión de la Solicitud, se puede apreciar que la Promovente ha señalado que:
- el referido Titular carece de registros marcarios u otros derechos de propiedad intelectual respecto de las denominaciones "popeye" o "popeyes",
- la Promovente y empresas de su mismo grupo económico de interés son propietarias de las marcas POPEYE;
- el Titular no es conocido en el mercado por la denominaciones "popeye" o "popeyes",;
- la Promovente no ha otorgado permiso, licencia o autorización al Titular para el uso de sus marcas POPEYE;
- que las marcas POPEYE de la Promovente gozan de un renombre y fama internacional del que pretende beneficiarse el Titular;
- que el Titular no hace una oferta de buena fe de productos o servicios utilizando el nombre de dominio en disputa. A este respecto, el Experto considera que de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el nombre de dominio en disputa fue usado con la finalidad de provocar algún tipo de confusión por asociación con el Promovente y su licenciatario "Popeye's Supplements Canada". Ello es así, entre otras cuestiones, por el hecho de que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca POPEYE de la Promovente, que el Titular identificaba sus actividades dentro del sitio Web alojado bajo el nombre de dominio en disputa como "POPEYE'S Supplementos y vitaminas" (cambiando posteriormente su nombre a "Supplement's World by Popeyes"), así como por dirigirse el sitio Web alojado bajo el nombre de dominio en disputa al desarrollo de actividades idénticas a las de "Popeye's Supplements Canada" (venta de suplementos alimentarios con fines deportivos). Este uso del nombre de dominio en disputa en modo alguno puede caracterizarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política.
- el Titular había recibido – previo a este procedimiento − una carta de cese y desistimiento por parte de la Promovente a efecto de cesar en el uso no autorizado de sus marcas POPEYE.
Por otra parte, como se señaló anteriormente, el Titular omitió contestar la Solicitud. Consecuentemente, no ha presentado argumentos o pruebas para desvirtuar la demostración prima facie efectuada por la Promovente.
Con apoyo en lo anterior, este Experto considera que se cumple lo señalado en el segundo supuesto de la Política (para mejor referencia ver Nike, Inc. y Nike Innovate C.V. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2016-0002), esto es que el Titular carece de derechos o interés legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, respecto al tercer supuesto de la Política, a juicio de este Experto, la Promovente ha logrado acreditar:
- que sus marcas POPEYE son renombradas a nivel internacional, incluyendo México, donde las mismas se hallan protegidas a través de registros marcarios vigentes;
- que previo al inicio de este procedimiento, el Titular conocía de la existencia de las marcas POPEYE de la Promovente;
- que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para comercializar, entre otros productos, suplementos alimenticios, productos competidores y relacionados con aquellos que la licenciataria de la Promovente "Popeye's Supplements Canada" comercializa, habiendo utilizando además el Titular con anterioridad dentro del sitio Web la marca POPEYE de la Promovente;
- que el Titular llevó a cabo la práctica conocida como "typosquatting", caracterizada por la utilización de un error tipográfico, en este caso añadiendo la letra "s" a la marca POPEYE, en el nombre de dominio en disputa, para atraer tráfico a su sitio de Internet y hacer creer un riesgo de asociación con la Promovente, sus derechos de propiedad intelectual y empresas de su mismo grupo económico de interés;
Si bien la Política, a diferencia de la Política UDRP, solo exige que el nombre de dominio en disputa se haya registrado o se utilice de mala fe, de acuerdo con lo antes descrito este Experto determina que se colman los supuestos:
a) El registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, al ser muy probable que el Titular, consciente del renombre de las marcas POPEYE de la Promovente tanto internacionalmente como en México, tuviera en mente las mismas en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, más aun considerando la reproducción íntegra que de las mismas se realiza; y
b) el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para crear confusión por asociación con la Promovente y sus actividades, generado con ánimo de lucro un esquema en el que se pretende hacer creer a los cibernautas que existe una relación entre el Titular y la Promovente, sin que ello sea cierto. Ello es así al ofrecer el Titular a través del sitio Web alojado bajo el nombre de dominio en disputa suplementos alimentarios de carácter deportivo, de manera similar al licenciatario de la Promovente "Popeye's Supplements Canada", habiendo llegado a utilizar además anteriormente para ello la marca POPEYE de la Promovente. Para mejor referencia ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee,Caso OMPI No. DMX2015-0031, así como eBay, Inc. c. Benigno Fernández Aguilar,Caso OMPI No. DMX2014-0023. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 18 de abril de 2017
Full & Egal Universal Law Academy