Los Promoventes son Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. con domicilio en la Ciudad de México, México y Lexmark International, Inc. con domicilio en Lexington, Kentucky, Estados Unidos de America (para facilidad de referencia, en adelante se identifica a ambos Promoventes como el Promovente, salvo indicación en contrario), representados internamente.
El Titular es Eduardo Ortega Zamora con domicilio en la Ciudad de México, México.1 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de marzo de 2017. El 13 de marzo de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de marzo de 2017 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de aclaración remitida por el Centro respecto de la enumeración de las evidencias aportadas, la presentación de la copia del acuerdo de registro y la copia de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”) el Promovente presentó la documentación correspondiente el 30 de marzo de 2017.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política, el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de abril de 2017. La Contestación fue presentada en fecha 27 de abril de 2017.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de mayo de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 16 de mayo de 2017, el Centro notificó la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la cual el Experto requirió a las partes aclarar y acreditar respectivamente, la fecha de inicio y término de la autorización otorgada a EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. para distribuir productos de la marca LEXMARK en México, requiriéndoles asimismo aportar el contrato de distribución correspondiente.
El 19 de mayo de 2017, el Promovente realizó la aclaración solicitada por el Experto y exhibió el Contrato de Distribución No Exclusiva celebrado el 18 de noviembre de 2014 entre Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. y EAO Digital Solutions, S.A. de C.V., el cual fue suscrito por el Titular en representación del Distribuidor.
El 25 de mayo de 2017, el Titular hizo diversas manifestaciones con relación a las fechas de inicio y terminación de la autorización otorgada a EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. para distribuir productos de la marca LEXMARK en México, y al efecto exhibió los “Programas de Business Solutions Dealer para Distribuidores de Copiado” del Promovente de 2013 a 2016, entre otros documentos.. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente Lexmark International, Inc. es una empresa estadounidense que fabrica impresoras, equipos multifuncionales digitales (copiadora, impresora, escáner) y consumibles, para uso doméstico y profesional.
El Promovente Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. es subsidiaria en México de Lexmark International, Inc.
El Promovente Lexmark International, Inc., tiene registrada en México la marca LEXMARK desde el 27 de noviembre de 1992. Los registros marcarios que fundan la Solicitud están vigentes, según se acredita con los oficios de renovación respectivos, y amparan productos y servicios comprendidos en las clases 2, 9, 16, 37 y 42 del nomenclador internacional.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de febrero de 2014. El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa opera como tienda en línea de productos y servicios identificados con la marca LEXMARK.
El Titular es Director General de EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. (“el distribuidor”), quien a su vez celebró un contrato de distribución no exclusiva con Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. el 18 de noviembre de 2014 (“el contrato de distribución”).
El 7 de febrero de 2017, Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. notificó al distribuidor por medio de fedatario público un aviso de rescisión del contrato de distribución.
El Titular cuestiona tanto la validez de dicha notificación como la terminación del contrato de distribución. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El Promovente es ampliamente conocido y asociado con la marca LEXMARK que tiene registrada en diversos países, incluyendo México;
ii. El nombre de dominio en disputa contiene la referencia idéntica a la marca LEXMARK del Promovente;
iii. Si bien el sitio Web del Titular aparentemente ofrece productos Lexmark, el Promovente no tiene relación alguna con el portal vinculado al nombre de dominio en disputa;
iv. El Promovente no otorga a ninguno de sus distribuidores autorizados, como lo fue EAO Digital Solutions, S.A. DE C.V., el derecho de uso de la marca LEXMARK como parte de la denominación social o el nombre de dominio de los distribuidores autorizados;
v. Ni EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. ni el Titular tenían autorización para registrar y usar el nombre de dominio en disputa durante la vigencia del contrato de distribución, y menos aún después de su terminación;
vi. El registro del nombre de dominio en disputa es notoriamente posterior a cualquiera de las fechas de uso o registro de la marca LEXMARK, lo que da cuenta de la mala fe, dolo e intención del Titular de crear la asociación falsa y engañosa entre el nombre de dominio en disputa y la reputación de la marca LEXMARK;
vii. Resulta evidente el propósito de atraer, de mala fe y con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio Web del Titular, posiblemente desviándolos de los sitios que operan bajo los nombres de dominio reales de Lexmark. B. Titular
En resumen, el Titular alega lo siguiente:
i. El Titular y EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. fuimos canal de distribución autorizado de los productos del Promovente, y en momento alguno hemos declarado ser dueños de la marca LEXMARK;
ii. El sitio de Internet con el nombre de dominio en disputa es perteneciente al Titular y EAO Digital Solutions, S.A. de C.V., ha sostenido desde el 11 de diciembre de 2013 al 2016 una relación de distribución de productos de la marca LEXMARK con el Promovente;
iii. El Titular y EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. siempre han trabajado bajo los parámetros del “Programa de Business Solutions Dealer para Distribuidores de Copiado” del Promovente;
iv. Siendo un canal de distribución autorizado, el nombre de dominio en disputa se ha dedicado únicamente a vender productos adquiridos del Promovente;
v. Si bien el nombre de dominio en disputa incluye la marca LEXMARK, esto únicamente ha sido con fines demostrativos y alusivos;
vi. El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa incluye el logo de EAO Digital Solutions, S.A. de C.V., lo que da muestra de la responsabilidad del Titular, quien en ningún momento ha buscado suplantar la marca LEXMARK del Promovente. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP. B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede a dilucidar si estos elementos se acreditan en el caso concreto. C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos del Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio disputado.
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros otorgados en México que amparan la marca LEXMARK.
Al confrontar la marca registrada LEXMARK con el término “lexmarkmexico” que conforma el núcleo del nombre de dominio en disputa, el Experto reconoce de inmediato la marca del Promovente dentro del nombre de dominio en disputa, lo que supone una similitud en grado de confusión para efectos del requisito en estudio. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007.
La adición del término “mexico” no es suficiente para descartar la similitud en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a la marca del Promovente.
Por estas razones el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Las constancias del expediente acreditan que:
i. El Promovente Lexmark International de México, S. de R.L. de C.V. celebró un contrato de distribución no exclusiva con EAO Digital Solutions, S.A. de C.V. para vender, distribuir y promocionar productos de la marca LEXMARK a usuarios finales en México, sujeto a los términos y condiciones del propio contrato;
ii. El contrato de distribución se celebró el 18 de noviembre de 2014, siendo suscrito por el Titular en carácter de representante legal del distribuidor2 ;
iii. La duración del contrato de distribución fue de doce meses, prorrogables de manera automática por periodos de igual duración, a menos que cualquiera de las partes manifestara su intención de no renovarlo;
iv. El contrato de distribución concede un permiso limitado al distribuidor para usar la marca registrada y el nombre comercial LEXMARK con relación a los productos amparados por el contrato, obligándose el distribuidor a seguir los lineamientos del Promovente con relación al uso de la marca LEXMARK en facturas, papelería, anuncios publicitarios y materiales promocionales;
v. El contrato de distribución obliga al distribuidor a no usar ni registrar marcas o nombres que pudiesen inducir a confusión con la marca LEXMARK o que de alguna manera fueren similares a la marca y/o nombre LEXMARK;
vi. El 7 de febrero de 2017, el Promovente notificó vía fedatario público en el domicilio del distribuidor señalado en el contrato, un “aviso de rescisión” con efectos inmediatos;
En su escrito suplementario solicitado, el Titular alega que el contrato de distribución sigue vigente en vista de que a) la diligencia de notificación del aviso de rescisión respectivo fue entendida con una persona que no estaba autorizada para recibir notificaciones, y b) el Promovente mantiene un adeudo con el Titular.
El Titular sostiene que no se ha apropiado de la marca LEXMARK y que el uso que realiza de la misma en el portal vinculado al nombre de dominio en disputa es acorde con los lineamientos establecidos en el Programa de “Business Solutions Dealer para Distribuidores de Copiado” del Promovente.
Las objeciones del Titular pasan por alto que el contrato de distribución prohíbe explícitamente al distribuidor usar y registrar marcas o nombres que por su similitud con la marca LEXMARK se confundan con esta.
A juicio del Experto, si bien el nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de febrero de 2014 y el contrato de distribución fue celebrado el 18 de noviembre de 2014, es innegable que el Titular conocía la marca LEXMARK al momento de registrar el nombre de dominio en disputa en tanto que ya en diciembre de 2013 el Titular habría firmado en representación de EAO Digital Solutions, S.A. de C.V., el “Acuerdo del Channel BSD Program de Lexmark”.
Por su parte, el Titular no demostró contar con la autorización expresa o tácita del Promovente con respecto al uso que hace de la marca LEXMARK (denominación y diseño) en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa.
El Experto hace constar que ninguno de los documentos exhibidos por las partes contempla una autorización para el uso de la marca LEXMARK como nombre de dominio del Titular.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca LEXMARK junto con el término geográfico “mexico”, donde precisamente se encuentra registrada la marca LEXMARK del Promovente.
En cualquier caso, atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que en el sitio Web del Titular figuran visiblemente el logo y la marca LEXMARK del Promovente junto con el logo del propio Titular. Este uso del nombre de dominio en disputa es susceptible de crear confusión por asociación en los usuarios de Internet sobre la procedencia del sitio Web, o de aprovecharse de la fama y reputación de la marca LEXMARK, máxime cuando no se aclara en el propio sitio Web que el Promovente no tiene injerencia alguna en el portal.
En las condiciones arriba apuntadas este Experto llega a la conclusión de que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa conforme a la Política.
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política. E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
A diferencia de la UDRP, la Política solo exige que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe.
El Experto advierte de entrada que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular antes de haberse celebrado el contrato de distribución.
El Titular exhibe un correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2013, mediante el cual una representante del Promovente remite al Titular el programa BSD (Business Solutions Dealer) del Promovente. El Titular exhibe asimismo el “Anexo 1: Acuerdo del Channel BSD Program de Lexmark” que aparece suscrito por el Titular con fecha 11 de diciembre de 2013, pero no por el Promovente. De dichos documentos se desprende que el Titular conocía la marca LEXMARK del Promovente al momento de registrar del nombre de dominio en disputa y habría procedido a registrarlo precisamente por contener la marca LEXMARK. Por el contrario, no se encuentra en el expediente ninguna autorización otorgada al Titular o al distribuidor para registrar un nombre de dominio que adoptase la marca LEXMARK del Promovente.
Por otro lado, el Titular justifica su retención del nombre de dominio en disputa en un supuesto adeudo no precisado que tiene a cargo el Promovente.
La retención del nombre de dominio en disputa como moneda de cambio para exigir al Pomovente el pago de un adeudo que no fue siquiera comprobado, configura una conducta de mala fe en términos del artículo 1.a.iii de la Política. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2010-0009.
Destaca también el hecho de que dentro del sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa se publicita la marca LEXMARK, y se muestran imágenes de productos de la marca LEXMARK, sin que el Titular haya exhibido autorización del Promovente para utilizar la marca LEXMARK de este modo en el sitio Web que aloja al nombre de dominio en disputa, y sin que se revele de manera prominente la ausencia de vinculación entre el Titular y el Promovente.
En estas circunstancias, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa por sí mismo, y su respectivo sitio Web dan la impresión de ser administrados por el Promovente, o por un tercero con su autorización, siendo por demás evidente el ánimo de lucro del Titular ya que su sitio Web opera como tienda en línea de productos y servicios identificados con la marca LEXMARK del Promovente. Así, el Titular se ha venido aprovechando indebidamente de la reputación de la marca LEXMARK, mediante la confusión que genera la apariencia de asociación o vinculación de su tienda en línea con el Promovente.
La concatenación lógica de los indicios arriba referidos permite concluir al Experto que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa para efectos de la Política.
Por consiguiente se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 12 de junio de 2017
1 El Titular está representado en el procedimiento por el departamento jurídico de EAO Digital Solutions, S.A. de C.V.
2 El Experto observa que el “Anexo 1: Acuerdo del Channel BSD Program de Lexmark” exhibido por el Titular, aparece firmado por este, pero no por el Promovente.
Full & Egal Universal Law Academy