La Promovente es Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. con domicilio en Ciudad de México, México representada por Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP, Estados Unidos de América.
El Titular es Domains By Proxy, LLC con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América / Alfonso Uribe, con domicilio en Guadalajara, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de marzo de 2017. El 14 de marzo de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de marzo de 2017 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 24 de marzo de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 30 de marzo de 2017. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de marzo de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de abril de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de abril de 2017.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. una empresa mexicana que opera una plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica.
La Promovente es licenciataria de los siguientes registros de marca, entre otros:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
LINIO
1334217
29 de noviembre de 2012
6
México
LINIO
1339007
14 de diciembre de 2012
36
México
LINIO
1336480
4 de diciembre de 2012
18
México
LINIO
1336727
5 de diciembre de 2012
37
México
LINIO
1336728
5 de diciembre de 2012
39
México
Asimismo, la Promovente es propietaria de los siguientes nombres de dominio:
Nombre de dominio
Fecha de Registro
22 de mayo de 2012
25 de octubre de 2012
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 26 de octubre de 2016. De conformidad con las evidencias proporcionadas por la Promovente el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web similar a la del Promovente en la que se ofertan diversos productos. Asimismo, de conformidad con las evidencias proporcionadas por la Promovente el nombre de dominio en disputa también se habría utilizado para el envío de correos electrónicos de los que se puede derivar confusión respecto de si el remitente de los correos electrónicos guarda algún tipo de relación con la marca LINIO. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que la Promovente ha invertido cantidades considerables de tiempo y dinero promoviendo los servicios asociados con la marca LINIO en relación con las actividades de la Promovente en todo el mundo.
Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca LINIO de la Promovente.
Que la adición de la palabra “marketing” incrementa el riesgo de confusión respecto a la marca de la Promovente. Que lo anterior obedece a que la palabra “marketing” está relacionada con los servicios amparados por la marca LINIO. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no está autorizado, ni tiene licencia para utilizar la marca LINIO.
Que la Promovente no tiene conocimiento de prueba alguna de la cual se pueda desprender que el Titular ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe, o haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ha enviado correos electrónicos engañosos, confusos y no autorizados para atraer a los destinatarios al sitio Web del Titular, mediante el uso de las marcas LINIO. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular está utilizando la marca LINIO como parte del nombre de dominio en disputa para obtener una ganancia comercial, creando confusión en los usuarios de Internet en cuanto a la fuente afiliación o patrocinio del sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ha enviado correos electrónicos desde una dirección de correo electrónico hospedado por el nombre de dominio en disputa. Que en dichos correos, el Titular se ha hecho pasar por la Promovente.
Que la Promovente ha recibido reportes de usuarios de Internet que han pagado el precio solicitado por dichas comunicaciones electrónicas, sin recibir a cambio el producto pactado. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en y es una variable de la UDRP y el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la segunda.
Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente es licenciataria de la marca LINIO en México. Esto es suficiente para demostrar derechos sobre dicha marca a los efectos de la Política.
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca LINIO sobre la cual tiene derechos la Promovente, por comprender a dicha marca en su totalidad.
En este caso, la inclusión de la palabra “marketing” no se constituye como un elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.
El dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” y su dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “ccSLD”) “.com” no aportan un carácter distintivo al nombre de dominio en disputa y por tanto carecen de relevancia jurídica en el estudio de similitud en grado de confusión en el presente caso.
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente señaló que el Titular no cuenta con autorización o licencia alguna para utilizar la marca LINIO. El Titular no ha proporcionado prueba en contrario a dicha aseveración.
No existe evidencia en el expediente de este caso que pudiera indicar que el Titular es conocido por el nombre de dominio en disputa.
La Promovente alega que el Titular no ha utilizado, o realizado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o bien para llevar a cabo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Como se detallará más adelante, el Titular ha enviado correos electrónicos utilizando una dirección alojada en el nombre de dominio en disputa. Mediante dichos correos electrónicos, el Titular publicita ofertas y liquidaciones en relación con la marca LINIO. En adición, de acuerdo con la evidencia proporcionada por la Promovente, el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega la marca de la Promovente, acompañada de frases e imágenes a manera de publicidad para supuestas rebajas y venta de productos diversos, solicitando el nombre y correo electrónico de los usuarios de internet interesados para poder acceder a dichas ofertas. En la opinión de este Experto, esta evidencia es suficiente para demostrar que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
De acuerdo con el Anexo E de la Solicitud, se han enviado comunicaciones desde la dirección de correo electrónico “[…]@”, alojado en el nombre de dominio en disputa. Dichas comunicaciones contienen lo que aparenta ser publicidad para la marca LINIO, reproduciendo dicha marca junto con las frases “Promociones Navideñas” y “Descuentos Adicionales”.
Asimismo, del Anexo E de la Solicitud se desprende que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web que despliega la marca LINIO, en adición a frases e imágenes dispuestas a manera de publicidad para la venta y rebajas de diversos productos electrónicos. Por otro lado, en el sitio Web del Titular, también se puede apreciar la frase “En caso de estar interesado en alguno de nuestros productos llena el siguiente formulario y menciona el producto en el que estas interesado”, junto con la disposición de campos que se pueden completar insertando nombre y correo electrónico. A lo anterior se debe agregar que el referido sitio Web no contiene una divulgación clara respecto a la relación – o falta de la misma – entre el Titular del nombre de dominio en disputa y la marca LINIO, así como su licenciataria, de la Promovente.
En la opinión de este Experto, el Titular ha creado un sitio Web que asemeja una página oficial de la Promovente en cuestión, con la finalidad de desviar usuarios de Internet para obtener un beneficio, generando una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente. En circunstancias similares, otros expertos han determinado que tales acciones representan evidencia de mala fe (ver mutatis mutandi The Dow Chemical Company v. dowaychemical eva_hwang@ +86.7508126859,Caso OMPI No. D2008-1078; y Ctrader Limited v. Niko Wibisono,Caso OMPI No. D2013-1906).
La evidencia presentada por la Promovente demuestra que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de manera no autorizada en relación con las marcas LINIO, al hacerse pasar por la Promovente, suplantando su identidad. Los usuarios de Internet que pudieran estar interesados en adquirir los productos ofertados en el sitio web del Titular, corren el riesgo de proporcionar información personal o incluso transferencias o depósitos bancarios bajo la falsa impresión de estar adquiriendo productos comercializados por la Promovente. Estas acciones constituyen prueba de uso de mala fe del nombre de dominio en disputa (ver Graybar Services Inc. v. Graybar Elec, Grayberinc Lawrenge,Caso OMPI No. D2009-1017; AutoHansa AB v. Whoisguard Protected / Ciprian Tonoiu,Caso OMPI No. D2015-1913; y Schaerer AG v. matts, marks,Caso OMPI No. D2016-1909).
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 19 de mayo de 2017
Full & Egal Universal Law Academy