La Promovente es Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. con domicilio en Ciudad de México, México representada por Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP, Estados Unidos de América.
El Titular es Alfonso Uribe con domicilio en Guadalajara, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , y .
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de marzo de 2017. El 14 de marzo de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de marzo de 2017 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de marzo de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de abril de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de abril de 2017.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. una empresa mexicana que opera una plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica.
La Promovente es licenciataria de los siguientes registros de marca, entre otros:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
LINIO
1334217
29 de noviembre de 2012
6
México
LINIO
1339007
14 de diciembre de 2012
36
México
LINIO
1336480
4 de diciembre de 2012
18
México
LINIO
1336727
5 de diciembre de 2012
37
México
LINIO
1336728
5 de diciembre de 2012
39
México
Asimismo, la Promovente es propietaria de los siguientes nombres de dominio:
Nombre de dominio
Fecha de Registro
22 de mayo de 2012
25 de octubre de 2012
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 13 de julio de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 29 de septiembre de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 10 de noviembre de 2016. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que la Promovente ha invertido tiempo y dinero promoviendo los servicios asociados con la marca LINIO en relación con las actividades de la Promovente en todo el mundo.
Que los nombres de dominio , y son similares en grado de confusión a la marca LINIO de la Promovente.
Que la adición de las palabras “marketing” y “almacen” incrementan el riesgo de confusión respecto a la marca de la Promovente. Que lo anterior obedece a que las palabras “marketing” y “almacen” están relacionadas con los servicios amparados por la marca LINIO. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no está autorizado, ni tiene licencia para utilizar la marca LINIO.
Que la Promovente no tiene conocimiento de prueba alguna de la cual se pueda desprender que el Titular ha sido conocido por alguno de los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no está utilizando los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe, o haciendo un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular ha enviado correos electrónicos engañosos, confusos y no autorizados para atraer a los destinatarios al sitio Web del Titular, mediante el uso de las marcas LINIO. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular está utilizando la marca LINIO como parte de los nombres de dominio en disputa para obtener una ganancia comercial, creando confusión entre los usuarios de Internet en cuanto a la fuente, afiliación o patrocinio del sitio Web al que resuelven los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular ha enviado correos electrónicos desde una dirección de correo electrónico relacionada con uno de los nombres de dominio en disputa. Que en dichos correos, el Titular se ha hecho pasar por la Promovente.
Que la Promovente ha recibido reportes de usuarios de Internet que han pagado el precio solicitado por dichas comunicaciones electrónicas, sin recibir a cambio el producto pactado. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
a) los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
c) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en y es una variante de la UDRP y el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la segunda.
Dado que en el presente procedimiento, el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente es licenciataria de la marca LINIO en México. Esto es suficiente para demostrar derechos sobre dicha marca a efectos de la Política.
Los nombres de dominio en disputa , y son similares en grado de confusión a la marca LINIO sobre la cual tiene derechos la Promovente, por contener dicha marca en su totalidad.
La inclusión de los términos “almacen” y “marketing” en los nombres de dominio , y , no agrega distintividad a los nombres de dominio en disputa.
El dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) ”.mx” y, en su caso, el dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “ccSLD”) “.com” no aportan un carácter distintivo a los correspondientes nombres de dominio en disputa y por tanto carecen de relevancia jurídica en el estudio de similitud en grado de confusión en el presente caso.
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente señaló que el Titular no cuenta con autorización o licencia alguna para utilizar la marca LINIO. El Titular no ha proporcionado prueba en contrario a dicha aseveración.
No existe evidencia en el expediente de este caso que pudiera indicar que el Titular es conocido por los nombres de dominio en disputa.
La Promovente alega que el Titular no ha utilizado, o realizado preparativos para usar, los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o bien llevado a cabo un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. Ante la ausencia de evidencia que indique lo contrario, este Experto concluye que los nombres de dominio en disputa no han sido usados activamente en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios, o un uso legítimo no comercial.
El Titular no ha refutado lo afirmado por la Promovente, y tampoco ha proporcionado pruebas de las que se pudiera desprender que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre cualquiera de los nombres de dominio en disputa.
La Promovente ha establecido, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias o alegaciones para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
El Titular ha sido omiso en proporcionar argumentos o evidencia suficiente para refutar las alegaciones de la Promovente y demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Promovente es licenciataria de registros de marca para LINIO en México, en donde el Titular declaró tener su domicilio. La fecha de concesión de dichos registros marcarios precede en gran medida a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
De acuerdo con el Anexo E de la Solicitud, se han enviado comunicaciones desde la dirección de correo electrónico “[…]@”, relacionado con el nombre de dominio en disputa
. En dichas comunicaciones, el Titular se ha hecho pasar por un representante de la Promovente, promoviendo ofertas sobre computadoras portátiles, proporcionando una cuenta de banco y solicitando la transferencia o depósito del precio señalado por los productos. De acuerdo con la Promovente, dichos productos no fueron entregados a los destinatarios de los correos electrónicos. El Titular no refutó las pruebas y argumentos proporcionados por la Promovente.
Los destinatarios de los correos electrónicos enviados por el Titular, corren el riesgo de creer erróneamente que el correo electrónico y nombre de dominio relacionado con el mismo, pertenecen a la Promovente, confiando información personal, datos bancarios o transferencias de dinero a “[…]@”.
La evidencia presentada por la Promovente demuestra que el nombre de dominio en disputa
ha sido utilizado para llevar cabo actividades fraudulentas, al utilizar de manera no autorizada la marca LINIO haciéndose pasar por la Promovente. Los usuarios de Internet que pudieran estar interesados en adquirir los productos ofertados en el sitio web del Titular, corren el riesgo de proporcionar información personal o incluso transferencias o depósitos bancarios bajo la falsa impresión de estar adquiriendo productos de la Promovente. Estas acciones constituyen prueba de uso de mala fe del nombre de dominio en disputa (ver Graybar Services Inc. v. Graybar Elec, Grayberinc Lawrenge,Caso OMPI No. D2009-1017; AutoHansa AB v. Whoisguard Protected / Ciprian Tonoiu,Caso OMPI No. D2015-1913; y Schaerer AG v. matts, marks,Caso OMPI No. D2016-1909).
La Promovente ha traído a la atención de este Experto la existencia de otros nombres de dominio registrados por el Titular, que tienen relación con la marca LINIO. Este Experto tiene conocimiento de al menos seis nombres de dominio no incluidos en este procedimiento, sometidos a la UDRP. Estos procedimientos han sido sometidos a la decisión de este Experto.1
Teniendo en cuenta lo anterior, el Titular ha registrado nueve nombres de dominio que incorporan en su totalidad a la marca LINIO sobre la que la Promovente tiene derechos (de los cuales tres son objeto del presente procedimiento). Asimismo, el Titular ha registrado los nombres de dominio en disputa junto con términos estrechamente relacionados con los servicios prestados bajo la marca LINIO (“marketing” y “almacén”). A lo anterior se debe agregar la evidencia presentada por la Promovente respecto al uso fraudulento de la dirección del correo electrónico “[…]@” en relación con el nombre de dominio en disputa .
A la luz de lo anterior, este Experto concluye que, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular tenía pleno conocimiento de la marca LINIO sobre la que la Promovente tiene derechos. Es posible llegar a un hallazgo de mala fe cuando el Titular tenía conocimiento real de la existencia y uso de la marca de la Promovente previo al registro de los nombres de dominio en disputa (ver Façonnable SAS v. Names4Sale,Caso OMPI No. D2001-1365; y Vakko Holding Anonim Sti. v. Esat Ist,Caso OMPI No. D2001-1173).
El actuar del Titular representa una conducta del mismo tendiente al registro no autorizado de nombres de dominio que comprenden la marca sobre la cual tiene derechos la Promovente. Un patrón de conducta puede ser hallado en casos en que un titular ha registrado un número considerable de nombres de dominio en perjuicio de un mismo promovente (ver AT&T Corp. v. Asia Ventures, Inc.,Caso OMPI No. D2005-1012; y Revlon Consumer Products Corporation v. Domain Manager, PageUp Communications,Caso OMPI No. D2003-0602).
El Titular ha registrado conscientemente nombres de dominio que evidentemente incluyen la marca de un tercero. Asimismo, el Titular no logró demostrar ningún uso o preparaciones tendientes al uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa. Por lo anterior, este experto concluye que el Titular ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que la Promovente refleje la marca LINIO en un nombre de dominio, actualizando el supuesto señalado en el artículo 1(b)(ii) de la Política.
El Experto ha podido comprobar que los nombres de dominio en disputa no resuelven a una página web activa. Este Experto considera que las circunstancias de los nombres de dominio en disputa cumplen con algunas de las hipótesis planteadas en el caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, como se establece a continuación:
Como se demostró previamente, las acciones del Titular ponen en evidencia que éste estuvo consciente de la existencia de la Promovente y la marca LINIO al momento de registrar los nombres de dominio en disputa.
La Promovente ha demostrado ser la licenciataria de diversos registros de marca en México, en donde el Titular aseguró tener su domicilio.
El Titular no ha proporcionado evidencia para demostrar ningún uso o preparaciones tendientes al uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa. Más aún, la evidencia proporcionada por la Promovente muestra que el Titular ha usado al menos uno de los nombres de dominio en disputa en relación con la remisión de correos electrónicos aparentando ser la Promovente o al menos tener relación con la marca LINIO.
La marca LINIO ha sido extensamente usada y publicitada en Internet, particularmente en relación con usuarios de Internet latinoamericanos. En el momento en que el Titular registró los nombres de dominio en disputa, la marca LINIO ya disfrutaba de una reputación considerable en México, en donde el Titular tendría su domicilio de conformidad con los datos de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular ha registrado por lo menos nueve nombres de dominio que evidentemente incluyen la marca LINIO sobre la cual tiene derechos la Promovente a efectos de la Política. Esto es una muestra de un patrón de conducta tendiente al registro consciente de nombres de dominio que comprenden marcas de terceros (y en este particular de la Promovente).
En atención a las circunstancias aquí descritas, no es posible concebir un posible uso activo de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, que pudiera ser de buena fe.
El uso de mala fe no está limitado a una acción “de hacer”. La inactividad puede, bajo ciertas circunstancias, demostrar que un nombre de dominio en disputa ha sido utilizado en mala fe (ver Telstra, ut supra). De acuerdo con los hechos argumentados y demostrados por la Promovente, los nombres de dominio en disputa son muy similares a las marcas LINIO, en tanto que incorporan a ésta en su totalidad. Esta similitud no parece provenir de una mera coincidencia, sino de una intención de aprehender a la marca LINIO dentro de los nombres de dominio en disputa (así como en otros nombres de dominio). Por esta razón, es difícil concebir un uso futuro que no fuera tendiente a incrementar o aprovechar la similitud existente con la marca LINIO para fines ilegítimos (ver Sony Kabushiki Kaisha v. ,Caso OMPI No. D2000-1074).
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, , y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 20 de mayo de 2017
1 Véase Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. v. Alfonso Uribe,Caso OMPI No. D2017-0511; Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. v. Alfonso Uribe,Caso OMPI No. D2017-0508; Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / alfonso Uribe,Caso OMPI No. D2017-0509; Bazaya Mexico S. de R.L. de C.V. v. Alfonso Uribe,Caso OMPI No. DTV2017-0001.
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