Los Promoventes son Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. con domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco, México y Daniel Jesús Chávez Moran con domicilio en Zapopan, Jalisco, México, representados por Grupo Vidanta, México.
El Titular es Nombre Suprimido.1 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de abril de 2017. El 21 de abril de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de abril de 2017 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los datos en la Solicitud corresponden a los datos de contacto del Titular, proporcionando a su vez dichos datos de contacto al Centro.
En respuesta a una notificación del Centro solicitando la aclaración de la Solicitud, los Promoventes presentaron una modificación a la Solicitud el 5 de mayo de 2017. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud (en adelante denominadas conjuntamente como la “Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de junio de 2017. El 19 y el 27 de mayo de 2017 el Titular remitió comunicaciones informando al Centro que un tercero había registrado el nombre de dominio en disputa utilizando sus datos de contacto. El Centro notificó a las Partes el 9 de junio de 2017 que procedería con el nombramiento del Experto.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de junio de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Los Promoventes son Daniel Jesús Chávez Moran (en lo sucesivo, el “Promovente Chávez”), y Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, el “Promovente Marina Vallarta”), uno de los principales desarrolladores de hoteles, resorts, tiempo compartido e infraestructura turística de México, además de ser uno de los mayores operadores de campos de golf en México.
El Promovente Chávez es titular de los siguientes registros mexicanos de marca, entre otros:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
VIDANTA (y diseño)
1215220
29 de abril de 2011
43
VIDANTA
1082320
4 de febrero de 2009
43
GRUPO VIDANTA (y diseño)
1242599
11 de octubre de 2011
35
GRUPO VIDANTA (y diseño)
1202863
22 de febrero de 2011
43
GRUPO VIDANTA (y diseño)
1200467
9 de febrero de 2011
41
El Promovente Marina Vallarta es licenciatario en México de estas marcas.
El nombre de dominio fue registrado el 9 de mayo de 2016. El nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web activa. 5. Alegaciones de las Partes A. Promoventes
En su Solicitud, los Promoventes alegan lo siguiente:
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que los Promoventes tienen derechos
Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a las marcas VIDANTA, e idéntico a las marcas GRUPO VIDANTA sobre las que los Promoventes tienen derechos.
II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que los Promoventes no han otorgado al Titular ninguna licencia o autorización para el uso de las marcas VIDANTA o GRUPO VIDANTA.
Que el Titular eligió intencionalmente registrar el nombre de dominio en disputa teniendo en mente la fama de las marcas de los Promoventes. Que el Titular pretende hacer creer al público consumidor que el nombre de dominio en disputa guarda algún tipo de relación con los Promoventes para conseguir una ganancia económica.
Que el Titular no es un agente de ventas autorizado de los productos o servicios de los Promoventes.
Que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Que la intención del Titular es la de despojar a los clientes potenciales de los Promoventes de sus recursos económicos. Que dicho uso no puede ser considerado como una oferta de buena fe de productos o servicios.
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el nombre de dominio en disputa está inactivo.
Que es posible que el Titular intente hacer contacto con los clientes de los Promoventes para inducirlos a error y obtener un lucro indebido, creando la falsa impresión de que el Titular está actuando en nombre de los Promoventes. B. Titular
El Titular no presentó un escrito de Contestación, pero la persona física cuyo nombre coincide con el del Titular envió dos comunicaciones al Centro, las cuales se resumen a continuación:
a. Correo electrónico del 19 de mayo de 2017
Que no tiene relación alguna con el registro del nombre de dominio en disputa, y que un tercero ha obtenido dicho registro utilizando sus datos personales.
Que es titular de una membresía relativa a un tiempo compartido en el desarrollo Grand Mayan en México, el cual pertenece al Grupo Vidanta.
Que en noviembre de 2013 fue víctima de robo de identidad en un esquema de fraude relacionado con la venta de dicho tiempo compartido.
Que desde el año 2013, su identidad ha sido usada en Kansas y Washington, Estados Unidos de América, para crear compañías espurias utilizadas para la comercialización fraudulenta de tiempos compartidos en México.
Que las actividades espurias relacionadas con su nombre han sido sujetas a investigación y que su nombre e identidad han sido deslindados y desvinculados de esos casos de fraude por las autoridades.
b. Correo electrónico del 27 de mayo de 2017
Que la dirección de correo electrónico proporcionada como correo electrónico del registrante al Agente registrador no es la suya.
Que los correos electrónicos enviados a la referida dirección de correo electrónico han sido recibidos por la persona responsable de los actos ilegales descritos en su comunicación anterior.
Que al enviar más información al correo electrónico referido, se ponía en riesgo su identidad y seguridad. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política aplicable, los Promoventes deben acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tienen derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La persona física cuyo nombre cuyo nombre coincide con el del Titular (al ser el nombre que figura como registrante del nombre de dominio en disputa en el WhoIs correspondiente) argumenta que él no ha registrado el nombre de dominio en disputa y que ha sido víctima de un robo o usurpación de identidad, alegando que es realmente un tercero quien registró el nombre de dominio en disputa utilizando su nombre y dirección postal pero con un correo electrónico diferente. Asimismo, el Experto nota que el Centro no ha recibido ninguna comunicación desde el correo electrónico que figura como correo electrónico del registrante en la información del WhoIs del nombre de dominio en disputa.
Dado que en este caso no se ha presentado una Contestación a la Solicitud, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
Por otro lado, para proveer a las Partes de una mejor decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas así como a la doctrina adoptada bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en la UDRP, y es una variable de ésta. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que los Promoventes tienen derechos
El Promovente Chávez es titular, y el Promovente Marina Vallarta es licenciatario de diversos registros de marca para VIDANTA y GRUPO VIDANTA en México.
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada VIDANTA sobre la cual tienen derechos los Promoventes, dado que éste contiene a la marca en su totalidad.
También es similar en grado de confusión el nombre de dominio a la marca registrada GRUPO VIDANTA. Un nombre de dominio que está conformado por la traducción de una marca, es similar en grado de confusión a dicha marca para efectos de su análisis bajo la Política, ya que es generalmente identificable a través de dicha traducción (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.14; y Société pour l'Oeuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry, Succession Saint Exupéry-d'Agay v. il piccolo principe di laurora rossella Ditta Individuale,Caso OMPI No. D2011-1497).
La adición del término descriptivo “group” al nombre de dominio en disputa, no lo distingue de las marcas de los Promoventes, ya que la palabra “group” del idioma inglés se traduce en “grupo” al español. En este caso, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una traducción de la marca GRUPO VIDANTA sobre la que tienen derechos los Promoventes.
El dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” no aporta un carácter distintivo al nombre de dominio en disputa y por tanto carece de relevancia jurídica en el estudio de similitud en grado de confusión en el presente caso (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo anterior, se actualiza el primer supuesto de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que un titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En su Solicitud, los Promoventes negaron haber otorgado licencia o autorización alguna en favor del Titular para el uso de las marcas VIDANTA o GRUPO VIDANTA. El Titular no proporcionó argumentos o pruebas para demostrar lo contrario.
De acuerdo con la evidencia proporcionada por los Promoventes, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
No hay evidencia en el expediente del caso que apunte hacia un uso real o hacia preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o en su caso un uso legítimo y leal o no comercial.
Los Promoventes establecieron de manera concreta un caso prima facie respecto a la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Habiendo probado prima facie los Promoventes la falta de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, le corresponde al Titular aportar evidencias relevantes para establecer derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver INTOCAST AG v. LEE DAEYOON,Caso OMPI No. D2000-1467; y Skipton Building Society v. , Private Registration,Caso OMPI No. D2011-0222).
El Titular del nombre de dominio en disputa no ha refutado las alegaciones y evidencias de los Promoventes, por lo que se actualiza el segundo supuesto de la Política (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong,Caso OMPI No. D2003-0408). C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Los Promoventes han demostrado tener derechos sobre diversos registros de marca para VIDANTA y GRUPO VIDANTA en México, cuyas fechas de concesión preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La publicación de los registros de marca anteriormente mencionados en la Gaceta de la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha surtido efectos jurídicos erga omnes en México.
El término “vidanta” está íntimamente relacionado con los Promoventes. Debido a que éste no es un término usual en español o inglés, no es posible suponer que la persona que registró el nombre de dominio en disputa lo hizo sin conocimiento de las marcas VIDANTA y/o GRUPO VIDANTA. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea , es decir, que esté conformado por la traducción literal al inglés de la marca GRUPO VIDANTA, parece no ser una coincidencia, sino una referencia a esta marca. Con base en estos hechos es posible inferir que la persona que registró el nombre de dominio en disputa conocía o debió haber conocido las marcas de los Promoventes en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa. En este caso, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.
El registro de mala fe es suficiente para que se cumpla el tercer elemento de la Política. Sin embargo, por razones de exhaustividad analizaremos la conducta omisiva encontrada en el presente caso.
El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Esta inactividad en el uso de un nombre de dominio en disputa no elimina la posibilidad de un hallazgo de mala fe (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.3). Tal y como ha sido discutido y establecido por diversos expertos, el concepto de “utilización de mala fe” de un nombre de dominio no está limitado a una acción positiva, sino que la inactividad también se puede encuadrar en dicho concepto (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; y “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. G, Inc.,Caso OMPI No. D2017-0246). Algunos de los factores que normalmente se consideran en un análisis de tenencia pasiva son: (i) la reputación, el reconocimiento o el renombre de la marca del promovente; (ii) la falta de evidencia de un uso real o de preparativos de uso de buena fe respecto al nombre de dominio en disputa; (iii) que el Titular haya tomado medidas para ocultar su identidad; (iv) la inverosimilitud de que el Titular hiciera un uso activo del nombre de dominio en disputa que no fuera de mala fe; o (v) la clara ausencia de derechos o intereses legítimos aunada a la falta de una explicación creíble de la razón por la que el Titular eligió registrar un nombre de dominio en particular (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.2.1).
En este procedimiento, los factores arribareferidos resultan aplicables al caso de la siguiente manera:
i) Las marcas VIDANTA y GRUPO VIDANTA gozan de un reconocimiento considerable en México;
ii) no hay una sola prueba en el expediente de la cual se pueda desprender uso real alguno, o preparativo alguno de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte del Titular;
iii) el Titular ha manifestado que él no registró el nombre de dominio en disputa, sino que lo hizo un tercero que le usurpó su identidad. Existen indicios que permiten suponer que la persona que registró el nombre de dominio en disputa ha tomado medidas para ocultar su identidad.
iv) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este hecho se combina con la ausencia de una explicación creíble de la razón por la cual el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
v) Dadas las circunstancias de este caso, no es plausible considerar que pueda haber un uso activo del nombre de dominio en disputa que no sea de mala fe.
Por tanto, se actualiza el tercer supuesto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a los Promoventes.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 13 de julio de 2017
1 Una persona que se llama como el Titular ha manifestado en sus comunicaciones al Centro que no guarda relación alguna con el registro del nombre de dominio en disputa, y que un tercero ha obtenido dicho registro utilizando sus datos personales. Por tanto, ad cautelam, este Experto omitirá el nombre del Titular en esta Decisión. En consecuencia, este Experto acompaña a esta Decisión el Anexo 1, que es una instrucción dirigida a Registry MX en relación con el tratamiento del nombre de dominio en disputa. Se instruye al Centro la notificación del Anexo 1 a Registry MX, solicitando a Registry MX que este documento no sea publicado debido a circunstancias aparentemente excepcionales (ver Tetra Laval Holdings & Finance S.A. v. Registration Private, Domains By Proxy LLC / Name Redacted,Caso OMPI No. D2016-0783).
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