La Promovente es Pepsico, Inc., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.
El Titular es Jesus Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Neubox Internet, S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2017. El 2 de junio de 2017 el Centro envió a Registry .MX, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de junio de 2017 Registry .MX, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración del Centro, la Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 9 de junio de 2017.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud (en adelante denominadas conjuntamente como la “Solicitud”) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de julio de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de julio de 2017.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de julio de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa multinacional fundada en 1898, dedicada a la elaboración de alimentos y bebidas, y que a lo largo de los años ha desarrollado diversas marcas que al día de hoy son mundialmente conocidas.
En la década de 1990, la Promovente, lanzó los “tazos” en México como parte de una estrategia comercial, la cual consistía en incorporar unos pequeños círculos con figuras de caricaturas que venían dentro de sus productos “Sabritas”.
La Promovente acredita la titularidad de tres registros de marca TAZOS mediante copia de títulos de registro de marca expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), los cuales amparan productos de las clases 16, 28 y 30. Como muestra, la Promovente es titular del registro de marca mexicano No. 564804 TAZOS, con fecha de registro 26 de noviembre de 1997.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de junio de 2015. De conformidad con la documentación facilitada por la Promovente junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que se muestran diferentes vínculos de “pago por clic” relativos a la venta de productos bajo la marca TAZOS, señalándose además en el sitio web que el nombre de dominio en disputa se halla a la venta. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumentó que:
- Sus marcas TAZOS antes descritas y registradas son idénticas al nombre de dominio en disputa
- Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa por nunca haber utilizado la marca TAZOS a través de un uso comercial o de buena fe.
- Que el Titular conocía o debía conocer la marca TAZOS de la Promovente al momento de realizar el registro del nombre de dominio en disputa (el cual se produjo en junio de 2015).
- Que derivado de una fe de hechos – realizada ante la fe de Notario público – realizado al nombre de domino en disputa, se desprende que el Titular pone a la venta el nombre de dominio en disputa, además de alojar bajo el mismo vínculos relacionados con la venta de tazos, lo que demuestra mala fe.
- Que los vínculos incluidos en el nombre de dominio en disputa son sitios de Internet de “pago por clic”, con lo que se deduce que el Titular ha obtenido beneficios a través de comisiones por aumentar el tráfico a las páginas vinculadas al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, lo que se considera como una conducta engañosa.
- Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente, para obtener un lucro de la fama de la marca TAZOS.
- Que el Titular se ha visto involucrado por lo menos en siete procedimientos similares al presente, lo que manifiesta sus antecedentes de conducta indebida en materia de nombres de dominio, consistente en comprar nombres de dominio incorporando marcas conocidas de terceros.
Finalmente, la Promovente ha solicitado que el Experto designado en este procedimiento emita una decisión ordenando que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente, de conformidad con el artículo 1.g.ii) de la Política. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A efectos de contar para la emisión de la presente decisión con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias del caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “la UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso. Igualmente, el Experto se servirá de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
Si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una Solicitud fundada en esta u otra Política no se traduce automáticamente en una decisión en favor de la promovente (como se confirma en la Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 4.3), de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente ha acreditado la titularidad marcaria de diversos registros TAZOS, y después de realizar un análisis comparativo entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que las denominaciones que integran ambos son idénticas.
Como bien aduce la Promovente, la presencia de dominios de nivel superior genéricos como “.com” o correspondientes a códigos de países como “.mx” es inocua para desestimar una determinación de identidad o confusión al amparo de la Política, al obedecer su existencia a razones técnicas.
En consecuencia, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada TAZOS de la Promovente, por lo que se constata el cumplimiento del párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Atendiendo a las argumentaciones y evidencias de la Promovente, así como a la ausencia de contestación del Titular, el Experto considera: que no existe indicación de que el Titular tenga derechos o interes legítimos con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilización por parte del Titular del nombre de dominio en disputa en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artículo 1.c).i) de la Política; que el Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa como lo establece el artículo 1.c) ii) de la Política; ni que el Titular esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión, con ánimo de lucro, como lo establece el artículo 1.c.).iii) de la Política.
Adicionalmente, la evidencia presentada por parte de la Promovente demuestra que el nombre de dominio en disputa, además de reproducir de manera íntegra la marca TAZOS de la Promovente, despliega diversos enlaces a páginas de Internet alusivas a productos aparentemente vinculados con los TAZOS de la Promovente, que se encuentran en un esquema de “pago por clic”.
Las actividades citadas constituyen, en opinión del Experto, un intento por parte del Titular de generar confusión por asociación a los usarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente, con la intención de desviar a los consumidores de la marca de la Promovente para obtener un lucro, lo cual supone una ausencia de oferta de buena fe de productos y servicios.
Por todo ello, este Experto entiende que la Promovente ha dado también cumplimiento al segundo requisito exigido por la Política, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Titular en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.b).i) y 1.b).iv) de la Política.
En relación con lo anterior, el Experto nota: (i) que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó 18 años después del primer registro marcario TAZOS de la Promovente, (i) la identidad existente entre el nombre del nombre de dominio en disputa del Titular y las marcas TAZOS de la Promovente, así como (iii) que los enlaces de pago por clic mostrados por el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa hacen alusión a los productos TAZOS de la Promovente. En vista de lo anterior, el Experto considera que el Titular debió haber estado familiarizada con la marca de la Promovente en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto ha encontrado que en la página web a la que remite el mismo, se incluye que el nombre de dominio en disputa se haya a la venta. Atendiendo a este hecho y a las circunstancias anteriormente expresadas, este Experto considera que existen pruebas suficientes en el expediente que permiten presumir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo, probablemente a la Promovente, que es la titular de la marca TAZOS, por un valor superior a los costos diversos que estuvieren relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, la naturaleza los enlaces de pago por click mostrados por el nombre de dominio en disputa permiten concluir en opinión del Experto que el mismo se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia adicional de mala fe.
Adicionalmente, la evidencia aportada por la Promovente revela que el Titular se ha visto involucrado por lo menos en siete procedimientos similares al presente por haber registrado diversos nombres de dominio consistentes en otras marcas reconocidas de terceros, lo cual se constituye una evidencia adicional de mala fe.
En consecuencia, y por todas las razones antedichas, este Experto constata que la Promovente ha probado los requisitos del párrafo 4.a.iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Agosto 9, 2017
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