El Promovente es Bose Corporation con domicilio en Framingham, Masachussets, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado internamente.
El Titular es Jesus Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, auto representado. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del citado nombre de dominio es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de agosto de 2017. El 30 de agosto de 2017 el Centro envió a Registry MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de septiembre de 2017 Registry MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a notificaciones del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud modificada el 6 de septiembre de 2017 y una segunda Solicitud modificada el 12 de septiembre de 2017. El Centro verificó que la Solicitud y las dos Solicitudes modificadas cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de septiembre de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de octubre de 2017. La Contestación fue presentada el 12 de octubre de 2017. El Promovente presentó un escrito suplementario el 19 de octubre de 2017. El Titular presentó una comunicación suplementaria el 20 de octubre de 2017.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de noviembre de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas (véase, por ejemplo, Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez,Caso OMPI No. DMX2011-0025).
Como se estableció líneas arriba, el 19 de octubre de 2017 el Centro recibió del Promovente un escrito suplementario no solicitado. Este Experto resolvió desestimar dicho escrito del Promovente ya que en el mismo el Promovente realiza alegatos que se basan en hechos que tuvieron lugar en fecha anterior a la presentación de la Solicitud y/o que bien pudo haberlos hecho valer en ésta. Por otra parte, este Experto también resolvió desestimar la comunicación suplementaria del 20 de octubre de 2017 del Titular, en la que éste solicita se le dé oportunidad de responder a los nuevos alegatos del Promovente contenidos en su escrito suplementario, ya que al desecharse el escrito suplementario del Promovente resulta sin materia esta comunicación suplementaria del Titular. En todo caso, si este Experto hubiese aceptado las comunicaciones suplementarias de las partes, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca BOSE, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 397362 en clase 9, otorgado el 28 de junio de 1991. El Promovente tambien tiene derechos sobre la marca BOSE y diseño, la cual tiene registrada ante el IMPI bajo el registro No. 500812 en clase 9, otorgado el 11 de agosto de 1995.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de diciembre de 2016. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa se encontraba direccionado a una página en el sitio web “”, en la que se ofrecen a la venta productos BOSE. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es el propietario de la famosa marca BOSE en relación con productos de audio, como altavoces y auriculares, tanto en México como en muchos países de todo el mundo. El Promovente también es propietario del nombre de dominio a través del cual opera un sitio web comercial.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada del Promovente.
El Titular no puede demostrar que tiene algún derecho o interés legítimo en el nombre de domino en disputa. El Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe. El nombre de dominio en disputa está redirigido a una página en el sitio web “” donde se venden los productos BOSE. Un representante del sitio “” le dijo a un empleado del Promovente que “” tiene códigos para indicar que la remisión vino del Titular, que recauda los honorarios de cada usuario de Internet que se refiere a “”. Por lo tanto, el Titular gana honorarios al redirigir a los usuarios que buscan el sitio web del Promovente. Esto no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes o servicios.
El registro y uso de un nombre de dominio para redirigir a un sitio web de terceros como medio para generar ingresos por clic, constituye un registro y uso de mala fe. Está claro que el Titular ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el párrafo 4(b)(iv) de la Política, ya que el Titular ha intentado atraer a usuarios de Internet a su sitio web para obtener ganancias comerciales desviando a los usuarios de Internet que buscan los productos del Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
El Titular es conocido en la industria de nombres de dominio en México, el tamaño de su portafolio y los años invirtiendo en nombres de dominio bajo dominios de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “mx” y bajo “.” lo avalan como el máximo inversionista independiente en México y Latinoamérica. Los nombres de dominio cortos, de 1 a 4 caracteres, son especiales en cualquier mercado debido a que son fáciles de recordar e identificar, se convierten en marcas memorables para cualquier empresa, producto, servicio o idea que desee tener presencia en Internet, y cuenta con miles de nombres de dominio cortos de 1 a 4 caracteres.
El Titular obtuvo el nombre de dominio en disputa siguiendo su estrategia de registro de nombres de dominio cortos y no pensando en una marca o entidad en específico, pensando en las múltiples posibilidades que podría haber de personas interesadas en un nombre de dominio así, por ejemplo, empresas, organizaciones y asociaciones que podrían abreviar su nombre con el término “bose”, cualquier persona que lleve como apellido Bose o alguno de los múltiples clubs de fans que hay en México del cantante Miguel Bosé. Cuando se trata de nombres de dominio cortos o que hacen referencia a nombres o apellidos, como es el caso del término Bosé, las marcas como la del Promovente no necesariamente deberían de tener derechos exclusivos sobre ciertos nombres de dominio (se apoya en HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y HUGO BOSS AG v Jesus Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0001, relativo a ).
El nombre de dominio en disputa perteneció al Promovente del 30 de agosto de 1999 al 29 de agosto de 2016 y fueron ellos mismos quienes decidieron no tener más el mismo. Si el Promovente hubiese realmente querido tener el nombre de dominio en disputa habría pagado el costo de su renovación, habiendo tenido alrededor de 100 días para hacerlo.
El Titular nunca tuvo intención alguna de contactar al Promovente para vender el nombre de dominio en disputa y el Promovente no puede demostrar lo contrario. No tenía intención ni fin de lucro y nunca obtuvo un pago por parte de Amazon. Tampoco tenía intención de confundir a los visitantes del nombre de dominio en disputa. El Promovente menciona que ha utilizado el nombre de dominio en disputa para generar honorarios sin demostrarlo, aún teniendo una relación cercana y comercial con Amazon, por lo que sus acusaciones son falsas.
Cuando registró el nombre de dominio en disputa no tenía presente la marca del Promovente; fue meses después cuando descubrió que el tráfico que recibe el nombre de dominio en disputa estaba relacionado con el Promovente debido al contenido que el nombre de dominio en disputa mostró durante los 15 años previos a su registro por el Titular.
Lo anterior muestra un patrón muy común en empresas que tienen interés en el mercado mexicano pero que por ignorancia o diversos factores no le dan importancia a los nombres de dominio bajo “.” y suelen desecharlos, como fue el caso del Promovente. El desconocimiento evidente de la importancia que tienen los nombres de dominio bajo el ccTLD “.mx” en el mercado de nombres de dominio lo ha llevado a escribir diversos contenidos que tienen la intención de enseñar y de alguna manera comprobar los beneficios que puede tener el contar con un nombre de dominio óptimo para aquellas marcas, empresas, proyectos o ideas que tienen presencia en Internet y un enfoque hacia el mercado mexicano.
La hipótesis de que un buen nombre de dominio bajo el ccTLD “.mx” puede generar ventas y nuevos clientes fue probada al direccionar el tráfico durante poco más de dos meses al sitio de uno de los distribuidores autorizados del Promovente. Esto no sólo le generó cientos de ventas al Promovente, al Titular le dio la oportunidad de obtener estadísticas y cifras reales de tráfico, productos vendidos y cantidades de ingreso derivadas de las ventas. No tuvo intención de lucrar, aún teniendo la posibilidad de cobrar las comisiones de venta, desistió de hacerlo porque su intención no era obtener dinero sino información a partir del nombre de dominio en disputa. Esta información es de suma importancia porque le permite exponer y hacer tangibles los beneficios de contar con nombres de dominio bajo el ccTLD “.mx”, esperando que estos contenidos logren inspirar a aquellos que subestiman la importancia de contar con un nombre de dominio ideal en México, y así contribuir con la educación en cuanto a nombres de dominio se refiere en el mercado mexicano. De ser necesario, puede compartir el artículo que el Titular ha escrito (que aún no cuenta con fecha de publicación) basado en la información obtenida del tráfico generado por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente no puede comprobar que exista mala fe porque el nombre de dominio en disputa nunca mostró nada que pudiera dañar los intereses de la marca del Promovente, e incluso el Titular tuvo el cuidado de asegurar que el tráfico direccionado fuera a la sección exclusiva del Promovente en el sitio de uno de sus distribuidores autorizados que únicamente despliega productos relacionados con el Promovente.
El Promovente no puede comprobar que el Titular obtuvo un beneficio económico al direccionar el tráfico del nombre de dominio en disputa al sitio de Amazon. Si el Promovente tuvo la capacidad de solicitar a Amazon el cierre de su cuenta, también tiene la capacidad de solicitar una prueba que le permita comprobar su dicho. La intención del Titular era obtener información y no un beneficio económico y hasta el momento el Promovente no ha podido demostrar lo contrario con pruebas contundentes, más allá de lo que supuestamente alguien de Amazon le dijo.
Mientras el Promovente no pueda demostrar la supuesta mala fe y falta de legitimidad del Titular al registrar y usar el nombre de dominio en disputa, solicita se desestime la Solicitud. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las partes pudieron haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado las pruebas correspondientes en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.1 A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca BOSE, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al ccTLD “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BOSE del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente califica a su marca BOSE como famosa, sin que haya aportado elemento de prueba alguno que sustente su dicho. Este Experto reitera que no le corresponde buscar elementos de prueba no aportados por las partes y, como ha quedado establecido en otros casos, no resulta conveniente confiarse meramente en el gran tamaño o fuerza de una compañía.2 No obstante lo anterior, este Experto considera como hecho notorio que en México la marca del Promovente es conocida y cuenta con cierto reconocimiento respecto a los productos a los que se aplica.
Ha quedado acreditado que el nombre de dominio en disputa está redirigido al sitio web “”, a una página específica en la que se ofrecen en venta productos BOSE del Promovente. El Promovente afirma que un representante del sitio web “” le dijo que el Titular recauda honorarios por cada usuario de Internet que se refiere a dicho sitio web, lo que no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes o servicios. Al respecto, el Titular afirma haberse asegurado de que el nombre de dominio en disputa fuese direccionado a dicho sitio, el cual sólo despliega productos relacionados con el Promovente, y que no ha derivado ningún beneficio económico de dicho direccionamiento.3
El Titular asevera que es el registrante de miles de nombres de dominio que se integran con 3 o 4 caracteres y que adquirió el nombre de dominio en disputa acorde a su estrategia de registrar nombres de dominio cortos y no pensando en una marca o entidad en específico, ya que dichos nombres de dominio cortos son especiales en cualquier mercado debido a que son fáciles de recordar e identificar, y se convierten en marcas memorables. De la lista adjunta a la Contestación, se advierte que el Titular ha registrado varios nombres de dominio que incorporan en su integridad marcas conocidas de terceros (por ejemplo, , , , , , , ).4
El Titular alega que en el caso de nombres de dominio cortos o que hacen referencia a nombres o apellidos, como es el caso del término Bosé (aludiendo al artista Miguel Bosé5 ), las marcas que los amparan, como la del Promovente, no necesariamente debieran de tener derechos exclusivos sobre los mismos. Sin embargo, el alegato del Titular carece de sustento, por una parte se contradice al reconocer que las marcas cortas pueden convertirse en “marcas memorables”, y por la otra soslaya el hecho de que la legislación aplicable otorga el derecho al uso exclusivo de signos distintivos independientemente de que los mismos se integren por 3 o 4 caracteres.
El Titular motiva su tenencia del nombre de dominio en disputa en estudios y análisis que dice realizar respecto al desconocimiento y poca atención que las empresas prestan a los nombres de dominio bajo el ccTLD “.mx” y así contribuir con la educación respecto a nombres de dominio en el mercado mexicano. Sin embargo, este Experto considera que la realización dichos estudios, investigaciones y análisis no confiere al Titular un derecho o interés legítimo para registrar como nombre de dominio la marca de un tercero, en este caso la marca BOSE del Promovente.6
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que BOSE es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa. El Titular alega que no tuvo en mente dicha marca del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que no excluye su conocimiento previo de la marca del Promovente, la cual es conocida en México respecto a los productos a los que se aplica, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y su marca.7
El Titular manifiesta haberse asegurado de que el nombre de dominio en disputa fuese direccionado al sitio web de un tercero donde se despliegan los productos BOSE del Promovente, lo que también podría dar lugar a inferir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca del Promovente. Además, de lo anterior se desprende que el Titular deliberadamente hizo uso del nombre de dominio en disputa de forma abusiva, a efectos de la Política, en el sentido de aprovechamiento indebido de la reputación de los derechos de marca del Promovente, independientemente de que hubiese tenido en mente o no la marca del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
El Titular alega que no obtuvo un beneficio económico del direccionamiento del nombre de dominio en disputa al sitio web de un tercero donde se ofrecen en venta los productos BOSE del Promovente (y en el que, a través de enlaces que ahí aparecen, también se ofertan productos competitivos de terceros). Sin embargo, como se ha establecido en otros casos, para acreditar mala fe no es necesario que el Titular mismo haya obtenido una ganancia, siendo suficiente que un tercero pueda haber obtenido un lucro, como sería en este caso el operador del sitio web al que se encuentra direccionado el nombre de dominio en disputa.8
Para este Experto resultaría lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos BOSE del Promovente precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite deducir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca. El contenido del sitio web al que se encuentra direccionado el nombre de dominio en disputa deja claro que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca.
El Titular pretende escudarse en la supuesta realización de estudios relativos a la importancia en el mercado de nombres de dominio bajo el ccTLD “.mx”. Si bien dicha justificación le pudiese parecer plausible al Titular, lo cierto es que su modelo de estudio e investigación parece estar basado en la apropiación indebida de marcas ajenas en los nombres de dominio que obtiene, lo que además de no conferirle derechos o intereses legítimos es indicativo de mala fe para efectos de la Política.9
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 17 de noviembre del 2017
1 En The Skin Store, Inc. v. eSkinS,Caso OMPI No. D2004-0661, se establece: “The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”. En Jones Apparel Group, Inc. v. ,Caso OMPI No. D2001-0719, se establece: “it is not this Panel’s role to perfect a poor pleading”. Véanse también Servizi Interbancari S.p.A. v. Andrea Picaro,Caso OMPI No. D2001-0881; Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited,Caso OMPI No. DWS2001-0003, y Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin,Caso OMPI No. DMX2011-0035.
2 Situación similar en Wal-Mart Stores, Inc. c. Oscar Espinosa Meneses,Caso OMPI No. DMX2014-0021. Véase también GA Modefine S.A. c. Sparco P/L,Caso OMPI No. D2000-0419.
3 Sin embargo, la página específica a la que se encuentra direccionado el nombre de dominio en disputa contiene enlaces a otras páginas de dicho sitio web en las que también se ofertan productos que compiten con los del Promovente, lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes y que este Experto corroboró al acceder al mismo y hacer click en la pestaña “Audio y Equipos de Sonido”. Al respecto, en Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez,Caso OMPI No. DMX2010-0002, se establece: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal”.
4 No escapa a este Experto que el Titular también ha registrado nombres de dominio de más de 4 caracteres que incorporan marcas conocidas de terceros, como se desprende de los casos relacionados en el sitio web de la OMPI y que son de dominio público (por ejemplo, Red Bull GmbH v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, relativo a ; Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0009, relativo a ; Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0033, relativo a ; Panasonic Corporation c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0006, relativo a ).
5 Este Experto nota que la marca MIGUEL BOSE se encuentra registrada ante el IMPI bajo el registro No. 311897 a nombre de Luis Miguel González Bosé.
6 En Pepperdine University v. BDC Partners, Inc.,Caso OMPI No. D2006-1003, el experto consideró: “there is [a] serious question with respect to whether those preparations are in connection with a bona fide offering of services […] Respondent’s plan is based in large measure upon registering Domain Names using other people’s legally established trade and service marks”.
7 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante”.
8 En Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna,Caso OMPI No. D2007-1912 se estableció: “Respondent states that he has not received any money or discount from the website. However, these facts do not exclude bad faith […] paragraph 4(b)(iv) requires the Respondent to intend to attract Internet users ‘for commercial gain’, but this gain does not need to be derived by the Respondent himself”.
9 En Sanofi v. Giovanni Laporta,Caso OMPI No. D2014-1145, se establece: “Respondent fails to recognize that though his concept for a business may be legitimate, he cannot build his business on the back of another’s rights. Such registration and use of this domain name and thousands of others which include other brands indicate bad faith as intended under the Policy. The way he explains his business, he would not have a business if he did not utilize the disputed domain name containing Complainant’s trademark”.
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