Los Promoventes son Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V., con domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco, México y Daniel Jesus Chavez Moran, con domicilio en Zapopan, Jalisco, México, representados internamente.
El Titular es Domains By Proxy, LLC., con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América / Hector Rangel, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de septiembre de 2017. El 12 de septiembre de 2017 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de septiembre de 2017 y el 21 de septiembre de 2017, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a los Promoventes en fecha 25 de septiembre de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Regsitry .MX, e invitando a los Promoventes a realizar una enmienda a la Solicitud. Los Promoventes realizaron una Solicitud enmendada en fecha 27 de septiembre de 2017.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de septiembre de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de octubre de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de octubre de 2017.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de noviembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. es uno de los principales desarrolladores de hoteles, resorts e infraestructura turística de México. Daniel Jesus Chavez Moran es el propietario y fundador de Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V.
Los Promoventes tienen derechos sobre las marcas VIDANTA, VIDANTA (y diseño) y GRUPO VIDANTA (y diseño), las cuales ha registrado Daniel Jesus Chavez Moran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), otorgando licencia para el uso de los mismos a Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. Las marcas antes referidas cuentan con las siguientes fechas legales de solicitud y registro:
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1215220 VIDANTA (y diseño) corresponde al 12 de enero de 2011, siendo concedido el 29 de abril de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1242599 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 11 de octubre de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1202863 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 22 de febrero de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1082320 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 4 de febrero de 2009.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1200467 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 9 de febrero de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1135306 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 11 de diciembre de 2009.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1135307 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 11 de diciembre de 2009.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1215200 VIDANTA (y diseño) corresponde al 11 de enero de 2011, siendo concedido el 29 de abril de 2011.
Conforme a la documentación aportada por los Promoventes, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas anteriormente mencionadas se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 8 de mayo de 2017. Si bien actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio Web activo, la documentación aportada por los Promoventes en la solicitud muestra cómo el Titular ha utilizado al menos una dirección de correo electrónico bajo el nombre de dominio en disputa para intentar crear en los clientes de los Promoventes la impresión de que los Promoventes se hallaban vinculados con una compañía y obtener pagos indebidos a esa compañía. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, los Promoventes alegan lo siguiente:
Que el nombre de domino en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión con las marcas GRUPO VIDANTA y VIDANTA, propiedad de los Promoventes.
Que el nombre de dominio en disputa puede confundir a los consumidores, haciéndoles creer que el mismo pertenece a los Promoventes.
Que los Promoventes no han otorgado licencia o autorización alguna al Titular para utilizar las marcas VIDANTA o GRUPO VIDANTA.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso del mismo.
Que el Titular ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ha intentado establecer a través del nombre de dominio en disputa una relación con los Promoventes para confundir al público consumidor, contactando con los clientes de Grupo Vidanta solicitando información crediticia derivada de un supuesto adeudo respecto a los servicios de tiempo compartido que ofrecen los Promoventes.
Que el Titular tenía conocimiento de que los Promoventes tienen derechos preferentes sobre las marcas GRUPO VIDANTA Y VIDANTA, y no obstante, registró el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, los Promoventes alegan cómo han prevalecido en procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) en los que se utilizan nombres de dominio que incluyen marcas registradas propiedad de los Promoventes en relación con estafas de correo electrónico. Entre dichos casos, los Promoventes señalan Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. v. Hector Rangel, Caso OMPI No. D2015-2279. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de los Promoventes. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En vista de que la LDRP es una variante de la UDRP y está basada en ella, el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de los Promoventes (ver, por ejemplo Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487). B. Requisitos de procedencia de la acción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Este punto se reduce a determinar mediante una comparación visual y/o fonética si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca de productos o servicios registrada del promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio web vinculado al nombre de dominio confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698.
Los Promoventes fundan su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos que amparan las marcas VIDANTA, VIDANTA (y diseño) y GRUPO VIDANTA (y diseño), que fueron otorgados antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa para distinguir servicios de las clases internacionales 35, 41 y 43.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio incluye en su totalidad la marca VIDANTA, así como la marca GRUPO VIDANTA en su traducción al idioma inglés, que sirven de base a la acción invocada por los Promoventes.
Al respecto, cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definido y repetidamente establecido que la presencia de dominios de nivel superior (sean de carácter genérico o relativos a códigos de países, como en este caso), al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes para desestimar la semejanza en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véase por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127; o Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361.
En el presente caso, al incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio, es suficiente para determinar que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada (ver T S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. D2002-0717; o Bayerische Motoren Werke AG v. , Caso OMPI No. D2002-0615).
Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas de los Promoventes, por lo que el primer punto de la Política se ha cumplido. D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Politica, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han edectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como “vidanta-group”; en cambio, los Promoventes si han demostrado tener derecho exclusivo sobre las marcas VIDANTA y GRUPO VIDANTA.
Los Promoventes aseveran que no han autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de registros de marca, demuestra en este caso la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
A lo anterior, se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio que incorpora la totalidad de las marcas VIDANTA y GRUPO VIDANTA, traducida al idioma inglés, de los Promoventes (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408). Siendo que al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por los Promoventes, tampoco se desprende que el Titular ejerza un uso legítimo (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574).
Por las razones expuestas, este Experto considera que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figuree en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por los Promoventes y la falta de contestación del Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que el Titular tenía conocimiento de los Promoventes y sus actividades en el momento del registro. Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de las marcas VIDANTA y GRUPO VIDANTA de los Promoventes en el nombre de dominio en disputa y la utilización del nombre de dominio en disputa para dirigirse a clientes de los Promoventes con intenciones de obtener datos crediticios.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de los Promoventes, que no se han ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de los Promoventes (Ver Societé pour I’Oeuvre et la Memoire d’Antoine de Saint Exupery – Succession Saint Exupery – D’Agay v. Perlegos Properties, Caso OMPI No. D2005-1085) hace que las acusación de mala fe hecha por los Promoventes, subsista.
Asimismo, se hace notar que el Titular ha incurrido en un patrón de conducta, que queda evidenciado derivando del hecho de que el Titular del nombre de dominio en disputa ya fue demandado previamente por uno de los Promoventes en relación con varios nombres de dominio (Ver, por ejemplo, Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. v. Hector Rangel,Caso OMPI No. D2015-2279, supra; Desarrollo Marina Vallarta, S.A. DE C.V. v. Héctor Rangel (Rentas),Caso OMPI No. D2015-0601) en donde se ordenó la transferencia de los nombres de dominio a dicho Promovente.
Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de domino en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer supuesto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a los Promoventes.
Luis Carlos Schmidt
Experto Único
Fecha: 24 de Noviembre de 2017
Full & Egal Universal Law Academy