La Promovente es Bonatti S.p.A., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Ernesto Erreguerena Gonzalez, México.
El Titular es Oneandone Private Registration, con domicilio en Chesterbrook, Pennsylvania, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de febrero de 2018. El 9 de febrero de 2018 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de febrero de 2018 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El Centro recibió copias físicas de la Solicitud y de los anexos el 23 de abril de 2018.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de mayo de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de mayo de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de mayo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa dedicada a la industria del petróleo, gas y energía.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
BONATTI (y diseño)
1485833
6 de octubre de 2014
37
México
BONATTI (y diseño)
1485834
6 de octubre de 2014
42
México
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 30 de octubre de 2017.
De acuerdo con el Anexo 3 de la Solicitud, consistente en una fe de hechos realizada por un Notario Público de la Ciudad de México, el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa se identificaba como la web de “BONATTI S.p.A México”, desplegando la marca BONATTI así como cierta información sobre servicios amparados por dicha marca e información relacionada con la Promovente. Asimismo, dicho sitio web contenía ofertas de venta de automóviles y maquinaria pesada. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada BONATTI de la Promovente, por reproducir en su totalidad dicha marca.
II. Derechos o intereses legítimos
Que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, dado que la marca registrada BONATTI es propiedad de la Promovente.
Que no existen pruebas que demuestren que el Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que al hacer uso de la marca registrada BONATTI sin autorización alguna, el Titular hace creer al público que existe una relación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente, cuando ello no es así.
Que el Titular pretende obtener un lucro al utilizar la marca de la Promovente en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, ofreciendo en el mismo producto a la venta bajo la creencia de que los mismos son ofertados por la Promovente.
Que el Titular no ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa.
III. Registro o uso de mala fe
Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de que la Promovente estuviera impedida para registrar dicho nombre de dominio y con propósito de utilizar a través de él sus marcas registradas.
Que el Titular reproduce en su sitio web la marca BONATTI, así como información relacionada con los servicios que ésta ampara.
Que con lo anterior, el Titular ha pretendido atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca BONATTI en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP.
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
La Promovente ha demostrado ser la titular de los derechos exclusivos que existen sobre la marca registrada BONATTI en México.
El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca BONATTI, ya que dicho nombre de dominio comprende en su totalidad a la citada marca.
La inclusión del término “grupo” y la adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx” no agregan carácter distintivo alguno al nombre de dominio en disputa y por lo tanto carecen de relevancia a efectos del presente procedimiento (ver Minerva S.A. v. El Yanko,Caso OMPI No. D2018-0767; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
A la luz de lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente niega que el Titular haya utilizado, o realizado preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o llevado a cabo un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. El Titular no presentó argumentos o pruebas para demostrar lo contrario.
Tal y como se indicaba en la sección 6.A de la Decisión, el nombre de dominio en disputa consiste en la marca BONATTI de la Promovente junto al término del diccionario “grupo”. Asimismo, como se advierte en la evidencia proporcionada por la Promovente, el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa identificaba al propietario de la misma como “BONATTI S.p.A México”, desplegando la marca BONATTI de la Promovente en su contenido, así como cierta información sobre algunos servicios amparados por dicha marca, y alguna información relacionada directamente con la Promovente, tal y como, por ejemplo, su dirección de contacto en México.
Al hacer lo anterior, el Titular generó la falsa apariencia de que el sitio web al que resolvía el nombre de dominio disputado guardaba una relación entre dicho Titular y la Promovente y su marca BONATTI, o bien, que se trataba de un sitio web oficial de la Promovente, siendo ello un intento por parte del Titular de generar confusión por asociación a los usarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente.
Adicionalmente, la oferta de automóviles y maquinaria pesada en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, pone en evidencia la intención del Titular de desviar consumidores para obtener un beneficio comercial a raíz de la confusión generada entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.
Por las razones expuestas, el uso que ha hecho el Titular del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como un uso o como preparativos para el uso del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
La Promovente es titular de registros que protegen la marca BONATTI en México. La fecha de concesión de dichos registros precede a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Ello, unido al contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa permite inferir que el Titular conocía sobre la existencia de la Promovente, su marca BONATTI y sus productos al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
Debido a que el Titular registró el nombre de dominio en disputa teniendo a la Promovente y su marca BONATTI en mente, el Titular incurrió en una conducta considerada como registro de mala fe por numerosos expertos en casos previamente decididos de conformidad con la Política (ver Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh,Caso OMPI No. D2001-0763; y Nutricia International BV v. Eric Starling,Caso OMPI No. D2015-0773).
Como ha quedado asentado anteriormente, el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa sugería la existencia de un vínculo entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente. Lo anterior ha creado un riesgo de confusión por asociación con la marca BONATTI, conducta que ha sido catalogada como de mala fe (ver KPMG LLP v. Whoisguard, Inc.,Caso OMPI No. D2016−0051; y Kenneth C. Griffin, Citadel LLC v. Riley Barnes,Caso OMPI No. D2017-1887; The Dow Chemical Company v. dowaychemical eva_hwang@ +86.7508126859,Caso OMPI No. D2008-1078; y Ctrader Limited v. Niko Wibisono,Caso OMPI No. D2013-1906).
Por otro lado, de acuerdo con las pruebas ofrecidas por la Promovente, las cuales no fueron controvertidas por el Titular, el sitio web al que resolvía el nombre de domino en disputa contenía ofertas de venta de vehículos y maquinaria pesada. Atendiendo a la ausencia de una relación comercial entre el Titular y la Promovente y teniendo en cuenta que la Promovente no se dedica a la venta de tales productos, es claro que el Titular intentó tomar ventaja de la marca BONATTI y el prestigio de la Promovente para atraer a usuarios de Internet y potencialmente obtener ganancias ilegítimas con base en la confusión creada por el nombre de dominio en disputa y el contenido de la página web a la que éste resolvía. Tomando en consideración los hechos anteriormente narrados, no es posible vislumbrar que la conducta del Titular haya tenido una finalidad distinta a la de confundir a los usuarios de Internet que llegaren a entrar en contacto con el nombre de dominio en disputa. Los expertos que han decidido casos con hechos similares a éste han concluido que el uso de un sitio web vinculado con un nombre de dominio disputado, para llevar a cabo actividades con un riesgo de confusión con el propietario de una marca, constituye evidencia del registro y uso de mala fe del nombre de dominio controvertido (ver Warwickshire Oil Storage Limited v. WWOSLTD,Caso OMPI No. D2016-1482; y Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V v. inbuirsa,Caso OMPI No. D2006-0614).
Por lo tanto, el Experto concluye que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando un riesgo de confusión con la marca BONATTI de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web y a los productos que en él se ofrecían, actualizando con ello el supuesto contenido en el párrafo 4.b).iv) de la Política.
Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, con base en los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de junio de 2018
Full & Egal Universal Law Academy