La Promovente es Kipling Apparel Corp., con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Dumont (DBB), México.
El Titular es Registration Private con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos / Jose Monserrat Puerta, con domicilio en Chetumal, Quintana Roo, México, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , y .
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de marzo de 2018. El 13 de marzo de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 21 de marzo de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 21 de marzo de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 23 de marzo de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada (en adelante, la “Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de abril de 2018.
El Centro recibió una comunicación, por correo electrónico, del Titular el 26 de marzo de 2018.
El Centro notificó el comienzo del proceso para nombrar el grupo administrativo de expertos el 20 de abril de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de mayo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
La Promovente es titular de los registros de marca 1374031 KIPLING, (Clase Int. 35) registrada el 7 de junio del 2013, 645341 KIPLING (Clase Int. 25) registrada el 29 de febrero del 2000, 645345 KIPLING (Clase Int. 9) registrada el 29 de febrero del 2000, 645344 KIPLING (Clase Int. 14), registrada el 29 de febrero del 2000, 669981 KIPLING KIPLING y diseño (Clase Int. 14) registrada el 30 de agosto del 2000, 649575 KIPLING KIPLING y diseño (Clase Int. 24), registrada el 31 de marzo del 2000, 663756 KIPLING KIPLING y diseño (Clase Int. 25) registrada el 21 de julio del 2000, 659595 KIPLING KIPLING y diseño (Clase Int. 28), registrada el 19 de junio del 2000, 647136 KIPLING KIPLING y diseño (Clase Int. 9) registrada el 27 de marzo del 2000, 493646 KIPLING y diseño (Clase Int. 18), registrada 5 de junio del 1995.
Estos registros fueron otorgados en México para distinguir una multiplicidad de artículos en las Clases Internacionales ya citadas.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 4 de enero de 2018 y resuelve a una tienda online que comercializa productos que llevan la marca de la Promovente. Los nombres de dominio en disputa y fueron registrados por el Titular el 4 de diciembre de 2017. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web sin mayor contenido pero con el mensaje “We’ll be back soon”. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web con enlaces patrocinados o de pago por clic (“PPC”). 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con el apoyo de los documentos respectivos, adjuntos a la misma y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular tiene por acreditados los siguientes hechos, por parte de la Promovente:
i) Es titular de diversos registros de marca en México para la denominación KIPLING, o KIPLING KIPLING (y diseño) y KIPLING (y diseño) en las clases internacionales 9, 14, 18, 25, 28, 35, 38 y 42. La mayoría de los registros otorgados lo fueron en el año 2000, siendo el más antiguo el registro 493646 KIPLING y diseño en clase 18 del 5 de junio de 1995.
ii) KIPLING es una marca conocida en numerosos países y los nombres de dominio en disputa, fueron registrados casi 23 años después de haber sido registradas, usadas y publicadas, las marcas de la Promovente, quien no ha otorgado su consentimiento o autorización al Titular para la utilización de las mismas.
iii) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular el 4 de diciembre del 2017 , y el 4 de enero del 2018 . De acuerdo con las alegaciones y pruebas aportadas por la Promovente, los nombres de dominio en disputa se registraron con el fin de inducir a error o confusión al público consumidor. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
Alega la Promovente que los nombres de dominio en disputa se encuentran comprendidos, entre otros, por los términos “mundo” y “México”, así como por los sufijos “.” y “.mx”, mismos que no cobran importancia al caso que nos ocupa y todos ellos son idénticos a su marca KIPLING lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que los nombres de dominio en disputa, reproducen íntegramente la denominación KIPLING amparada por los registros de la marca de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD” “.” y “.mx”) carece de relevancia así como las expresiones “mundo” y “México” para el análisis de este caso. Por lo mismo no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente.
A juicio del Experto la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular a las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa y se han registrado (dada su naturaleza) y usado con el fin de crear confusión por asociación en los usuarios de Internet.
En efecto, el Experto al acceder a las páginas de los nombres de dominio en disputa, así como en Facebook se percató de manifestaciones por parte de consumidores en el siguiente sentido:
“Esta página es para PREVENIR y compartir nuestras experiencias de este fraude y ALERTAR! @Mundo Kipling es un total FRAUDE!!!
Kipling Marca OFICIAL, Kipling México ya tiene una demanda contra quien resulte responsable de la página Mundo Kipling...
Esperemos que los testimonios que pongamos aquí los puedan ayudar
*Mande sus testimonios y fotos por inbox, todo sera de manera anónima (Yo también soy un afectado de este fraude)*
nov 30º 2017
El sentido común dice: Si sabes que es fraude, debe de serlo, si de boca de otros has escuchado que no son originales, lo más probable es que no lo sean.
Ahora te dejo una pregunta, ¿Pagarias por algo pirata, de baja calidad, que tal vez no llene tus expectativas?”
La Promovente manifiesta y con lo anterior se confirma que los nombres de dominio en disputa son usados para atraer usuarios con el único ánimo de obtener un lucro, lo cual demuestra que el Titular se vale de la identidad de la Promovente para hacerse de tráfico y clientes en lugar de utilizar realmente sus propios medios. Se hace evidente que se hace un uso ilegítimo de los nombres de dominio en disputa y que por consecuencia el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre ellos.
Razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b) de la Política, se consideran pruebas del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se han registrado los nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados por el Titular de mala fe.
El hecho de que los nombres de dominio en disputa se registraran en fecha posterior a los registros de marca de la Promovente, así como el que la marca KIPLING exista en el mercado al menos desde el año 1995, esto es, mucho antes del registro de los nombres de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita el registro de mala fe de los nombres de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa y los habría registrado por su similitud con la marca KIPLING.
Por otra parte, el que el Titular haya obtenido el registro de los nombres de dominio en disputa, identificándose como “Registration Private”, ocultando con ello su identidad, siendo de acuerdo con la búsqueda de WhoIs el verdadero titular José Monserrat Puerta, permite al Experto sostener que el registro de los nombres de dominio en disputa se hizo de mala fe, con el propósito de aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente para con ello aprovecharse de la marca KIPLING y obtener beneficios económicos indebidos, así como engañar a los usuarios de Internet, como ha quedado de manifiesto.
El Titular, ha incurrido en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , , sean transferidos a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Mayo 17, 2018
Full & Egal Universal Law Academy