La Promovente es Bodegas Beronia, S.A., con domicilio en Ollauri, España, representada por Herrero & Asociados, España.
La Titular es Gabriela Zuñiga, con domicilio en San Luis Potosí, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Telmex. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de marzo de 2018. El 20 de marzo de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de marzo de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de abril de 2018. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de abril de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Bodegas Beronia, S.A., una empresa dedicada a la industria vitivinícola.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
BERONIA
331708
28 de agosto de 1987
33
México
BERONIA
0799330
8 de febrero de 1978
29
España
BERONIA
0799331
21 de mayo de 1979
30
España
BERONIA
0799332
17 de marzo de 1977
31
España
BERONIA
0799333
14 de marzo de 1978
32
España
BERONIA
0799334
20 de diciembre de 1976
33
España
BERONIA
2242869
7 de febrero de 2000
35
España
BERONIA
2710585
22 de julio de 1996
39 y 42
España
BERONIA
014284632
12 de octubre de 2015
41, 43 y 45
Unión Europea
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 7 de febrero de 2017. Según las pruebas aportadas por la Promovente, el nombre de dominio en disputa no resuelve a un sitio Web activo. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca BERONIA.
Que el dominio de nivel superior genérico (“gTLD”) “.com” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx”, carecen de relevancia para efectos del análisis del primer elemento de la Política. II. Derechos o intereses legítimos
Que la Titular no tiene registros para la marca BERONIA.
Que no hay registros en México para amparar la marca BERONIA, que no pertenezcan a la Promovente.
Que la Titular no tiene ni ha tenido relación alguna con la Promovente. Que la Promovente no ha autorizado o licenciado el uso de la marca BERONIA a la Titular.
Que al establecer un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Titular, la carga de la prueba respecto al segundo elemento de la Política se revirtió a la Titular. III. Registro o uso de mala fe
Que el 30 de noviembre de 2017, la Promovente notificó a la Titular una carta en la que se requirió la transferencia del nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Que no hay evidencia de que la Titular haya hecho uso o preparaciones tendientes al uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
Que la similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca BERONIA de la Promovente no es coincidencia.
Que es difícil concebir un uso futuro que no fuera tendiente a incrementar o aprovechar la similitud existente con la marca BERONIA de la Promovente. B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP y a que el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la mencionada Sinopsis.
La Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
La Promovente ha demostrado tener la titularidad sobre diversos registros de marca para BERONIA en distintas jurisdicciones, incluyendo México, en donde la Titular señaló tener su domicilio.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BERONIA de la Promovente, pues reproduce dicha marca en su totalidad sin ningún elemento adicional.
La adición del dominio “.com” y el ccTLD “.mx” al nombre de dominio en disputa no le agrega distintividad respecto a la marca BERONIA de la Promovente, por lo que los mismos no son relevantes en el análisis del primer elemento de la Política (ver Diageo p.l.c. v. John Zuccarini,Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE,Caso OMPI No. DMX2016-0030).
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente probó que no hay registros de marca otorgados o solicitados a nombre de la Titular, que incluyan la marca BERONIA. La Promovente también demostró ser la única titular de registros para la marca BERONIA en México.
La Promovente niega tener o haber tenido relación alguna con la Titular del nombre de dominio en disputa, enfatizando que no ha autorizado o licenciado el uso de la marca BERONIA a la Titular.
La Promovente estableció, prima facie,que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Este hecho revirtió a la Titular la carga de aportar evidencia relevante para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
La Titular no aportó argumentos o pruebas encaminados a controvertir las pruebas y aseveraciones presentadas por la Promovente. Por otro lado, debido a que el nombre de dominio en disputa está inactivo, resulta imposible inferir un uso o preparaciones de uso de buena fe del mismo.
Se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
La Promovente argumenta que la Titular registró el nombre de dominio en disputa teniendo en mente su marca BERONIA. La Titular no negó la aseveración de la Promovente.
El registro de la marca BERONIA en México fue concedido en favor de la Promovente el 28 de agosto de 1987, con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por la Titular (7 de febrero de 2017). De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Promovente, la marca referida se encuentra vigente a la fecha en que se emite la presente decisión.
Por otro lado, como lo demostró la Promovente, una simple búsqueda de los términos “Beronia” y “Beronia México” en el motor de Google, arroja resultados relacionados con la marca BERONIA y los productos amparados por ésta, los cuales se comercializan por la Promovente en México y la Unión Europea.
Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Titular señaló tener su domicilio en “San Luis Potosí, México”. Esto es un indicador de la exposición que la Titular ha tenido a los productos puestos en el comercio en México, así como la promoción y publicidad relacionados con los mismos en dicho país.
Considerando que el término “Beronia” no es de uso común en México, que no es un término definido por la Real Academia de la Lengua Española o el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua y que la titularidad de la marca BERONIA en México corresponde únicamente a la Promovente, resulta poco probable que el registro del nombre de dominio en disputa haya surgido como resultado de una mera coincidencia (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.2.2).
De acuerdo con el consenso alcanzado entre los expertos designados bajo la Política UDRP, el uso de un nombre de dominio no puede ser considerado legítimo o de buena fe si sugiere cierta asociación o correlación entre dicho nombre de dominio y la marca de un tercero. Por otro lado, los nombres de dominio idénticos a la marca de un promovente, traen aparejado un alto riesgo de asociación implícita y es una circunstancia a considerar bajo el tercer elemento (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.2.1).
En este caso, la única actividad de la que se tiene constancia respecto al nombre de dominio en disputa son su registro y el control ejercido por la Titular. Sin embargo, como ha sido explorado por expertos en procedimientos previos, el uso de mala fe de un nombre de dominio no está limitado a una acción de hacer, dado que la inactividad del mismo puede, bajo determinadas circunstancias, ser considerado como un uso en mala fe (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow,Caso OMPI No. D2000-0003).
Ante la falta de pruebas en contrario y haciendo un balance de las probabilidades, el Experto considera que el registro y control del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca BERONIA, crea un riesgo de confusión por asociación entre la Promovente y el nombre de dominio en disputa. En atención a lo anterior, es difícil concebir un uso futuro que no tendiera a incrementar o aprovechar la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente para fines ilegítimos (ver Sony Kabushiki Kaisha v. ,Caso OMPI No. D2000-1074).
Conforme a la evidencia aportada por la Promovente, ésta notificó a la Titular una carta de cese y desistimiento el 30 de noviembre de 2017, en la que informó a la Titular, su inconformidad con el registro del nombre de dominio en disputa incorporando su marca BERONIA, requiriendo la transferencia del nombre de dominio en disputa. La Titular no emitió respuesta alguna al comunicado de la Promovente y continuó ejerciendo control sobre el nombre de dominio en disputa. Esta falta de respuesta ha sido considerada como evidencia adicional de mala fe por algunos expertos en procedimientos previos (ver, mutatis mutandi, Société Des Eaux De Volvic v. Yasushi Okabayashi / Kikakusha,Caso OMPI No. D2004-0304; y America Online, Inc. v. Antonio R. Diaz,Caso OMPI No. D2000-1460).
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 7 de mayo de 2018
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