La Promovente es AB Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Titular es Armando Perez, con domicilio en D.F., Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Conjurado Digital de Mexico S de RL. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de abril de 2018. El 9 de abril de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de abril de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de mayo de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de mayo de 2018.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de mayo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente AB Electrolux tiene derechos sobre la marca ELECTROLUX.
La fecha legal del registro de marca No. 252689 ELECTROLUX corresponde al 14 de julio de 1980, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) el 16 de octubre de 1980, para amparar productos de las clases internacionales 07 y 24.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente y verificada por el Experto en el banco de datos correspondiente al IMPI, la marca anteriormente mencionada se encuentra a nombre de la misma, vigente y está surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 27 de julio de 2017.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa continúa activo, ofreciendo servicios de reparación de productos ELECTROLUX. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
La Promovente es una empresa sueca fundada en 1901, líder global en la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca ELECTROLUX en su totalidad, únicamente añadiendo el término descriptivo “servicio” el cual es genérico.
Que los términos “electrolux” y “servicios” refuerzan la asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente, ya que ésta también ofrece servicios especializados de instalación, reparación y mantenimiento.
Que el Titular ya ha sido demandado en otras ocasiones y aun habiendo sido transferido dicho nombre de dominio a la Promovente en 2015, el Titular ha registrado el actual nombre de dominio en disputa, infringiendo los derechos de la Promovente (ver AB Electrolux v. Grupo Servi-Tec, Armando Perez,Caso OMPI No. D2015-1576).
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con la autorización de uso de las marcas ELECTROLUX, ni tiene relación legal y/o comercial con la Promovente.
El Titular ha registrado nombres de dominio incluyendo marcas de la Promovente en otras ocasiones, habiendo no sólo infringido los derechos de la Promovente en anteriores disputas, sino reiterando dicho comportamiento.
Que es posible que el Titular trabaje con la empresa Grupo Servi-Tec México, la cual promociona servicios de reparación para marcas competidoras de la Promovente, tales como WHIRLPOOL, SAMSUNG y LG.
El Titular no ha realizado un uso bona fide para la oferta de productos o servicios a través de la página web activa bajo el nombre de dominio en disputa. El uso del logotipo ELECTROLUX incluyendo fotos de electrodomésticos junto con la adición del término descriptivo “servicios”, crea la falsa impresión de tratarse de un sitio web oficial de la Promovente a través de la cual parecen ofrecerse servicios técnicos de mantenimiento y reparación de la Promovente.
La Promovente, una vez que tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa, contactó al Titular con la intención de llegar a un acuerdo amistoso en relación al caso que nos ocupa, sin embargo, nunca recibió respuesta por parte del Titular, por lo que esto podría considerarse como indicio de mala fe.
El Titular ha hecho uso del logotipo de la marca ELECTROLUX en su sitio web, lo que indica que en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, conocía perfectamente la marca y popularidad de la Promovente, la cual ha sido reconocida por varios expertos como notoria o renombrada.
Que el Titular eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web y así generar y aumentar el número de visitas a su negocio en Internet, aprovechándose indebidamente del reconocimiento de la marca ELECTROLUX.
Que en el nombre de dominio en disputa se señalan unos números telefónicos, mismos que corresponden a números de contacto en otras páginas web que ofrecen servicios de competidores de la Promovente.
Que la Titular no sólo crea la falsa impresión de ofrecer el “Servicio Técnico Electrolux México” de la Promovente, sino que además lo que está haciendo es promocionar y ofrecer los servicios de competidores. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna la solicitud, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo Encyclopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487). B. Requisitos de la procedencia de la acción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
“i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizó de mala fe.” C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
Este punto se reduce a determinar mediante una comparación visual y fonética si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca de productos o servicios registrada de la promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio web vinculado al nombre de dominio confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698.
La Promovente funda su Solicitud en el registro marcario mexicano No. 252689 ELECTROLUX, que fue otorgado antes que se registrara el nombre de dominio en disputa para distinguir productos de las clases internacionales 07 y 24.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca ELECTROLUX, que sirve de base a la acción invocada por la Promovente.
Al respecto, cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definido y repetidamente establecido que la presencia de dominios de nivel superior (sean de carácter genérico o relativos a códigos de países, como en este caso), al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes para desestimar la similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véase por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127; o Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0361.
Es importante señalar que la adición de distintas palabras tales como “servicio”, no le confiere al nombre de dominio en disputa un carácter diferenciador respecto de la marca de la Promovente (ver America Online, Inc. v. Anson Chan,Caso OMPI No. D2001-0004; MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández,Caso OMPI No. D2006-1506; o Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560).
Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca (siendo en el presente caso semejante en grado de confusión dado que se añade un término a la marca y la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa) (ver T S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos,Caso OMPI No. D2002-0717; o Bayerische Motoren Werke AG v. ,Caso OMPI No. D2002-0615).
Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca de la Promovente, por lo que el primer punto de la Política se ha cumplido. D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como ; en cambio, la Promovente sí ha demostrado tener derecho exclusivo sobre la marca ELECTROLUX.
La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de un registro de marca, demuestra la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa, más aún si ha hecho uso de la marca de la Promovente para promover servicios de empresas competidoras de la Promovente (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
Asimismo, el Experto nota la naturaleza del nombre de dominio en disputa que se compone del término “servicio” junto con la marca ELECTROLUX. De dicha naturaleza se puede sugerir afiliación con la Promovente o incluso se podría llegar a pensar que se trata de un nombre de dominio oficial de la Promovente. Dicha impresión se ve acrecentada por el uso que se hace del nombre de dominio en disputa, donde se incluye la marca y el logotipo de la Promovente junto con el mensaje “Servicio Técnico ELECTROLUX México Todos los derechos reservados”.
A lo anterior, se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio que incorpora la totalidad de la marca ELECTROLUX de la Promovente (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong,Caso OMPI No. D2003-0408), siendo que al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page,Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por la Promovente, tampoco se desprende que el Titular ejerza un uso legítimo (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall,Caso OMPI No. D2000-0574).
Asimismo, resulta relevante puntualizar que la falta de respuesta por parte del Titular atendiendo además al uso del nombre de dominio en disputa, no permite refutar la demostración de la Promovente respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular (ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No. D2000-1221).
Por las razones expuestas, el Experto concluye que se da por cumplido el segundo elemento respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que el Titular tenía conocimiento de la Promovente y sus actividades en el momento del registro. Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de la marca ELECTROLUX de la Promovente en el nombre de dominio en disputa y en la página web, la utilización del nombre de dominio en disputa para supuestamente ofrecer servicios de reparación de productos de la Promovente, el uso con la intención de dirigirse a clientes de la Promovente para potencialmente promover servicios de competidores de la Promovente y la decisión en el caso AB Electrolux v. Grupo Servi-Tec, Armando Perez,Caso OMPI No. D2015-1576, supra, la cual es anterior al registro del nombre de dominio en disputa y guarda relación con otra marca titularidad de la Promovente.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de la Promovente, que no se han ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de la Promovente (ver Societé pour l’Oeuvre et la Memoire d’Antoine de Saint Exupery – Succession Saint Exupery – D’Agay v. Perlegos Properties,Caso OMPI No. D2005-1085), hace que la acusación de mala fe hecha por la Promovente, subsista.
Asimismo, la conclusión de mala fe se ve apoyada también por la conducta previa del Titular al registrar otro nombre de dominio que incorpora marcas cuya titularidad corresponde a la Promovente. (Véase AB Electrolux v. Grupo Servi-Tec, Armando Perez,Caso OMPI No. D2015-1576) en el cual se ordenó la transferencia del nombre de dominio.
Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer supuesto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 7 de junio de 2018
Full & Egal Universal Law Academy