El Promovente es Andrey Ternovskiy dba Chatroulette, con domicilio en Sliema, Malta, representado por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
El Titular es George Xedoc, con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2018. El 3 de mayo de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de mayo de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud en papel el 8 de mayo de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud.
El 24 de mayo de 2018, el Centro recibió una comunicación del Agente Registrador pidiendo copia de la documentación enviada al Titular con la notificación formal de la Solicitud.
El Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de Nombramiento del Grupo de Expertos el 30 de mayo de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de junio de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es Andrey Ternovskiy, quien usa el nombre Chatroulette para fines mercantiles, una persona de nacionalidad rusa que se dedica a proveer servicios de videochat y videoconferencias con conexiones aleatorias entre los usuarios destinatarios.
El Promovente es titular de los siguientes registros de marca: ….
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
CHATROULETTE
008944076
4 de diciembre de 2012
35, 38, 42
Unión Europea
CHATROULETTE.TO
008946352
19 de agosto de 2012
35, 38, 42
Unión Europea
CHATROULETTE
4445843
10 de diciembre de 2013
38, 45
Estados Unidos de América
CHATROULETTE
830544291
18 de marzo de 2014
42
Brasil
CHATROULETTE
830544380
18 de marzo de 2014
35
Brasil
CHATROULETTE
830544356
18 de marzo de 2014
38
Brasil
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de enero de 2015. Según las pruebas aportadas por el Promovente, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web de pago por click (“pay-per-click”). 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el 21 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2018, el Promovente envió cartas de Cese y Desistimiento al Titular. Que a la fecha de presentación de la Solicitud, no había obtenido respuesta por parte del Titular.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas del Promovente.
Que la marca CHATROULETTE del Promovente se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha posterior a las fechas de registro de las marcas del Promovente.
Que la inclusión del dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) “.mx” en el nombre de dominio en disputa carece de relevancia para diferenciarlo de las marcas del Promovente.
II. Derechos o intereses legítimos
Que no existen pruebas que demuestren que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa o alguno que contenga un término similar a éste, ni es titular de registros de marca que protejan cualquiera de dichos términos.
Que el Promovente no le ha concedido al Titular licencia o autorización alguna para el uso de sus marcas CHATROULETTE.
III. Registro o uso de mala fe
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de mala fe.
Que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular conocía o debió haber conocido la marca CHATROULETTE del Promovente.
Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, utiliza un servicio de pago por click (“pay-per-click”), utilizando referencias que guardan relación con el Promovente y su marca CHATROULETTE.
Que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer a usuarios de Internet con ánimo de lucro, creando confusión sobre la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, el Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar en consideración algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a que la Política aplicable a este caso es una variante de la UDRP.
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por el Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones del Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Promovente ha demostrado tener derechos exclusivos sobre diversos registros de marca alrededor del mundo, incluyendo en la Unión Europea, y por consiguiente en Luxemburgo, en donde el Titular ha señalado tener su domicilio.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CHATROULETTE del Promovente.
La adición del dominio de segundo nivel “.com” y el ccTLD “.mx” al nombre de dominio en disputa no le agrega distintividad respecto a la marca CHATROULETTE del Promovente, por lo que los mismos no son relevantes en el análisis de este caso (ver Diageo p.l.c. v. John Zuccarini,Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE,Caso OMPI No. DMX2016-0030).
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Promovente afirma que no hay evidencia que indique que el Titular haya utilizado o realizado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Promovente niega que el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con el Promovente, el nombre del Titular no consta en ninguna base de datos como titular de derechos de marca sobre CHATROULETTE.
El Promovente niega haber otorgado al Titular autorización o licencia alguna para el uso de su marca CHATROULETTE.
El Titular no presentó argumentos o pruebas para controvertir las alegaciones del Promovente, ni para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa utiliza un servicio de pay-per-click, en el cual se despliegan hipervínculos con palabras o frases relacionadas con los servicios amparados por la marca CHATROULETTE del Promovente (“Webcam Chat”, “Live Chat Rooms”, “Chat Without Registration”).
En este caso, el uso de dicho servicio no constituye un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, pues los hipervínculos que se despliegan en el sitio web del Titular constituyen un uso de la marca del Promovente con fines de lucro (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.9).
Se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
El Promovente ha demostrado tener registros para amparar la marca CHATROULETTE alrededor del mundo, incluyendo en la Unión Europea, y por consiguiente en Luxemburgo, en donde el Titular ha señalado tener su domicilio. La fecha de concesión de dichos registros de marca precede a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El Promovente ha demostrado en el Anexo 10 de su Solicitud que una simple búsqueda del término “chatroulette” arroja resultados directamente relacionados con el sitio web del Promovente y los servicios amparados por la marca CHATROULETTE, incluyendo la mención del Promovente como el creador de su plataforma de Internet.
Atendiendo a la relación estrecha entre el término “Chatroulette” y el Promovente, y en vista del contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, no es posible suponer que el Titular registró dicho nombre de dominio sin conocimiento de la marca CHATROULETTE. El registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular no parece ser una coincidencia, sino una conducta llevada a cabo por el Titular a sabiendas de la presencia de la marca CHATROULETTE en el mercado, y con una intención del Titular por generar una confusión por asociación con el Promovente.
El conocimiento de una marca al momento de registrar un nombre de dominio en disputa, puede bajo determinadas circunstancias constituir una inferencia de registro de mala fe (ver RRI Financial, Inc., v. Ray Chen,Caso OMPI No. D2001-1242).
Como se señaló con anterioridad, el servicio de pay-per-click utilizado por el Titular en su sitio web no constituye un uso legítimo del nombre de dominio en disputa. Dicho servicio representa una ganancia para el Titular, que se obtiene a costa de la marca CHATROULETTE del Promovente y del reconocimiento que dicha marca tiene entre diversos usuarios de Internet.
A la luz de lo anterior, se puede concluir que además de haber creado un riesgo de confusión por asociación, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca CHATROULETTE del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Titular (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; y Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 22 de junio de 2018
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