La Promovente es Engie México, S.A. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Sánchez DeVanny Eseverri, S.C., México.
El Titular es Marcos Bourget, con domicilio en México, Distrito Federal, México, auto-representado. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Servnet Mexico. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de mayo de 2018. El 14 de mayo de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de mayo de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 17 de mayo de 2018. El Centro recibió la Solicitud en papel el 22 de mayo de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de junio de 2018. La Contestación fue presentada el 14 de junio de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru, Luis C. Schmidt y Mauricio Jalife Daher como miembros del Grupo de Expertos el día 4 de julio de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Engie México, S.A. de C.V., una sociedad mexicana dedicada a la comercialización de combustibles.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
MAXIGAS
647631
28 de marzo de 2000
35
México
MAXIGAS
651957
28 de abril de 2000
39
México
MAXIGAS (y diseño)
668619
28 de agosto de 2000
4
México
MAXIGAS
1284118
7 de mayo de 2012
4
México
MAXIGAS (y diseño)
1384249
22 de julio de 2013
39
México
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de mayo de 2010.
El Titular es Marco Antonio Bouget Pietra Santa, quien registró el nombre de dominio en disputa actuando en representación de la sociedad Gas en Administración y Servicios en Línea Permanente, S.A. DE C.V. (“Gas en Administración”).
Como consta en el Anexo 1 de la Contestación, los pagos anuales por mantener el registro del nombre de dominio en disputa fueron realizados por Gas en Administración. De acuerdo con el Anexo 2, la base de datos del Agente Registrador refleja el nombre de Gas en Administración como la organización del Titular.
Gas en Administración obtuvo las siguientes publicaciones de nombre comercial:
Nombre comercial
Número de Publicación
Fecha de Publicación
Giro
Jurisdicción
MAXX GAS
21898
16 de febrero de 2009
Venta de gas LP carburante y para consumo general
México
MAXX GAS
22152
28 de mayo de 2018
Venta, suministro y administracion de gas LP, instalacion de gas LP y mantenimiento a instalaciones de gas LP.
México 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico y similar en grado de confusión a las marcas MAXIGAS de la Promovente.
Que el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” no aportan distintividad al nombre de dominio en disputa.
II. Derechos o intereses legítimos
Que la Promovente es identificada y reconocida por la marca MAXIGAS en México. Que la Promovente y su marca MAXIGAS son conocidas en América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio.
Que en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y sus derechos sobre la marca MAXIGAS. Que debido a lo anterior la oferta de productos y servicios que hace el Titular en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, no podría ser considerada como una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Que la Promovente cuenta con derechos sobre la marca MAXIGAS, con antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Que la Promovente no ha otorgado al Titular licencia, autorización o permiso para utilizar las marcas MAXIGAS de forma alguna, ni para registrar un nombre de dominio compuesto por las mismas.
Que el Titular utiliza el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, para ofrecer los mismos productos y servicios que la Promovente. Que esto no puede ser considerado como un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa, similar a las marcas MAXIGAS, para competir directamente con la Promovente, por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa sugiere la existencia de una afiliación o asociación entre la Promovente y el Titular.
III. Registro o uso de mala fe
Que la marca de la Promovente fue registrada y adquirió reconocimiento con años de antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Que haber registrado un nombre de dominio semejante en grado de confusión a la marca de la Promovente, constituye evidencia de un registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa con la fin de crear la falsa impresión de que existe una afiliación o asociación entre la Promovente y el sitio web.
Que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web. B. Titular
El Titular alega en la Contestación lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el nombre de dominio en disputa no coincide con las marcas MAXIGAS de la Promovente. Que la Promovente no especificó la manera en la que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o semejante en grado de confusión a la marca MAXIGAS. Que el nombre de dominio en disputa no es idéntico ni semejante en grado de confusión a las marcas MAXIGAS de la Promovente.
Que la Promovente no proporcionó razonamientos para explicar por qué el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca MAXIGAS.
Que la marca MAXIGAS es descriptiva de los productos y servicios que protege. Que tanto dicha marca como el nombre de dominio en disputa se componen de elementos con distintividad débil respecto a los productos y servicios relacionados con combustibles como el gas.
Que hay coincidencias entre los signos utilizados por los comerciantes y prestadores de servicios relacionados con productos y servicios relacionados con el gas, por lo que los mismos deben tolerar la coexistencia entre signos con las mismas características.
Que Gas en Administración, la organización a la que representa el Titular, es titular de derechos relativos al nombre comercial MAXX GAS en México.
Que la Promovente y Gas en Administración han coexistido en el mercado por ocho años.
Que al publicar el nombre comercial MAXX GAS, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) consideró viable su coexistencia con la marca MAXIGAS.
II. Derechos o intereses legítimos
Que Gas en Administración cuenta con derechos exclusivos en el nombre comercial MAXX GAS.
Que Gas en Administración ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.
Que la Promovente presentó una solicitud de imposición de medidas ante el IMPI. Que a través de un funcionario designado, fue practicada una visita de inspección. Que la solicitud no prosperó en virtud de la existencia del registro del nombre comercial MAXX GAS.
Que Gas en Administración ha operado el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa por más de ocho años.
Que la Promovente tenía conocimiento de la existencia de los derechos con que cuenta Gas en Administración en relación con el nombre comercial MAXX GAS.
Que atendiendo al reconocimiento alegado por la propia Promovente, no existe la posibilidad de que un potencial consumidor confundiera a dicha Promovente con el sitio web de Gas en Administración.
Que Gas en Administración solamente comercializa gas LP, mientras que la Promovente solamente comercializa gas natural.
III. Registro o uso de mala fe
Que el nombre de dominio en disputa se registró con base en el nombre comercial MAXX GAS, así como las publicaciones que Gas en Administración ha solicitado y obtenido ante el IMPI.
Que ante el fracaso de la visita de inspección practicada por el IMPI a petición de la Promovente, ésta presentó una Solicitud ante el Centro para afectar la actividad comercial de Gas en Administración. Que esto demuestra que la Promovente ha actuado de mala fe al presentar su Solicitud.
Que la Promovente tenía conocimiento de la relación entre el Titular y Gas en Administración.
Que la Promovente no demostró que su marca fuera reconocida en México con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio a través del cual opera la Promovente es y no , por lo que no es creíble que los usuarios de Internet pudieran llegar confundir el sitio web de Gas en Administración con la Promovente o su marca.
Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado con el fin de ser vendido, alquilado o cedido a la Promovente o a un competidor de la misma.
Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado con la intención de impedir que la Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio.
Que el nombre de dominio se encuentra disponible para ser registrado, incluso por la Promovente. Que no obstante este hecho, la Promovente pretende quitarle el nombre de dominio en disputa al Titular.
Que aunque Gas en Administración y la Promovente son competidores, el nombre de dominio en disputa no fue registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
Este Grupo de Expertos considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a las similitudes entre la LDRP y la UDRP. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
El primer elemento de la Política tiene como una de sus finalidades principales el determinar si el titular de un registro de marca u otros derechos tiene suficiente interés para iniciar un procedimiento conforme a la Política y si este registro de marca u otro derecho es idéntico o similar en grado de confusión con el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el análisis del primer elemento conlleva una comparación entre el nombre de dominio en disputa y los componentes textuales de la marca de la Promovente para determinar si la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa.
En este sentido, y solamente en relación con la Política y el alcance de ésta, así como con los precedentes emitidos conforme a la misma y la interpretación que de ella hace la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, con base en la comparación que este Grupo de Expertos ha realizado entre las marcas MAXIGAS y MAXIGAS (y diseño) por un lado, cuyos registros más antiguos datan del año 2000, y por el otro lado el nombre de dominio en disputa , registrado en 2010, el Grupo de Expertos ha llegado a la conclusión de que el mencionado nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a dichas marcas.
La adición del dominio de segundo nivel “.com” y el ccTLD “.mx” al nombre de dominio en disputa es irrelevante para el análisis de este caso (ver Diageo p.l.c. v. John Zuccarini,Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE,Caso OMPI No. DMX2016-0030).
Ello, sin perjuicio de los derechos que el Titular tiene sobre los nombres comerciales MAXX GAS, cuyas publicaciones por parte del IMPI tuvieron lugar en 2009 y 2018, cuyo estudio se abordará en el análisis del segundo y tercer elementos de la Política.
Dada la naturaleza y alcance limitados de la Política, la determinación anterior no constituye un análisis de semejanza en grado de confusión aplicable a procedimientos distintos al presente caso, motivo por el cual se dejan a salvo las acciones y derechos de la Promovente y del Titular para acudir ante las instancias competentes para dirimir ésta y las demás cuestiones que se encuentran fuera del alcance de la Política, si así lo estiman pertinente. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular refutó las alegaciones de la Promovente argumentando medularmente que Gas en Administración, la organización a la que éste representa, cuenta con un interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa en virtud de que antes de recibir la notificación de la Solicitud había utilizado el mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que Gas en Administración ha sido conocida comúnmente por el referido nombre de dominio en disputa.
Dicho argumento fue sustentado bajo la premisa de que Gas en Administración obtuvo las siguientes publicaciones de nombre comercial ante el IMPI:
Nombre comercial
Número de Publicación
Fecha de Publicación
Giro
Jurisdicción
MAXX GAS
21898
16 de febrero de 2009
Venta de gas LP carburante y para consumo general
México
MAXX GAS
22152
28 de mayo de 2018
Venta, suministro y administracion de gas LP, instalacion de gas LP y mantenimiento a instalaciones de gas LP.
México
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 19 del Reglamento el Grupo de Expertos resolverá teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere relevantes, incluyendo disposiciones de derecho nacional.
Asimismo, resulta aplicable al presente caso la sección 4.15 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 donde se confirma que en determinados casos específicos tales como el hecho de que las partes compartan una misma nacionalidad o el hecho de que un concepto específico contenido en una ley nacional resulte relevante para un asunto en particular en disputa, es válido que un Grupo de Expertos atienda a principios de derecho nacional para resolver una controversia.
En estos términos, este Grupo de Expertos estima necesario atender a lo dispuesto por los artículos 105 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial de México, los cuales establecen específicamente que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro; que dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento y que dicha protección se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional, así como que la publicación de un nombre comercial producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.
En este sentido, si el Titular cuenta con dos publicaciones de nombre comercial expedidas por el IMPI para el nombre MAXX GAS en relación con un giro comercial relativo a la venta, suministro y administración de gas LP carburante y para consumo general, instalación de gas LP y mantenimiento a instalaciones de gas LP, debe estimarse que la autoridad perito en la materia de propiedad industrial en México, ha expedido dos actos administrativos válidos y vigentes que constituyen una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial MAXX GAS, por lo que este Grupo de Expertos no se encuentra en posibilidad de desconocer o ignorar la referida presunción de buena fe reconocida por el IMPI.
Bajo esta premisa lógico-jurídica, consistente en el reconocimiento de la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial MAXX GAS en favor de la empresa Gas en Administración a la que representa el Titular, puede concluirse que antes de recibir cualquier aviso de la controversia, la citada empresa, utilizó o ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de servicios.
Efectivamente, la existencia de las publicaciones de los referidos nombres comerciales constituye un derecho suficiente a los efectos de la Política, sin perjuicio de las cuestiones que se podrían derivar en el marco de un procedimiento distinto al presente caso respecto a dichos nombres comerciales de Gas en Administración a la que representa el Titular y las marcas de la Promovente (ver Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A. v. Fernando Arenas Álvarez,Caso OMPI No. D2011-2124; Fotocom Société Anonyme v. PrivateName Services Inc. / Werner A. Krachtus, motiondrive AG,Caso OMPI No. D2014-1769).
La presunción de buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial MAXX GAS por parte de la empresa Gas en Administración a la que representa el Titular, se ve reforzada por el hecho de que en opinión de este Grupo de Expertos, el término “maxxgas” por el que se conforma el nombre de dominio en disputa resulta ser un término con una distintividad reducida al evocar la idea de un gas de máximo rendimiento, por lo que no se considera que el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa se haya realizado con la intención de perturbar o afectar en forma alguna la actividad comercial de la Promovente, sino más bien, se estima que el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa es producto de la mencionada evocación y que se relaciona de forma directa con el giro comercial específico del Titular.
Asimismo, este Grupo de Expertos considera que si bien es cierto que la Promovente alegó que su marca MAXIGAS es conocida en México, América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio, también lo es que ésta fue omisa en ofrecer pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la referida marca.
Por esta razón, se estima que no existen elementos para concluir que el Titular debiera tener o haya tenido conocimiento de las marcas de la Promovente y en consecuencia, no nos encontramos frente a un registro abusivo del nombre de dominio en disputa.
De igual forma, llama la atención de este Grupo de Expertos el hecho de que las marcas registradas de la Promovente y el nombre comercial de la empresa Gas en Administración a la que representa el Titular, hayan coexistido pacíficamente en el mercado mexicano durante al menos 10 años sin que haya existido una controversia entre las partes, razón por la cual se refuerza el argumento de que existe una oferta de buena fe de servicios en relación con el nombre de dominio en disputa.
No escapa al criterio de este Grupo de Expertos el hecho de que la Promovente presentó una solicitud de imposición de medidas provisionales ante el IMPI y que dicha solicitud no prosperó en virtud de la existencia de la publicación del nombre comercial MAXX GAS identificada con el número 21898. Dicha circunstancia, únicamente confirma la aludida presunción de buena fe en la adopción y uso del referido nombre comercial por el que se encuentra conformado el nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, este Grupo de Expertos concluye que la Promovente no logró acreditar el segundo supuesto de la Política, siendo que la empresa Gas en Administración a la que representa el Titular, logró demostrar un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, al haber registrado y/o usado el mismo en relación con una oferta de buena fe de servicios. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Como hemos dejado asentado en el desarrollo de los puntos previos de debate, no es ajeno a este Grupo de Expertos que el Titular cuenta con dos publicaciones de nombre comercial expedidas por el IMPI en México, para el nombre MAXX GAS en relación con un giro comercial relativo a la venta, suministro y administración de gas LP carburante y para consumo general, instalación de gas LP y mantenimiento a instalaciones de gas LP. Lo anterior conduce a considerar que la autoridad competente en materia de propiedad industrial ha expedido dos actos administrativos válidos y vigentes, que constituyen, precisamente, una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial MAXX GAS.
Ese solo hecho sería suficiente para desestimar la posible configuración de la hipótesis del uso o registro de mala fe por parte del Titular, ya que, el efecto jurídico específico que la ley mexicana otorga a la publicación de un nombre comercial, es la de presumir la buena fe en su adopción y uso.
Y sobre ese particular, este Grupo de Expertos no encuentra ninguna evidencia en las pruebas aportadas en este procedimiento, que contradigan o destruyan dicha presunción. De hecho, respecto de lo afirmado por la Promovente en el sentido de que su marca era reconocida en México con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, no se ofreció prueba alguna que lo apoyara.
Al contrario, de las constancias que integran este procedimiento, podemos concluir que el uso que realiza el Titular del nombre de dominio en disputa persigue el propósito de ofertar sus propios productos y servicios, siendo que el nombre de dominio a través del cual opera la Promovente es y no , por lo que no es creíble que los usuarios de Internet pudieran llegar a confundirse.
Es también una evidencia que apoya la postura del Titular, el hecho de que no existe ninguna evidencia de que el nombre de dominio en disputa hubiese sido registrado con el fin de ser vendido, alquilado o cedido a la Promovente o a un competidor de la misma. Asimismo, no existe prueba alguna de que el nombre de dominio en disputa se hubiese registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente.
En consecuencia de lo dicho, no se configura el supuesto de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o se use de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Solicitud.
Kiyoshi Tsuru
Experto Presidente
Luis C. Schmidt
Experto
Mauricio Jalife Daher
Experto
Fecha: 20 de julio de 2018
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