La Promovente es Bonatti S.P.A., una compañía Italiana, representada por Abogados Erreguerena Propiedad Intelectual, S.C., México.
El Titular es Private Registration de Jacksonville, Florida, Estados Unidos de América / carmelo castillo herrera of Puerto Vallarta, Jalisco, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (el "nombre de dominio en disputa").
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) ("Registry MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Network Solutions. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de junio de 2018. El 1 de junio de 2018 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de junio de 2018, Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.1 El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 19 de junio de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Centro envió en idéntica fecha una petición de aclaración a la Promovente. La Promovente presentó una Solicitud modificada en fecha 24 de junio de 2018. El Centro recibió 31 de julio de 2018 por correo urgente, las copias físicas de la Solicitud presentada por Bonatti S.P.A..
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud modificada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de agosto de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 3 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Martín Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de septiembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa perteneciente al sector de la infraestructura energética. La Promovente es titular, entre otros, del registro de marca internacional, solicitado con el apoyo en el Protocolo al Arreglo de Madrid, número 1191015 BONATTI (y diseño) en clases 37 y 42 internacionales. En lo que se refiere al registro en la clase 37, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") le asignó el número de registro 1485833 y al correspondiente de la clase 42 se le asignó el número 1485834. Estos registros se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales. Ambos fueron solicitados el 12 de septiembre del 2013 y concedidos el 6 de octubre del 2014.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de abril de 2018. De conformidad con la Fe de Hechos aportada por la Promovente junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio Web en cual se reproducía en repetidas ocasiones la marca registrada BONATTI de la Promovente y el que se ofrecían aparentemente a la venta vehículos diversos. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en su Solicitud que:
i) Es titular de los registros de marca en México para BONATTI (y diseño) en las clases 37 y 42 internacional. La primera referida a la construcción y reparación a saber, tendido y construcción de conductos; instalación de plantas industriales; construcción de prospección y explotación de plataformas en alta mar y de torres de perforación en alta mar para la extracción de petróleo; mantenimiento de plantas petroquímicas y de petróleo; construcción de estructura para el transporte de fluidos; construcción civil e industrial.
Respecto a la clase 42, referida a los servicios de asesoramiento en materia de investigación en el ámbito de protección medio ambiental; consultoría y peritajes técnicos; investigaciones y peritajes geológicos; peritaje de yacimientos petrolíferos y control de pozos de petróleo; investigación en el ámbito de la topografía marina.
ii) BONATTI es una marca conocida en numerosos países y que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a su marca.
iii) La Promovente no ha otorgado su consentimiento o autorización al Titular para la utilización de sus marcas, careciendo el Titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
iv) El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido usado por el Titular de mala fe. El nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web alojado bajo el mismo, induciendo a error o confusión al público consumidor en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio Web. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Experto nota que la Promovente es titular, entre otros, de varios registros de marca mexicanos consistentes en BONATTI. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa, compuesto por "bonatti" y "mexico", así como por el sufijo ".mx", reproduce íntegramente los registros de la marca BONATTI de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" y el término "México" carecen de relevancia para el análisis de este elemento, existiendo así similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.
A juicio del Experto la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
En opinión del Experto, la Promovente ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la Promovente y su marca; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. A este respecto, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa está vinculado a un sitio Web que aparentemente parece hallarse vinculado con la Promovente, reproduciendo en virias ocasiones su marca BONATTI y señalando incluso como domicilio de contacto aquel de la Promovente. Ello evidencia, en opinión del Experto, la voluntad del Titular de generar una confusión por asociación a los usuarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
"i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se han registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea."
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior a los registros de marca de la Promovente, así como que la marca BONATTI exista en el mercado al menos desde hace 70 años y con presencia en diferentes mercados, permite al Experto sostener el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y su marca al momento de solicitar su registro, especialmente considerando que el mismo se compone de la marca de la Promovente junto al término "México" (el cual podría contribuir a incrementar la confusión entre los usuarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente y sus actividades, pudiendo dar a entener que el nombre de dominio de disputa identifica las actividades de la Promovente en México), así como el contenido alojado en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, referido seguidamente.
Asimismo, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota la ausencia de pruebas que acrediten la utilización del nombre de dominio por parte del Titular en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. A este respecto, las evidencias aportadas junto a la Solicitud muestran como el mismo mostraba repetidamente la marca BONATTI de la Promovente, ofreciendo aparentemente en venta vehículos diversos, lo que permite inferir que el Titular registró el nombre de disputa para perturbar la actividad comercial de la Promovente, así como para inducir a error o confusión al público consumidor respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del sitio Web y los productos o servicios publicitados en el mismo, atrayendo con ánimo de lucro a su sitio Web, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente y su marca.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose así el tercer requisito previsto en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, , sea transferido a la Promovente.
Martín Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 8 de septiembre de 2018
1 En su comunicación de 16 de junio de 2018, Registry MX confirmó a "carmelo castillo herrera" como registrante del nombre de dominio en disputa. El Experto, en el ejercicio de sus potestades, considera a "carmelo castillo herrera" el Titular en el presente procedimiento.
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