La Promovente es DJO Consumer, LLC, con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.
El Titular es Brayan Maurisio Saturnino Larios, con domicilio en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (“el nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry MX (una división de NIC Mexico) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (Una division de NIC Mexico). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de junio de 2018. El 29 de junio de 2018 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de julio de 2018 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En contestación a una petición de aclaración del Centro, la Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 5 de julio de 2018. El 13 de julio fueron recibidas las copias físicas de la Solicitud.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud (ambas referidas en lo sucesivo como “la Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de julio de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de agosto de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de agosto de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de agosto de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es DJO Consumer, LLC, una empresa dedicada a la producción de, entre otros productos, estimuladores musculares electrónicos. La Promovente es titular del siguiente registro marcario:
Marca
Número de Registro
Fecha de Inicio de Uso
Fecha de Registro
Clase y productos amparados
Jurisdicción
COMPEX
1652394
31 de diciembre de 2002
6 de julio de 2016
10
Equipo médico, a saber, estimuladores neuromusculares electrónicos.
México
El nombre de dominio en disputa , fue registrado por el Titular el 1 de septiembre de 2005. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web en el cual se ofrecen a la venta estimuladores musculares electrónicos. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente:
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que la Promovente es la titular del registro marcario COMPEX en México, que ampara “equipo médico, a saber, estimuladores neuromusculares electrónicos” en clase 10.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión a la marca COMPEX de la Promovente, desde el punto de vista gráfico y fonético, y que aquél reproduce en su totalidad dicha marca.
Que al comparar la marca COMPEX con el nombre de dominio en disputa, el público consumidor puede caer en confusión al pensar que existe asociación entre la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que no existe evidencia que muestre que el Titular ha utilizado el dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe, de productos o servicios.
Que en la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se ofrecen el mismo tipo de productos que ampara la marca registrada COMPEX, a saber, estimuladores musculares electrónicos.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con la intención de atraer de manera engañosa al público consumidor haciéndole creer que el nombre de dominio se relaciona con la Promovente y su marca registrada COMPEX.
Que al Titular del nombre de dominio en disputa no se le ha conocido como el nombre de dominio en disputa.
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular pretende causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca COMPEX de manera intencional y con mala fe, pues en dicho nombre de dominio ofrece a la venta el mismo tipo de productos que ampara dicha marca registrada.
Que en la página Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se ofrecen en venta equipos y accesorios diversos, y que en dicha página se aprecia la leyenda “ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR”.
Que si un consumidor realiza una búsqueda de la marca COMPEX realizadas en el motor de búsqueda “Google”, en relación los productos que ampara, el público encontrará el nombre de dominio en disputa y lo asociará de manera errónea con la Promovente y su marca.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que la Promovente refleje su marca COMPEX en el mismo.
Que el Titular pretende empañar el buen nombre de la Promovente con su conducta de mala fe. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el Artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a las similitudes entre la LDRP y la UDRP.
En el presente procedimiento, el Titular no presentó una contestación a la Solicitud presentada por la Promovente. Por lo anterior, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente ha probado ser la titular de un registro que ampara la marca COMPEX en relación con productos consistentes en “equipo médico, a saber, estimuladores neuromusculares electrónicos”.
El nombre de dominio en disputa, , es idéntico a la marca de la Promovente, COMPEX, dado que la reproduce en su totalidad.
La inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” y su dominio de nivel secundario (por sus siglas en inglés “sLD”) “.com”, obedece a un requisito estándar en la estructura de un nombre de dominio que atiende a razones técnicas, por lo tanto carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente ha probado ser la titular de un registro que ampara la marca COMPEX en relación con productos consistentes en “equipo médico, a saber, estimuladores neuromusculares electrónicos”.
No hay evidencia en el expediente del presente caso que indique que el Titular es o haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Promovente, el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene ofertas de venta de equipos y accesorios iguales o similares a los que ampara la marca COMPEX de la Promovente. Esta oferta de productos no puede considerarse como hecha de buena fe.
El hecho anteriormente señalado, aunado a que la página de entrada del sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene una leyenda que dice “ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR”, así como al hecho de que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca COMPEX de la Promovente, permiten inferir que el Titular no lleva a cabo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, habiendo pretendido con el mismo generar algún tipo de confusión por asociación con el Promovente y sus productos.
El Experto considera que la Promovente ha establecido, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por lo mismo, corresponde al Titular aportar evidencia o argumentos para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre éste (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270). El Titular no ha presentado pruebas que le atribuyan derecho o interés legítimo alguno o rebatan la presunción prima facie efectuada por la Promovente.
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
En opinión del Experto, la total identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca COMPEX, así como la naturaleza de los productos ofrecidos en la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa (relacionados con aquellos ofrecidos por la Promovente a través de su marca COMPEX) sugieren que el Titular conocía a la Promovente y su marca COMPEX en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, y que la conoce ahora (ver la sección 3.2.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre dominio en disputa, el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa – la oferta de productos iguales o similares a los que la Promovente coloca en el mercado – persigue generar un riesgo de confusión por asociación con la Promovente y sus actividades, según se define este término en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 y en distintas decisiones emitidas conforme a la Política y la Política UDRP, puesto que el Titular ha dado lugar a la posibilidad de que los usuarios de Internet asuman que la página Web a la que resuelve el nombre de domino en disputa está siendo operada por la Promovente o con autorización de ésta (ver, por ejemplo, SCA Capital NV, SCA Hygiene Products AB v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Diarmuid Hart, Selco,Caso OMPI No. D2018-0056). Por tanto, el registro del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca COMPEX de la Promovente, y su uso para ofrecer productos iguales o similares a los que la Promovente coloca en el mercado a través su marca COMPEX, no pueden catalogarse como conductas ejecutadas en buena fe.
La conducta del Titular encuadra en el supuesto del párrafo 1.b) iv) de la Política, en el sentido de que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web al que resuelve dicho nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca COMPEX de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; y Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 9 de septiembre de 2018
Full & Egal Universal Law Academy