El Promovente es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, con domicilio en Múnich, Alemania, representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Joaquin Valdez, con domicilio en San Luis Potosí, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (el "nombre de dominio en disputa").
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky, una división de NIC México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de junio de 2018. El 3 de julio de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de julio de 2018 Registry .MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 5 de julio de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de julio de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de julio de 2018. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 31 de julio de 2018.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de agosto de 2018, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una compañía multinacional fundada en 1916 que fabrica automóviles y motocicletas de alta gama. El Promovente cuenta con 30 plantas de producción y ensamble en 14 países y una red de distribuidores en más de 140 países, incluido México.
El Promovente tiene registrada la marca BMW alrededor del mundo. La marca BMW corresponde a las siglas de la denominación social Bayerische Motoren Werke Aktiengensenllschaft del Promovente.
En México, el Promovente es titular del registro de marca mexicano No. 416369 BMW (y Diseño), otorgado el 18 de junio de 1992. Ese registro marcario sirvió de base al procedimiento M.F. 1782/2009 (G-6) 14483 tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") y que concluyó con la declaratoria oficial de fama en México de la marca BMW y su logotipo el 14 de septiembre de 2010. Dicha declaratoria fue actualizada el 31 de agosto de 2016 por un periodo adicional de cinco años y actualmente se encuentra surtiendo efectos erga omnes en México.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 18 de junio de 2018. El sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa se muestra inactivo a la fecha de esta decisión, pero anteriormente mostraba un sitio Web en el cual se mostraba la marca BMW de la Promovente de manera prominente, ofreciendo a la venta vehículos nuevos y seminuevos de dicha marca, y en donde se anunciaba que "BMW Group construye planta en México. El estado de San Luis Potosí gana licitación". 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. La marca BMW es famosa a nivel mundial, incluyendo en México;
ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a la marca registrada y famosa BMW, excluyendo del análisis el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD") ".com", el dominio superior de carácter territorial por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" y el término "planta", en tanto no son elementos distintivos del nombre de dominio en disputa;
iii. El término descriptivo "planta", no solo no distingue al nombre de dominio en disputa sino que fomenta la confusión con la marca BMW del Promovente, haciendo creer a los usuarios que el sitio Web es operado por el Promovente;
iv. Al ingresar el nombre "Joaquin Valdez" en el motor de búsqueda Google, nada indica que el Titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni que tenga relación alguna con la marca BMW o con la planta del Promovente que se construye en San Luis Potosí;
v. Al realizar una búsqueda en la base de datos MARCANET se puede observar que el Titular carece de marcas registradas o solicitudes de marca en trámite en México que amparen el término BMW;
vi. El Titular no es distribuidor de automóviles o motocicletas BMW, como tampoco es licenciatario de la marca BMW;
vii. El Titular registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio Web que se hace pasar por un sitio oficial del Promovente, en el que se utiliza sin autorización la marca y el logotipo de BMW, así como imágenes que fueron tomadas directamente del sitio oficial del Promovente en México "";
viii. El Titular señala como dirección de contacto el domicilio de un distribuidor autorizado BMW en San Luis Potosí (llamado "BMW Caletto Motors"), quien no opera el sitio asociado al nombre de dominio en disputa;
ix. El Titular conocía la marca BMW ya que se hizo pasar por el Promovente y/o por un distribuidor del Promovente;
x. Al registrar y usar el nombre de dominio en disputa para ostentarse como el Promovente, el Titular creo un escenario de confusión y presunto fraude, lo que demuestra su mala fe en términos de la Política. B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En razón de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como "UDRP" por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"). B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para acoger la pretensión del Promovente, este debe acreditar los tres elementos de la acción siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto. C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión esencial de este requisito se limita a determinar, mediante una comparación visual o fonética, si la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, por sí sola resulta idéntica o semejante en grado de confusión con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada en el marco del presente procedimiento.
El Promovente funda su Solicitud, entre otros, en el registro de marca mexicano No. 416369, otorgado el 18 de junio de 1992, que ampara el signo BMW (y Diseño).
Al comparar la porción nominativa de la marca registrada BMW, con "bmwplanta", este Experto identifica la marca famosa del Promovente dentro del nombre de dominio en disputa.
Cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, a pesar de su coexistencia con términos descriptivos como "planta", se actualiza la semejanza en grado de confusión prevista en el artículo 1.a).i) de la Política, Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0
El reconocimiento es instantáneo al tratarse de una marca famosa y distintiva como BMW. Ver Nike, Inc. y Nike Innovate, C.V. v. Grupo Busca, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2017-0017 ("el Experto reconoce de inmediato la marca notoria [NIKE] del Promovente dentro de los nombres de dominio en disputa [ y ], lo que supone una similitud en grado de confusión para efectos del requisito en estudio").
Por ende, el Promovente ha superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
"i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
De acuerdo con las manifestaciones del Promovente, el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, en vista de que a) el Titular no es licenciatario ni distribuidor del Promovente; b) el Titular "Joaquin Valdez" no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa; c) el Titular no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios ya que el nombre de dominio en disputa está vinculado a un sitio Web que se hace pasar por un sitio oficial del Promovente, señalando incluso como domicilio de contacto el domicilio de un distribuidor autorizado del Promovente en San Luis Potosí.
Estas alegaciones no fueron refutadas por el Titular y al mismo tiempo se apoyan en documentos aportados por el Promovente.
En específico, el Promovente aporta un acta de fe de hechos notarial del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, que incluye impresiones del sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa. Dichas impresiones muestran que el referido sitio Web se hizo pasar por un portal del Promovente, lo cual impide al Titular alegar derechos o intereses legítimos conforme a la Política, ya que en opinión del Experto, no puede haber tales derechos o intereses cuando el sitio Web del Titular genera una confusión por asociación a sus visitantes.
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política. E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
"i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer ,con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea."
El Promovente acredita mediante documental pública idónea, referida previamente (apartado 4 supra), que la marca BMW ha sido declarada famosa en México por la autoridad facultada legalmente para ello.
De ello se sigue que, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular podía y debía conocer la existencia de los derechos de uso exclusivos del Promovente sobre la marca BMW.
La apropiación de una marca distintiva y famosa como BMW para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, sugiere mala fe en el ámbito de la Política. Ver ArcelorMittal SA v. Tina Campbell,Caso OMPI No. DCO2018-0005 (la marca ARCELORMITTAL es notoriamente conocida en la industrial internacional del acero, siendo por tanto inconcebible que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa sin tener conocimiento de dicha marca).
La adición del término descriptivo "planta" no hace sino reforzar la asociación del nombre de dominio en disputa con las actividades del Promovente en México, y en específico en San Luis Potosí, donde el Promovente construye precisamente la planta de la cual dio cuenta el propio sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa hasta antes de mostrarse inactivo.
En estas condiciones, el Experto juzga que el registro del nombre de dominio en disputa comporta un aprovechamiento indebido de la fama que en México tiene la marca BMW del Promovente.
Por último, el uso del nombre de dominio en disputa con relación a un sitio Web aparentemente vinculado al Promovente con el fin de generar confusión a los usuarios de Internet sobre la procedencia del mismo, no deja duda al Experto de la mala fe del Titular a la luz del artículo 1.b).iv) de la Política.
Atento a todo lo cual, el Experto concluye que, en términos de la Política, el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe, el nombre de dominio en disputa.
De esta forma se colma el supuesto del artículo 1.a).iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 21 de agosto de 2018
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