El Promovente es Juul Labs, Inc., con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Will Simon, con domicilio en Tivoli, Nueva York, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de septiembre de 2018, en formato electrónico y posteriormente en copias físicas. El 20 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de septiembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren de los señalados en la Solicitud1 . El 24 de septiembre de 2018 el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando los datos develados por Registry .MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó ante el Centro una Solicitud enmendada el 24 de septiembre de 2018. El Centro recibió por correo electrónico dos comunicaciones del Titular el 24 de septiembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de octubre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por tanto, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 24 de octubre de 2018.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de octubre de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca JUUL, la cual cuenta con registro internacional No. 1262817 en clase 34, otorgado el 30 de junio de 2015, y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1765074 en clase 34, otorgado el 19 de junio de 2017.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de julio de 2017. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa se encontraba redireccionado al sitio web “/” en el que, entre otros, se mostraba “Instagram”, “ Seguir 0 publicaciones 0 seguidores 0 seguidos” y “Aún no hay publicaciones”. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es titular de la marca registrada JUUL para amparar productos de la clase 34 internacional consistentes en: cigarrillos electrónicos; vaporizadores electrónicos para fumadores, a saber, cigarrillos electrónicos; sucedáneos del tabaco en forma de soluciones líquidas que no sean de uso médico para cigarrillos electrónicos.
Del análisis comparativo de la marca JUUL con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad entre ambos. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca registrada JUUL del Promovente, por lo que claramente induce al público consumidor a error, confusión o engaño respecto a dicha marca del Promovente, pudiendo provocar la idea de asociación cuando no existe.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no tiene registros para la marca JUUL, ni solicitudes de marca, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa. El Promovente no ha otorgado licencia o autorización algunas al Titular que le permitan hacer uso de la marca JUUL y el Titular no cuenta con licencia de uso alguna que le permita usar la marca JUUL. No existe conexión o relación alguna entre el Titular y la marca JUUL, por lo que no existe un derecho legítimo a favor del Titular.
El Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno; el Titular no usa el nombre de dominio en disputa, lo que actualiza la figura conocida como “parking”.2
Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de un nombre de dominio, se hace una declaración y se garantiza al registrador, entre otros, que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe los derechos de un tercero, que no se registra el nombre de dominio con fines ilícitos y que no se utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación aplicable. Por tanto, el Titular tiene que determinar si su registro infringe los derechos de un tercero y tendrá la carga probatoria de demostrar dichas declaraciones realizadas en el acuerdo de registro.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 18 de julio de 2017, por lo que se puede concluir que el Titular tenía pleno conocimiento acerca de la titularidad de la marca JUUL del Promovente, aunado a que el Promovente es una empresa conocida a nivel mundial, es decir, se trata de un hecho evidente y notorio.
El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en virtud que el Titular lo registró con el fin de intentar atraer intencionalmente de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe una relación con el Promovente, lo cual es falso.
La existencia de la marca registrada del Promovente, solicitada y obtenida en México, así como su registro internacional, antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dicho registro de marca y de la titularidad del mismo con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, aunado a que JUUL es una marca famosa a nivel mundial. El Titular, sin tener derecho ni legítimo interés, decidió registrar de mala fe la denominación “juul” como parte integrante y total del nombre de dominio en disputa, afectando los intereses legítimos del Promovente y causándole un grave perjuicio.
El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, por lo que de acuerdo con los criterios pronunciados por los expertos en repetidas ocasiones, esto puede considerarse como un indicio de mala fe. La tenencia pasiva de un nombre de dominio es suficiente para determinar la existencia de mala fe, según los criterios adoptados en casos similares. El hecho que el Titular mantenga el nombre de dominio en disputa inactivo es presunción que lo registró con el fin de evitar que el Promovente utilice su marca aplicándola a un nombre de dominio, y posiblemente para tratar de obtener ingresos del Promovente por la transferencia del registro del nombre de dominio en disputa.
La redirección del nombre de dominio en disputa es un acto que por su naturaleza bloquea e impide que el Promovente tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el código territorial de nivel superior correspondiente a México, e impide que realice actos de comercio legítimos derivados de dicha presencia en la red, lo cual provoca un detrimento directo en perjuicio del Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.3 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).4
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.5 A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca JUUL, la cual cuenta con registro internacional y en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca JUUL del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que no ha autorizado ni otorgado licencia al Titular para utilizar su marca JUUL, que el Titular no tiene derechos de propiedad intelectual respecto al nombre de dominio en disputa, que no existe relación alguna entre el Titular y la marca JUUL y que el Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El Promovente presentó una imagen mostrando el contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, de la que se desprende que el mismo redireccionaba al sitio web “/” (véase el apartado 4. Antecedentes de Hecho de la presente Decisión).
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.6
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe.
El Promovente se ostenta como una “empresa conocida a nivel mundial” y también alega que su marca JUUL es famosa a nivel mundial, sin que haya aportado elemento de prueba alguno que sustente su dicho. Este Experto reitera que no le corresponde buscar elementos de prueba no aportados por las partes y, como ha quedado establecido en otros casos, no resulta conveniente confiarse meramente en el pretendido tamaño o fuerza de una compañía o sus marcas.7
Ha quedado acreditado que JUUL es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca. Además, llama la atención de este Experto que el Titular, teniendo su domicilio declarado en Estados Unidos de América, país en el cual también está establecido el Promovente, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México sin que exista en el expediente algún elemento que muestre un posible vínculo del Titular con México.
Lo anterior lleva a este Experto a inferir que el Titular probablemente sabía de la existencia de la marca JUUL del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular. Aunado a lo anterior, puede considerarse como un indicio de mala fe el hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca íntegramente la marca JUUL del Promovente, sin algún otro elemento.
Para este Experto parecería lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar el portal de los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca JUUL precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca JUUL del Promovente, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de una respuesta formal resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 16 de noviembre de 2018
1 La Solicitud fue presentada contra “Privado”, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América. En su Solicitud enmendada, el Promovente reemplazó este Titular con el registrante develado por Registry .MX.
2 En la Solicitud se reproduce una imagen que muestra el contenido del sitio web al que redirecciona el nombre de dominio en disputa.
3 Los correos electrónicos que el Titular envió al Centro el 24 de septiembre de 2018, en lo conducente leen como sigue: “Please clarify exactly what you are requesting. Confirmation of my identity? I have updated my contact info with GoDaddy. Thanks, Will Simon” - “This is the first I have heard of this or received these documents. I will be in touch.”
4 En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio), “UDRP” por sus siglas en inglés, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
5 En Jones Apparel Group, Inc. v. ,Caso OMPI No. D2001-0719, se establece: “it is not this Panel’s role to perfect a poor pleading.. En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited,Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: “Mere “assertions” are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence.” Véase también Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin,Caso OMPI No. DMX2011-0035.
6 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition”).
7 En Servizi Interbancari S.p.A. v. Andrea Picaro,Caso OMPI No. D2001-0881, se establece: “the Panelist must disregard the allegation that the trademark is ‘famous throughout the world’ and is a ‘global brand’, since there is no evidence whatsoever provided of this. Mere statements made by the Complainant’s lawyers are not evidence. If the trademark is as famous as alleged and is a global brand, it would surely have been easy to provide copies of advertisements in international publications or other evidence such as annual reports to minimally substantiate this in the usual way.” En The Skin Store, Inc. v. eSkinS,Caso OMPI No. D2004-0661, se establece: “The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out.” Véase también GA Modefine S.A. c. Sparco P/L,Caso OMPI No. D2000-0419.
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