La Promovente es Papa John’s International, Inc., con domicilio en Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
El Titular es Salvador Alvarado, con domicilio en Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa y .
El Registro de los citados nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de octubre de 2018. El 1 de octubre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 3 de octubre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación, el Promovente presentó ante el Centro una enmienda a la Solicitud el 24 de octubre de 2018. El Centro recibió la Solicitud impresa el 9 de octubre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de noviembre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 22 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de noviembre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una cadena de restaurantes con servicio a domicilio, que cotiza en el mercado de valores en Estados Unidos, tiene tiendas en ese país y en México, además de otros mercados, y es patrocinadora de eventos deportivos, corporativos y de impacto social.
La Promovente es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas en México, los Estados Unidos y Canadá:
Marca
Número de registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
PAPA JOHN’S
507133
19 de octubre de 1995
42, 43
México
PAPA JOHN’S (y diseño)
1383735
18 de febrero de 1986
42
Estados Unidos
PAPA JOHN’S (y diseño)
1940948
12 de diciembre de 1995
30
Estados Unidos
PAPA JOHN’S
TMA531864
28 de agosto de 2000
30
Canadá
La Promovente también es titular de los siguientes nombres de dominio:
Nombre de dominio
Fecha de registro
29 de julio de 1995
21 de mayo de 2014
El Titular registró los nombres de dominio en disputa el 27 de septiembre de 2010 y el 9 de marzo de 2005. De acuerdo a la evidencia presentada por la Promovente, los nombres de dominio resolvían a sitios que contenían hipervínculos Pay-Per-Click (“PPC”), incluyendo enlaces a competidores de la Promovente. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente:
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o al menos similares en grado de confusión a la marca PAPA JOHN’S de la Promovente, ya que reproducen en su totalidad dicha marca.
Que la existencia del apóstrofe en la marca PAPA JOHN’S y su omisión en los nombres de dominio en disputa no es relevante para que éstos se consideren semejantes en grado de confusión a la marca de la Promovente, pues por razones técnicas, la puntuación y los espacios no se pueden incluir en dichos nombres de dominio.
Que la adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés) “.mx” y su dominio de nivel secundario (SLD, por sus siglas en inglés) “.com” no agregan distintividad a los nombres de dominio en disputa.
II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que al Titular de los nombres de dominio en disputa no se le conoce por los nombres de dominio en disputa.
Que la Promovente no ha otorgado al Titular licencia, permiso o autorización alguna que facultara al Titular para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa.
Que la página Web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa contiene hipervínculos PPC que despliegan palabras o frases relacionadas con productos y servicios que entran en competencia con los que distingue la marca PAPA JOHN’S.
Que el Titular está ofreciendo a la venta los nombres de dominio en disputa, por lo que no existe evidencia de que el Titular los utilice en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que las fechas de registro de la marca PAPA JOHN’S y del nombre de dominio de la Promovente anteceden a las fechas de registro de los nombres de dominio en disputa.
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular pretende causar confusión entre los nombres de dominio en disputa y la marca PAPA JOHN’S de la Promovente, la cual es notoriamente conocida internacionalmente.
Que el Titular conocía o debía conocer sobre la existencia de la marca PAPA JOHN’S al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, por lo que el registro de dichos nombres de dominio en disputa constituye un acto de mala fe.
Que el Titular ha creado una posible confusión en cuanto a la fuente, patrocinio y afiliación de los nombres de dominio en disputa con el fin de atraer, con fines comerciales, a usuarios de Internet al sitio Web del Titular.
Que la mala fe se evidencia por la existencia de los sitios Web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, los cuales contienen hipervínculos ligados a otros sitios Web respecto de los cuales el Titular obtiene beneficios económicos a través del esquema PPC.
Que el Titular ha incurrido en un patrón de registro y uso de mala fe de nombres de dominio que contienen marcas conocidas.
Que el Titular usa de mala fe los nombres de dominio en disputa al ofrecerlos en venta por un monto que supera los gastos erogados por su compra.
Que el Titular hizo caso omiso de las cartas de cese y desistimiento que le envió la Promovente para resolver la controversia antes del inicio de este procedimiento, lo que evidencia la mala fe del Titular.
Que el Titular estuvo involucrado anteriormente en un caso de ciberocupación, decidido conforme a la Política. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar en consideración algunas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), debido a que la Política está basada en la UDRP, y a que sus requisitos son similares.
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión
La Promovente ha demostrado contar con diversos registros que amparan la marca PAPA JOHN’S en México y otros países. Con base en la evidencia presentada por la Promovente, y el reconocimiento de que goza esta marca entre el público consumidor, es posible determinar que la marca PAPA JOHN’S es famosa.
Los nombres de dominio en disputa y son semejantes en grado de confusión a la marca PAPA JOHN’S de la Promovente, puesto que incorporan a dicha marca en su totalidad.
El hecho de que los nombres de dominio en disputa no reproduzcan el apóstrofe que contiene la marca PAPA JOHN’S de la Promovente no elimina la similitud en grado de confusión que existe entre dichos nombres de dominio en disputa y la marca PAPA JOHN’S de la Promovente, máxime que el apóstrofe no es un caracter que se pueda reproducir en los nombres de dominio “.mx”.
La adición del dominio ccTLD “.mx” y su SLD “.com” a los nombres de dominio en disputa es irrelevante para el análisis del caso (ver Diageo p.l.c. v. John Zuccarini,Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE,Caso OMPI No. DMX2016-0030).
En consecuencia, y debido a que los nombres de dominio en disputa son semejantes en grado de confusión a la marca PAPA JOHN’S de la Promovente, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente asegura que no ha autorizado al Titular el uso de la marca PAPA JOHN’S. El Titular no ha controvertido esta afirmación.
El Titular no presentó argumentos o pruebas para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Tomando en consideración la naturaleza famosa de la marca PAPA JOHN’S, la presencia de esta marca y de las tiendas que la misma distingue en el mercado Mexicano (país en donde el Titular ha declarado tener su domicilio conforme a los datos del WhoIs de los nombres de dominio en disputa), así como los contenidos e hipervínculos desplegados en la propia página Web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa, no es posible suponer que el Titular registró dicho nombre de dominio sin conocimiento de la marca PAPA JOHN’S.
La elección por parte del Titular de la marca PAPA JOHN’S como parte principal de los nombres de dominio en disputa parece no ser una coincidencia, y más bien sugiere que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa para crear la impresión de que existe una relación o conexión entre los nombres de dominio en disputa y la Promovente.
El hecho de que el Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa que comprenden en su totalidad a la marca famosa de la Promovente constituye una presunción de mala fe y de ausencia de derechos o intereses legítimos (ver, mutatis mutandis, TCF CO. LLC v. Salvador Alvarado,Caso OMPI No. DMX2013-0022).
El sitio Web al que resuelven los nombres de dominio en disputa implementa un esquema PPC, mediante el cual se despliegan en dicho sitio Web hipervínculos relacionados con competidores de la Promovente. La adopción del citado sistema PPC no constituye un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa, porque dicho esquema se aprovecha del prestigio y renombre de la marca PAPA JOHN’S con fines de lucro (ver la sección 2.9 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)). Esta conducta no puede catalogarse como un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, de conformidad con el artículo 1. c) iii de la Política.
El Titular no ha probado ser conocido por los nombres de dominio en disputa. Como se analizará más adelante, el Titular ha registrado diversos nombres de dominio que comprenden en su totalidad marcas de otras compañías que participan en la industria de los alimentos.
Por consiguiente, el segundo elemento de la Política se ha probado. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que una búsqueda del término “papa john’s” en diversos motores de búsqueda en Internet arrojan resultados referentes a la Promovente y a su marca PAPA JOHN’S.
El esquema PPC implementado por el Titular en el sitio Web al que resuelven los nombres de dominio en disputa no constituye un uso legítimo de los mismos. La adopción de dicho esquema revela que el Titular ha utilizado el nombre de dominio con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca PAPA JOHN’S de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b) iv de la Política (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; y Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que el Titular ha sido parte en otro procedimiento decidido conforme a la Política, es decir, el expediente TCF CO. LLC v. Salvador Alvarado,Caso OMPI No. DMX2013-0022, en donde el Experto ordenó la transferencia de los nombres de dominio , y , por haberse configurado los elementos de la Política.
La promovente ha presentado pruebas que establecen que el Titular también ha registrado los nombres de dominio , , y .
Lo anterior no solamente demuestra que el Titular ha desarrollado un patrón de conducta consistente en el registro de nombres de dominio a fin de impedir que un titular de derechos marcarios refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, de acuerdo con el artículo 1. b) ii de la Política (ver Arai Helmet Americas, Inc. v. Goldmark,Caso OMPI No. D2004-1028), sino que prueba que este Titular se ha especializado en la ciberocupación de marcas conocidas en la industria de los alimentos, con lo cual su conducta en el presente caso ha tenido lugar con pleno conocimiento de lo que hacía y de sus repercusiones.
La Promovente afirma, y ha proporcionado pruebas que demuestran que los nombres de dominio en disputa se han puesto a la venta en el sitio Web SEDO, en donde se solicita una oferta mínima de USD 90.00 por cada nombre de dominio en disputa. El Titular no ha controvertido esta acusación. La evidencia contenida en el expediente, y las conductas relatadas en párrafos anteriores permiten inferir que el Titular no solamente conocía la marca PAPA JOHN’S de la Promovente cuando registró los nombres de dominio en disputa, sino que los registró fundamentalmente con el fin de venderlos por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa, lo cual constituye mala fe de conformidad con el artículo 1. b) i de la Política (ver María Kodama v. Alex Lapuerta,Caso OMPI No. DES2012-0020).
Se ha probado el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de diciembre de 2018
Full & Egal Universal Law Academy