La Promovente es La Madeleine, Inc., con domicilio en Dallas, Texas, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Legarreta y Asociados, México.
El Titular es Fermín Antonio Rodríguez Ortiz, con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Arochi & Lindner, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una division de NIC Mexico). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2018. El 26 de noviembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de noviembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 28 de noviembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de diciembre de 2018. La Contestación fue presentada en fecha 19 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de enero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una cadena de panaderías y cafeterías de estilo francés, fundada en 1983 por Patrick Leon Esquerré, con sucursales en diversas ciudades de los Estados Unidos.
La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas en los Estados Unidos y México:
Marca
Número de registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
LA MADELEINE
1,614,450
18 de septiembre de 1990
42
Estados Unidos
LA MADELEINE
1070466
06 de noviembre de 2008
30
México
LA MADELEINE
1325772
31 de octubre de 2012
29
México
LA MADELEINE
1325773
31 de octubre de 2012
43
México
LA MADELEINE
1694731
15 de noviembre de 2016
30
México
LA MADELEINE Y DISEÑO
1796649
12 de septiembre de 2017
43
México
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 18 de junio de 2014.
El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web dedicado a la comercialización de materias primas, ingredientes, utensilios y demás insumos para la industria de la repostería. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o al menos similar en grado de confusión a la marca LA MADELEINE, debido a que éste reproduce en su totalidad dicha marca y a que tanto la Promovente como el Titular se encuentran ofreciendo productos relacionados con la panadería y pastelería.
Que la adición de la palabra “products” y el código “.” al final del nombre ele dominio en disputa carecen de distinción gramática, fonética, ideológica o grafica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que las fechas de registro de la marca LA MADELEINE de la Promovente anteceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no publicó en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa aviso alguno en el que se precise que no existe relación entre el Titular y la Promovente.
Que el Titular eligió intencionadamente registrar el nombre de dominio en disputa basándose en la fama de los registros marcarios de la Promovente, a efecto de generar más tráfico hacia su sitio Web y de hacer creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con la Promovente.
Que el Titular no es un distribuidor autorizado por la Promovente y que nunca ha existido relación comercial alguna entre ellos.
Que en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se ofrecen a la venta productos relacionados con panadería y pastelería que entran en competencia con los que distingue la marca LA MADELEINE.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa basándose en la fama de la marca de la Promovente, con el fin de atraer con fines de lucro usuarios de Internet al sitio Web que resulta el nombre de dominio en disputa, creando confusión en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del mismo. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular pretende causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca LA MADELEINE de la Promovente, la cual fue registrada con mucha antelación en Estados Unidos y México.
Que el Titular usa un diseño en el sitio Web al que resuelve el nombre dominio en disputa muy similar al del registro de marca que la Promovente registró en mayo de 2003. No obstante, el Experto nota que la Promovente no adjunta el certificado de registro relativo a dicho registro, ni hace referencia a los datos del mismo, tales como número de registro.1
Que la adición del término “products” al nombre de dominio en disputa no debe ser considerado por el experto como un elemento diferenciador, sino que este elemento vincula más al nombre de dominio en disputa con el Titular, ya que la Promovente es de nacionalidad extranjera, y que por lo tanto debe concluirse que el Titular tenía pleno conocimiento de los productos y servicios ofrecidos por la Promovente al momento de registrar dicho nombre de dominio en disputa.
Que el Titular conocía o debía conocer sobre la existencia de la marca LA MADELEINE al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que el registro de dicho nombre de dominio en disputa constituye un acto de mala fe.
Que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer y poner en venta productos relacionados con la panadería y la pastelería sin autorización de la Promovente, intentado atraer con fines de lucro usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web. B. Titular
En su escrito de Contestación, el Titular alega lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que el nombre de dominio en disputa no es idéntico ni semejante en grado de confusión a la marca registrada por la Promovente, especialmente porque el giro comercial de la Promovente es el de restaurantes (servicios), mientras que el Titular se dedica a la venta de productos.
Que el término “products” le permite al consumidor identificar que el sitio Web que resuelve al nombre de dominio en disputa se dedica a la venta de productos, sin que razonablemente se pueda pensar que se trata de un restaurante o que existe una asociación con los restaurantes de la Promovente.
Que la Promovente no tiene restaurantes ni presencia comercial en México, lo que reduce la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que el término “madeleine” se traduce al español como “magdalena” o “madalena”, es decir, un término no distintivo de un producto de panadería o repostería.
Que conforme al significado del término “madeleine”, el uso que hace el Titular del mismo como parte del nombre de dominio en disputa y en el contenido del sitio Web al que éste resuelve para referirse a productos de panadería y repostería, constituye un uso natural de dicho término y por lo tanto, de buena fe.
Que la falta de distintividad del término “madeleine” conforme a la Ley de la Propiedad Intelectual es el motivo por el cual el Titular no tiene y no necesita una marca registrada en México.
Que existen otras marcas registradas en México que amparan la traducción del término “madeleine” (“magdalena” o “madalena”) en relación con productos de panadería y pastelería.
Que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos, con anterioridad a hacer recibido cualquier notificación o aviso sobe una posible controversia relativa al nombre de dominio en disputa. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular no es ni se ostenta como un restaurante, y que el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no sugiere una relación o asociación con la Promovente.
Que el nombre de dominio en disputa se refiere a un término que alude al tipo de productos que el Titular comercializa de buena fe.
Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Promovente o a un competidor de la Promovente, y tampoco con el fin de impedir que la Promovente refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente.
Que la Promovente y el Titular no compiten. Que nadie que quiera visitar un restaurante de la Promovente encontrará competencia en un sitio Web que vende productos y utensilios para alta repostería. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y la doctrina recogida en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a las similitudes entre la LDRP y la UDRP. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
La Promovente ha probado ser titular en los Estados Unidos y México de registros para la marca LA MADELEINE, para amparar productos de panadería, pastelería, café y té, así como servicios de restaurantes y cafeterías, entre otros. La marca LA MADELEINE es similar en grado de confusión al nombre de dominio en disputa , dado que éste contiene a dicha marca en su totalidad.
La adición de la palabra “products” no elimina la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca LA MADELEINE de la Promovente.
La inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” y su dominio de nivel secundario (por sus siglas en inglés “sLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico en la estructura estándar de un nombre de dominio, por lo tanto, carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Este análisis de similitud en grado de confusión solamente es aplicable al estudio del presente caso conforme a la Política, considerando los alcances limitados que ésta tiene en relación con casos de ciberocupación, por lo que no resulta aplicable a procedimientos que se encuentren fuera de la esfera de dicha Política (ver Engie México, S.A. de C.V. c. Marcos Bourget,Caso OMPI No. DMX2018-0015 y Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesus Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0022).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente argumenta que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, y que no existe relación comercial entre Promovente y Titular. Estas afirmaciones no han sido controvertidas por el Titular.
La Promovente también argumenta que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, afirmando que dicho Titular realiza un uso comercial del nombre de dominio en disputa, con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca sin contar con algún registro marcario o reserva de derechos en México, haciéndole creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con la Promovente.
El Titular argumenta que antes de recibir alguna carta o aviso relacionado con la presente controversia, ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos, a saber, productos y utensilios para alta repostería.
La Promovente no ha presentado pruebas que demuestren que el Titular haya hecho un uso ilegítimo o desleal del nombre de dominio en disputa, con intención de desviar a los consumidores de manera equívoca u otros motivos que bajo la Política reflejen la ausencia de derechos o intereses legítimos.
Sin entrar al análisis de los argumentos del Titular en relación con la registrabilidad o no de la marca LA MADELEINE, el cual excede el alcance de la Política, lo cierto es que el término “madeleine” evoca la idea de la panadería y repostería francesa. La Promovente no presentó pruebas que sustenten su dicho en el sentido de que el uso que hace el Titular ha tenido la intención de desviar a los consumidores de la Promovente de manera equívoca bajo la Política. El nombre de dominio en disputa se refiere a la citada evocación y se relaciona de forma directa con el giro comercial del Titular (ver, mutatis mutandis, Engie México, S.A. de C.V. c. Marcos Bourget,Caso OMPI No. DMX2018-0015; ver también la sección 2.10 de la de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por lo expuesto, este Experto concluye que la Promovente no ha demostrado que el Titular no tenga derechos e intereses legítimos relacionados con el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.”
La Promovente no presentó evidencia que demuestre que el Titular haya registrado o usado el nombre de dominio en disputa con el fin de desviar tráfico al sitio Web al que resuelve dicho nombre de dominio en disputa a efectos de la Política.
La Política requiere que la Promovente demuestre que el Titular ha incurrido en el registro o en el uso abusivo de un nombre de dominio, lo cual, en opinión del Experto, no ha sucedido en el presente caso. Las pruebas contenidas en el expediente sugieren que el Titular usa el nombre de dominio en disputa para comercializar sus propios ingredientes y utensilios para la industria de la repostería, y no con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente. Tampoco consta en el Expediente evidenciaque permita concluir que el Titular habría registrado el nombre de dominio en disputa con la marca de la Promovente en mente y para aprovecharse de la misma (ver, mutatis mutandis, Engie México, S.A. de C.V., supra).
No se actualiza el supuesto del tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 5 de febrero de 2019
1 La Promovente argumenta que el diseño utilizado en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es similar al registro de la marca registrada por la Promovente en mayo de 2003. Debido a que la Promovente no presentó pruebas en relación con dicho registro, en uso de sus facultades, el Experto realizó una investigación y encontró en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los datos relacionados con el registro No. 793261 LA MADELEINE (y diseño), el cual fue otorgado el 28 de mayo de 2003 y cuya de vigencia terminó el 5 de mayo de 2012. Aun cuando la Promovente argumenta que el diseño utilizado en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es muy similar al registro de la marca registrada por la Promovente en mayo de 2003, el Experto considera que en este caso no existe semejanza en grado de confusión.
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