La Promovente es ArcelorMittal (SA) con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo representada por Nameshield, Francia.
El Titular es Registration Private con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) / david lopez, con domicilio en Satélite, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de diciembre de 2018. El 12 de diciembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de diciembre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 18 de diciembre de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 19 de diciembre de 2018. El Centro recibió la Solicitud impresa el 19 de diciembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de enero de 2019. El Centro recibió un correo electrónico del Titular el 18 de diciembre de 2018. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud, por tanto, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 17 de enero de 2019.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de enero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una empresa especializada en la producción de acero con presencia a nivel mundial.
La Promovente ha utilizado de manera profusa las marcas MITTAL y ARCELORMITTAL para distinguir productos de metal y servicios relacionados a la industria siderúrgica.
La Promovente, entre otros, es titular de los siguientes registros de marca mexicanos, mismos que fueron presentados con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa y se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:
Registro internacional No. 1198046 MITTAL, registrada el 5 de diciembre de 2013, en las clases 6 y 40.
Registro No. 1649809 MITTAL, presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (“IMPI”) el 5 de diciembre de 2013 y registrada el 4 de junio de 2009, en la clase 40.
Registro No. 1103535 ARCELORMITTAL, presentada ante el IMPI el 23 de noviembre de 2007 y con fecha de concesión 30 de junio de 2016, en la clase 40.
Registro No. 1649808 MITTAL, presentada ante el IMPI el 5 de diciembre de 2013 y con fecha de concesión 30 de junio de 2016, en la clase 6.
Registro No. 1103534 ARCELORMITTAL, presentada ante el IMPI el 23 de noviembre de 2007, y registrada el 4 de junio de 2009, en la clase 6.
La Promovente es titular de múltiples nombres de dominio que incluyen su marca MITTAL, incluyendo , creado el 27 de enero de 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el pasado 1 de diciembre de 2018.
El Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para direccionar a los internautas a una página web en donde reproduce, sin autorización, información e imágenes de la Promovente, y pone sus propios datos de contacto para solicitudes de cotización . 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente señala lo siguiente sobre sus propias actividades:
Que es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con representación comercial en 60 países y con instalaciones industriales en más de 19 países.
Que es el propietario de una cartera de múltiples nombres de dominio que incluyen la palabra MITTAL, tales como:
Que es titular de la marca internacional MITTAL No. 1198046, misma que es notoriamente conocida en el mercado de acero.
La Promovente señala lo siguiente sobre la identidad y actividades de El Titular:
Que el nombre de dominio objeto de disputa es muy similar a su marca MITTAL, ya que la incluye en su totalidad, siendo que la adición del término “acero” no constituye un elemento suficiente para diferenciarse, ya que se refuerza la impresión de que el nombre de dominio está relacionado con la Promovente y su actividad.
Que no tiene ninguna relación comercial con el Titular.
Que el Titular no es conocido por el nombre “Aceromittal”.
Que el sitio al que direcciona el nombre de dominio en disputa reproduce información de la Promovente, lo que puede confundir a sus clientes.
Que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de desviar tráfico del sitio web de la Promovente, y obtener un lucro a expensas de la reputación que tiene la Promovente y su marca en México. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002‑0487 1 ; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada MITTAL sobre la cual tiene derechos la Promovente. En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra “acero” no aporta un elemento de distintividad y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa, refiriéndose al término del producto al que se aplica la marca MITTAL.
Adicionalmente, los sufijos “.” son elementos necesarios para el registro de un nombre de dominio en el que se agrega la denominación correspondiente al dominio de nivel superior “comercial” y el código de país correspondiente a México.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias relevantes de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no refuta el caso prima facie de la Promovente, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 1.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005‑0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de las marcas MITTAL y ARCELORMITTAL, tanto en México como en otros países, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no cuenta con un título de marca en México que le otorgue el derecho de utilizar la denominación “aceromittal” aplicada a productos y servicios relacionados a la industria siderúrgica.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca MITTAL de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “acero mittal”.
En el sitio Web del Titular se reproduce información e imágenes de la Promovente, por lo que es válido concluir que de las constancias no se desprende que el Titular sea conocido por el nombre “acero mittal”.
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Titular, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
"(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Existen constancias de las que se desprenden que las marcas de la Promovente han sido consideradas notoriamente conocidas en diversas resoluciones dictadas en procedimientos bajo la Política y la UDRP. Se citan algunas:
Mittal Steel Technologies Limited , Mittal Steel Company NV and Arcelor SA v. Jean Frederic Serete,Caso OMPI No. D2006-1353 , , ;
Arcelormittal v. Mesotek Software Solutions Pvt. Ltd.,Caso OMPI No. D2010-2049 ;
Arcelormittal v. PrivacyP / Mr. Singh (tajgroup@), Taj Pharmaceuticals Ltd., Taj Group of Companies,Caso OMPI No. D2010-0899 , , , and ;
ArcelorMittal SA v. WhoIs Privacy Services Pty. Ltd. / 21562719 Ont Ltd,Caso OMPI No. D2011-0322 ;
ArcelorMittal SA v. Oneandone Private Registration / Darren Morgan,Caso OMPI No. D2011-0326 ;
ArcelorMittal (SA) v. BMW.XX,Caso OMPI No. D2017-2321 ;
ArcelorMittal (SA) v. Juan Carlos Vaca Garcia,Caso OMPI No. DMX2018-0016 .
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de las marcas MITTAL y ARCELORMITTAL, tanto en México como en otros países, las cuales fueron registradas en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que siendo las marcas MITTAL y ARCELORMITTAL notoriamente conocidas a nivel mundial en el mercado relevante de metal e industria siderúrgica, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca MITTAL antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente a su página web, y hacerle creer que entra a un sitio de la Promovente o relacionado con ésta, ya que reproduce información e imágenes de la Promovente, creando la apariencia visual de que se entra a un sitio de la Promovente. Asimismo, el Titular busca obtener un lucro indebido, al incluir un apartado en la página web destinado a recibir solicitudes de cotización por parte del público cibernauta. Esto es, el público, ante la errónea creencia de que se encuentra en un sitio de la Promovente, genera solicitudes de cotización dirigidas al Titular.
Asimismo el Experto considera como un elemento categórico que prueba la mala fe del Titular en la adopción del nombre de dominio en disputa, el hecho de que éste fue solicitado con posterioridad al de 1 noviembre de 2018, fecha en que el Centro resolviera transferir a la Promovente el nombre de dominio propiedad del Titular, en el caso ArcelorMittal (SA) v. Registration Private / David Lopez,Caso OMPI No. DMX2018-0024, Esto es, el Titular solicitó el nombre de dominio en disputa un mes después de haberse resuelto en su contra el procedimiento citado.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener un lucro indebido, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Febrero 19, 2019
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
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