El Promovente es Kaeser Kompressoren SE, con domicilio en Coburg, Alemania, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Anayeli Soria Hernadez, con domicilio en la Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de diciembre de 2018. El 14 de diciembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de diciembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 18 de diciembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de enero de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de enero de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 21 de enero de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una sociedad alemana dedicada a la fabricación y venta de compresores de aire.
El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas las cuales tiene registradas, entre otros, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: marca KAESER, registro No. 1567727 en clase 40, otorgado el 28 de agosto de 2015, y registro No. 1710002 en clase 7, otorgado el 5 de enero de 2017; marca KAESER COMPRESORES y diseño, registro No. 1598200 en clase 40, otorgado el 10 de diciembre de 2015, y registro No. 1710008 en clase 7, otorgado el 5 de enero de 2017; marca KAESER COMPRESSORS y diseño, registro No. 1598194 en clase 4, otorgado el 10 de diciembre de 2015, y registro No. 1710005 en clase 7, otorgado el 5 de enero de 2017; marca KAESER KOMPRESSOREN y diseño, registro No. 1600917 en clase 40, otorgado el 7 de enero de 2016, y registro No. 1712504 en clase 37, otorgado el 17 de enero de 2017 (las “Marcas”).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de marzo de 2018. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, la marca KAESER COMPRESORES y diseño, “Venta y Mantenimiento de compresores de aire KAESER”, “Venta de equipos nuevos de entrega inmediata”, “Asistencia y servicio técnico 24/7 para equipos ya en operación”, “Llama ahora y pide una cotización”, e imágenes de equipos ostentando KAESER. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente inició operaciones en 1919. Con dos plantas de producción en Alemania, el Promovente emplea a más de seis mil personas en todo el mundo y tiene oficinas regionales y socios comerciales en más de cien países. En México, el Promovente vende sus productos por medio de la persona moral que controla (así) Kaeser Compresores de México, S. de R.L. de C.V.
El Promovente también tiene presencia en redes sociales dirigidas a México, por ejemplo en Facebook tiene más de noventa mil seguidores, contenido en español y mención de la ubicación en Querétaro donde sus productos están disponibles a la venta. También participa en otras redes sociales como Twitter y LinkedIn.
El Promovente ha venido utilizando diversas marcas, incluyendo KAESER y KAESER COMPRESSORS, que amparan compresores de aire y otros productos similares. Diversos medios nacionales y extranjeros se refieren al Promovente y sus compresores de aire, siendo evidente que KAESER es una de las marcas más importantes en el sector de compresores de aire.
El núcleo del nombre de dominio en disputa se conforma por las marcas del Promovente. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a las marcas registradas KAESER y KAESER COMPRESSORS del Promovente. El nombre de dominio en disputa se compone esencialmente por la marca registrada KAESER del Promovente. La combinación de palabras “kaeser compresores” es casi idéntica a KAESER COMPRESSORS.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, pues no es conocido corrientemente por el mismo y tampoco existe ningún preparativo demostrable de que lo haya utilizado con relación a una oferta de buena fe.
El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa reproduce la marca del Promovente en la parte superior de la pantalla, con la misma tipografía, y oferta compresores, que es precisamente lo que protegen los registros de marca del Promovente y su principal producto. Al seleccionar la pestaña que dice “productos” se aprecia que se ofertan en venta productos consistentes en compresores que tienen la marca registrada del Promovente. Quien ingresa al nombre de dominio en disputa claramente puede confundirse, pues por una parte el mismo reproduce las marcas del Promovente y por la otra el contenido del sitio web ofrece en venta los productos amparados por las marcas del Promovente.
El nombre de dominio en disputa pretende crear una falsa apariencia de que el mismo y su contenido se relacionan con el Promovente, creando una falsa expectativa de que los productos que ahí se ofertan provienen del Promovente, cuando en realidad el Promovente jamás ha licenciado o autorizado el uso de su marca al Titular. Lo anterior evidencia que el Titular pretende desviar a los consumidores para obtener un beneficio comercial a raíz de la confusión generada entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del Promovente.
Al copiar íntegramente la marca del Promovente y mostrar en el sitio web una oferta de venta de compresores es lógico que el consumidor o usuario de Internet pueda caer en el error de pensar que el contenido de dicho sitio web proviene del Promovente o que éste ofrece, avala o recomienda los productos que ahí se muestran.
El Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente ni propósitos o razones legítimas para usar las marcas del Promovente en el nombre de dominio en disputa. El Titular nunca ha sido un distribuidor autorizado o licenciatario del Promovente; sin embargo, se ostenta de manera explícita con las marcas del Promovente, creando la falsa impresión de tratarse de un sitio web oficial o autorizado por el Promovente, con la evidente mala fe de hacer creer que los compresores de aire ahí ofertados los fabrica el Promovente.
El nombre de dominio en disputa se obtuvo y se utiliza de mala fe, como se vuelve evidente dado el uso y conocimiento que existe de las marcas registradas KAESER y KAESER COMPRESSORS, así como por el hecho de que el Titular lo usa para ofrecer en venta compresores, que son precisamente los productos para los que se usan tales marcas y por lo cuales el Promovente es conocido.
La marca KAESER se registró en México desde hace casi una década y se utiliza en todo el mundo con mucha anterioridad a la fecha en que el Titular decidió registrar el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
El nombre de dominio en disputa no sólo es similar en grado de confusión a la marca registrada del Promovente, sino que el contenido que se muestra en el sitio web asociado al mismo se refiere a compresores, lo que hace creer que se trata de los compresores que se identifican con la marca KAESER. Es notorio que se está lucrando con esa posible confusión, pues cualquier consumidor que ingrese al sitio web o que busque compresores marca KAESER en un explorador de Internet y vea el nombre de dominio en disputa pensará que los compresores que así se venden provienen del Promovente.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues imita a las marcas registradas del Promovente y es usado para vender el tipo de productos que ampara la marca del Promovente. Tal registro no tiene ni podría tener otra finalidad que evitar que el dueño de la marca pueda usarla como parte de un nombre de dominio, así como provocar la confusión, desviando tráfico y clientes potenciales al sitio web del Titular, haciéndoles creer que el sitio web y lo que ahí se vende proviene del Promovente. El uso no autorizado de las marcas del Promovente es para obtener ingresos a través de la desviación de tráfico de Internet hacia un sitio web que no es propiedad del Promovente, pero pretende hacer creer lo contrario, lo que es una utilización de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).1 A. Identidad o confusa similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre las Marcas, las cuales tiene registradas en México.
Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior y al código territorial “.com” y “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, el elemento figurativo de una marca generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. v. Jesús Ayala,Caso OMPI No. DMX2013-0024).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca KAESER COMPRESORES y diseño y confusamente similar a las otras Marcas, siendo el término “kaeser” el elemento nominativo central de las Marcas y del nombre de dominio en disputa.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente alega que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que no ha autorizado al Titular para usar las Marcas, que el Titular nunca ha sido distribuidor del Promovente y que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente aduce que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente o que éste ofrece, avala o recomienda los productos que ahí se ofertan ya que en el mismo se reproduce la marca del Promovente, con la misma tipografía, y se ofrecen compresores que es el principal producto del Promovente, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca del Promovente ahí mostrada ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente.2 Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que las Marcas del Promovente se encuentran registradas y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas en el nombre de dominio en disputa o el sitio web asociado al mismo.
También ha quedado comprobado que el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se usa para ofrecer en venta supuestos productos Kaeser y servicios de reparación y mantenimiento de los mismos, de donde resulta evidente que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al mismo.
Los elementos antes citados permiten presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente, sus productos y sus marcas, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por lo anterior este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 7 de Febrero de 2019
1 En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio), “UDRP” por sus siglas en inglés, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP. De igual manera, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la UDRP y resumidas en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
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