El Promovente es Snap, Inc, con domicilio en Venice, California, Estados Unidos de América, representado por Méndez + Cortés, S.C., México.
El Titular es Jorge Martinez, con domicilio en Madrid, España.1 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de marzo de 2019. El 29 de marzo de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de abril de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de abril de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de abril de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de abril de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de mayo de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente (antes denominado Snapchat, Inc.) es el propietario de la aplicación “Snapchat”, la que distribuye a través de los sistemas operativos iOS y Android.
El Promovente tiene derechos sobre la marca SNAPCHAT, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 1531023 en clase 41, otorgado el 21 de abril de 2015; registro No. 1535964 en clase 45, otorgado el 8 de mayo de 2015; registro No. 1619374 en clase 9, otorgado el 7 de marzo de 2016; registro No. 1620995 en clase 42, otorgado el 10 de marzo de 2016, entre otros.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de abril de 2016. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, lo siguiente: “NOW TRENDING: MARK ZUCKERBERG COPIA LA...”, “SNAPCHAT”, “CREAR CUENTA SNAPCHAT”, “SNAPCHAT INICIAR SESIÓN”, “DESCARGAR SNAPCHAT”, “BÚSQUEDAS PATROCINADAS”, “app para descargar apps”, “buscador de celular”, “de quien es el celular numero”, “aplicaciónes para móvil”, “aplicacion moviles”. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
La aplicación Snapchat del Promovente ha ganado un enorme prestigio y popularidad entre los usuarios de redes sociales por ser una plataforma que permite la comunicación instantánea entre usuarios, compartiendo imágenes fotográficas, videos y mensajes, identificados en la aplicación como “Snaps”. La aplicación Snapchat es descargada por los usuarios a través de la plataforma de los sistemas operativos iOS y Android. Desde su lanzamiento en 2011, la aplicación Snapchat ha sido una de las más populares aplicaciones de teléfonos inteligentes en el mundo. La aplicación Snapchat fue declarada el “inicio de más rápido crecimiento” en los premios TechCrunch Crunchies Awards 2012, y “Best Mobile Application” en los premios TechCrunch Crunchies Awards 2013. La aplicación cuenta con un número de usuarios activos diarios que ha superado los 186 millones, en tanto que en el 2017 se convirtió en una de las 10 redes sociales principales de México con 3 millones de usuarios únicos en el país.
El Promovente es titular de diversos registros marcarios para SNAPCHAT ante el IMPI, los cuales se encuentran vigentes, y es titular del nombre de dominio .
La marca SNAPCHAT es referida diariamente en los medios de comunicación y la cultura popular. Como resultado del uso generalizado de la marca SNAPCHAT y la cobertura mediática continua y no solicitada, el Promovente ha recibido un alto reconocimiento por parte de los consumidores.
El hecho de incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca. El sufijo “.” debe ser excluido del análisis ya que el mismo no puede determinar la confusión o disimilitud entre una marca y un nombre de dominio. La adición de palabras tales como “descargar” tampoco le confieren al nombre de dominio en disputa un carácter diferenciador. Un usuario al encontrar el nombre de dominio en disputa claramente relaciona el mismo con el Promovente y su marca, entendiendo que el término “descargar” es parte de la función para la obtención de la aplicación, por lo que dicho término no genera ningún elemento que permita a los usuarios evitar la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca SNAPCHAT, de tal manera que los usuarios claramente pueden identificar la marca incluida dentro del nombre de dominio en disputa, llevándolos a confusión.
Cualquiera de las circunstancias referidas en el artículo 1.c de la Política puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa. El Titular no tiene elementos para poder demostrar que hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los usuarios de manera equívoca. El Promovente no ha autorizado al Titular como licenciatario para hacer uso de sus marcas e imágenes 2, lo cual demuestra su ausencia de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Como se desprende del contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa, el Titular utiliza la marca del Promovente y hace uso de la marca, imágenes y se refiere a la aplicación propiedad del Promovente. Además, el nombre de dominio en disputa fue creado en 2016, por lo que es claro que el Titular conocía al Promovente.
El nombre de dominio en disputa, que se compone del término “descargar” junto con la marca SNAPCHAT, puede sugerir afiliación con el Promovente o que se trata de un nombre de dominio oficial del Promovente. Dicha impresión se ve acrecentada por el uso que se hace del nombre de dominio en disputa, donde se incluye la marca y el logotipo.3
El Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, sabía que estaba infringiendo derechos de terceros, en este caso los derechos de marca del Promovente. Dado el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, es claro que el Titular tuvo conocimiento de la marca SNAPCHAT al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Considerando la popularidad de SNAPCHAT como aplicación que se “descarga” de un sistema operativo, también añadió de manera dolosa el término “descargar” para atraer a usuarios de Internet a su sitio web, haciéndoles creer que existe un patrocinio o asociación por parte del Promovente para que puedan adquirir dicha aplicación a través del sitio web que se despliega bajo el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y se utiliza para desviar el tráfico de forma injustificada.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-04654 ).
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos mejor elaborados en relación con la identificación y evidencia del logotipo e imágenes del Promovente, que alega que se utilizan en el sitio web del Titular, apoyados a su vez en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los grupos de expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas5 , sin perjuicio de que los grupos de expertos deben considerar los hechos objetivos que se deriven directamente de las evidencias del caso y de las facultades de los grupos de expertos de llevar a cabo búsquedas limitadas de hechos públicos. Véase en este sentido la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca SNAPCHAT, la cual está registrada ante el IMPI.
Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca SNAPCHAT del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, anteponiendo el término “descargar”, percibiéndose que la marca del Promovente es reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición del prefijo “descargar” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca del Promovente (en el mismo sentido ArcelorMittal (SA) v. Registration Private / david lopez,Caso OMPI No. DMX2018-0039; Microsoft Corporation v. SysWebSoft S.R.L and Martin Caetano,Caso OMPI No. D2003-0528).
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular usa la marca SNAPCHAT sin autorización, y que el nombre de dominio en disputa provoca asociación por confusión con el Promovente ya que el término “descargar” es inherente a la manera de obtener la aplicación SNAPCHAT, lo que puede sugerir afiliación con el Promovente o que se trata de un nombre de dominio oficial del Promovente. El Promovente acompañó a la Solicitud impresiones del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa (véase la sección 4. de la presente Decisión), que corroboran el dicho del Promovente. Este Experto considera que dicha conducta no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Asimismo, este Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa consistente en la marca SNAPCHAT que se reproduce en su integridad junto con el término “descargar” que guarda una relación evidente con el ámbito de las aplicaciones informáticas. En este sentido, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con la marca del Promovente. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
El Promovente asevera que el Titular tenía conocimiento de la marca del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular.
Ha quedado acreditado que SNAPCHAT es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que dicha marca del Promovente y la aplicación que distingue bajo la misma son ampliamente conocidas, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca en el nombre de dominio en disputa, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dicha marca del Promovente.7
Para este Experto resulta lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar obtener la aplicación SNAPCHAT del Promovente precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca.
Los elementos antes citados y el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa dejan claro que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su substancial similitud con la marca SNAPCHAT del Promovente y la forma de obtener la aplicación que distingue bajo la misma, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativo adicional de que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en Madrid, España, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, sin que en el expediente haya elemento alguno que muestre un punto de contacto entre el Titular y México.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 24 de mayo de 2019
1 El WhoIs del nombre de dominio en disputa muestra “City: madrid”, “State: spain”, “Country: Suiza”, y un código postal correspondiente a Madrid, España.
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