La Promovente es Privalia Venta Directa, S.A., España, representada por Olague, Zúñiga & Mendoza, S.C. (OZM), México.
El Titular es Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX, una división de NIC-México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dynadot, LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de mayo de 2019. El 28 de mayo de 2019 el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de mayo de 2019 NIC-México envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de junio de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de junio de 2019.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de julio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo con información de la Solicitud y datos que el Experto ha corroborado, se tiene por acreditado que:
(a) La Promovente es una sociedad mercantil española.
(b) La Promovente es titular de los registros marcarios vigentes registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 1165788 PRIVALIA registrada el 25 de junio de 2010 en clase 42; 1204005 PRIVALIA TRAVEL registrada el 25 de febrero de 2011 en clase 39; 1370909 PRIVALIA y diseño registrada el 28 de mayo de 2013 en clase 38; 1551241 PRIVALIA y diseño registrada el 1 de julio de 2015 en clase 35; 1969089 PRIVALIA registrada el 12 de febrero de 2019 en clase 42; 1969084 PRIVALIA registrada el 12 de febrero de 2019 en clase 9; y 1969086 PRIVALIA registrada el 12 de febrero de 2019 en clase 38.
(c) La Promovente cuenta con registros marcarios en Brasil, Chile, Unión Europea, España y Estados Unidos de América.
(d) La Promovente es titular del nombre de dominio registrado desde el año 2007.
(e) En el sitio de Internet “www.” se despliega la siguiente leyenda: “P is available! Buy it now for $799.00 USD Buy It Now ESCROW.COM”. Anteriormente, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página de pago por clic.
(f) El nombre de dominio en disputa se registró el 24 de mayo de 2019. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente aduce que:
(a) Es titular de los registros marcarios y nombre de dominio , descritos líneas arriba;
(b) Es titular de diversos nombres de dominio que contienen la palabra “privalia”;
(c) Las marcas de la Promovente son notoriamente conocidas en diversos países;
(d) El nombre de dominio en disputa reproduce la palabra “privalia” y por tanto dicho nombre de dominio es idéntico a las marcas PRIVALIA de la Promovente;
(e) La palabra “privalia” también es reproducida en la denominación social de la Promovente, misma que se utiliza en el comercio para ofertar productos y servicios;
(f) La Promovente ha utilizado las marcas PRIVALIA desde el año 2009, diez años antes del registro del nombre de dominio en disputa;
(g) El Titular no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que:
- no es dueño de registros marcarios que contengan la palabra “privalia”,
- entre la Promovente y el Titular no existe relación comercial, legal o de algún otro tipo,
- el Titular no es conocido en el mercado como ; y
- el Titular no ha realizado preparativos para usar el nombre de dominio en cuestión en una oferta de buena fe.
(h) la utilización de las marcas PRIVALIA por parte del Titular es para atraer consumidores potenciales mediante engaños;
(i) el Titular ha puesto el nombre de dominio en disputa a la venta;
(j) el Titular registró el nombre de dominio de mala fe y también lo usa de mala fe, ya que conocía de antemano las marcas PRIVALIA de la Promovente;
(k) el sitio de Internet contenía diversos anuncios publicitarios de reconocidas marcas que reenvían a contenido de terceros, lo que abona en acreditar la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa;
(l) el Titular ha llevado a cabo el registro de nombres de dominio que incluyen marcas de terceros y que han sido objeto de diversos procedimientos para la reivindicación de nombres de dominio, siendo que dicho patrón de conducta hace evidente la mala fe; y
(m) la inactividad de un nombre de dominio presume la mala fe. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurran, conjuntamente, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo sobre las que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Se considera pertinente tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a que la Política es una variante de la UDRP.
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Asociación Civil c. Sergio Perez,Caso OMPI No. DMX2018-0035) A. Identidad o similitud confusa
Toda vez que la Promovente acreditó ser titular de diversos registros marcarios PRIVALIA, procede analizar si es que los referidos registros marcarios son idénticos o semejantes en grado de confusión con el nombre de dominio .
Como es de explorado derecho y se ha determinado en numerosos casos, la comparación entre las marcas y los nombres de dominio debe realizarse excluyendo los dominios de primer nivel tales como “.mx” o “.com” ya que los mismos corresponden a un requerimiento técnico del sistema (ver Groupon, Inc. v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Vashti Scalise,Caso OMPI No. D2016-2087).
De acuerdo con lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio es semejante en grado de confusión respecto de las marcas de la Promovente y por tanto se colma el supuesto del primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1. c) de la Política establece las circunstancias en virtud de las cuales el Titular puede acreditar tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Toda vez que el Titular no presentó Contestación a la Solicitud, no alegó ni demostró tener derechos o intereses legítimos.
Aunado a lo anterior, la Promovente manifestó que: i) el Titular carece de registros marcarios con la palabra “privalia”; ii) entre la Promovente y el Titular no existe relación comercial, legal o de algún otro tipo; iii) el Titular no es conocido en el mercado como ; y iv) el Titular no ha realizado preparativos para usar el nombre de dominio en cuestión en una oferta de buena fe.
En términos de lo establecido en la Política, este Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa (ver Comisión Federal de Electricidad v. contacto cfe,Caso OMPI No. DMX2018-0027 y Nutrexpa S.A. v. Louisiana´s Cola & Cacao Distributions,Caso OMPI No. D2000-1370).
Consecuentemente, el segundo elemento de la Política se ha probado. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1. b) de la Política establece las circunstancias que constituyen prueba de registro o uso de un nombre de dominio de mala fe y se analizarán las mismas a la luz de las pruebas ofrecidas por la Promovente.
Primeramente, se ha demostrado que el Titular llevó a cabo el registro –entre otros- con el fin de revender el nombre de dominio en disputa por un valor que supera los montos de mercado (artículo 1. b) i) de la Política), al desplegar la siguiente leyenda en el sitio de Internet al que direcciona el nombre de dominio en disputa: “P is available! Buy it now for $799.00 USD Buy It Now ESCROW.COM”, habiendo estado también disponible para subasta en el servicio SEDO.COM.
En línea con lo anterior, y aún y cuando no es necesario seguir analizando causales de registro y uso de mala fe, este Experto considera que el Titular –al registrar y usar el nombre de dominio en disputa impidió que la Promovente utilice legítimamente sus registros marcarios en el nombre de dominio de primer nivel “.mx” (artículo 1. b) ii) de la Política).
Igualmente, este Experto considera que el Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea (artículo 1. b) iii) de la Política). Todo ello al haber demostrado la Promovente que anteriormente el nombre de dominio en disputa resolvía a contenido de Directorios –probablemente bajo un esquema de pago por clic (“Pay per click”, PPC) que aprovechándose del error de los cibernautas generaba tráfico y ganancias ilícitas al Titular.
Por otro lado, la Promovente logró acreditar que el Titular ha estado involucrado en diversos procedimientos de reivindicación de nombres de dominio, y que ello denota un patrón de conducta recurrente.
Este Experto determina que se ha acreditado el tercer elemento de la Política (ver Papa John’s International, Inc. c. Salvador Alvarado,Caso OMPI No. DMX2018-0032). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 21 de julio de 2019
Full & Egal Universal Law Academy