La Promovente es Ford Motor Company, S.A. de C. V., México, representada por Cuesta, Llaca, Esquivel Abogados, México.
El Titular es Carlos Cantu, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de mayo de 2019. El 31 de mayo de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de junio de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de julio de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 9 de julio de 2019.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de julio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una compañía automotriz mexicana, Ford Motor Company, S.A. de C. V., que es subsidiaria y licenciataria de Ford Motor Company, especializada en fabricación y venta de automóviles y sus accesorios.
La Promovente es licenciataria autorizada por Ford Motor Company para hacer uso de los siguientes registros de marca en México, entre otros:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
FORD
409053
26 de marzo de 1992
12
México
FORD
285917
7 de abril de 1983
19
México
FORD
734083
11 de febrero de 2002
42
México
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 12 de marzo de 2019. El sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega una oferta de venta de automóviles “demo” y semi-nuevos de las marcas Ford, Hyundai, Jeep y Toyota. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que es licenciataria de los registros de la marca FORD en México, en las clases 12, 19 y 42, que protegen, entre otros, vehículos, aparatos de locomoción, servicios de venta de vehículos y sus accesorios.
Que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca FORD sobre la cual Ford Motor Company, licenciante y controladora de la Promovente, tiene derecho de uso exclusivo, para identificar productos tales como vehículos y servicios de venta de toda clase de vehículos, autopartes y sus accesorios.
Que el nombre de dominio en disputa es utilizado para ofrecer a la venta automóviles de la marca FORD, lo que induce a error y confusión a los consumidores, debido a la falsa impresión que genera el nombre de dominio en disputa y el contenido que se despliega a través del sitio Web al que éste resuelve, creando el riesgo de que los usuarios de Internet piensen que dichos nombre de dominio en disputa y sitio Web pertenecen a la Promovente o a Ford Motor Company, o están relacionados con éstas. II. Derechos o intereses legítimos
Que el Titular no tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa.
Que Ford Motor Company cuenta con la titularidad de derechos al uso exclusivo de la marca FORD y cualquier otra denominación semejante en grado de confusión a ésta.
Que la Promovente es la única licenciataria autorizada en México para hacer uso de la marca FORD.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no cuenta con licencia o autorización de uso de la marca FORD. III. Registro o uso de mala fe
Que el Titular busca hacer creer al público consumidor que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Promovente o que está relacionado con ésta.
Que el Titular intenta atraer usuarios al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, haciéndoles creer que se trata de un sitio Web de Ford Motor Company o de la Promovente, ya que al momento de ingresar a dicho sitio Web, aparece la marca FORD con su diseño, así como los vehículos que comercializa la Promovente.
Que al ingresar al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, es fácil pensar que se trata de una página directamente relacionada con Ford Motor Company o la Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes determinadas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP”, por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la Política es una variante de, y está basada en la UDRP.
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente es licenciataria autorizada y subsidiaria de Ford Motor Company para hacer uso de los registros que amparan la marca FORD en México (el país donde el Titular ha declarado tener su domicilio), incluyéndose aquellos citados en la tabla contenida en el inciso 4 de la presente Decisión.
El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca FORD, ya que dicho nombre de dominio comprende en su totalidad a la marca citada.
La adición del término “planta”, al nombre de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca FORD de la Promovente es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
De igual manera, el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, carece de relevancia a efectos del presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente niega que el Titular tenga derechos sobre el nombre de dominio en disputa, y afirma que el Titular no cuenta con licencia o autorización para hacer uso de la marca FORD o alguna otra similar.
La Promovente asegura que Ford Motor Company es titular de los derechos al uso exclusivo de la marca FORD y que la Promovente es la única licenciataria autorizada en México para hacer uso de la marca FORD.
Ninguna de estas afirmaciones ha sido desvirtuada por el Titular.
De acuerdo con la Solicitud presentada por la Promovente, el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega una oferta de venta de automóviles “demo” y semi-nuevos.
El citado sitio Web imita al sitio Web de la Promovente y su licenciante, generando la falsa apariencia de que el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es el sitio Web de la Promovente. En ese sitio Web no solamente se usan las marcas FORD, sino que el diseño (look and feel) del mismo es una copia del sitio Web de la Promovente y de Ford Motor Company. Ahí se despliegan frases como “Planta Ford Sonora” así como “Venta De Autos Seminuevos Garantizados y Vehículos Demo”.
Considerando que el término “planta”, es la designación usual para una instalación industrial, la adición de dicho término al nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión entre los usuarios de Internet, al crear la impresión de que dicho nombre de dominio controvertido está relacionado con el lugar de fabricación de los vehículos de la Promovente y/o su licenciante, particularmente con la planta FORD Sonora, cuya denominación se encuentra desplegada en el sitio Web al que resuelve el nombre de domino en disputa.
El nombre de dominio en disputa y el sitio Web al que éste resuelve crean un riesgo de confusión por asociación entre el Titular por un lado, y la Promovente y su licenciante por el otro. Los usuarios que accedan a dicho sitio Web creerán que éste es el sitio legítimo de FORD o que guarda relación con o está asociado a la Promovente, y que los automóviles que ahí se venden (supuestamente autos seminuevos garantizados por la planta FORD de Sonora y vehículos de demostración provenientes de FORD) tienen como fuente u origen al Promovente y/o su licenciante. El Titular ha creado un riesgo de confusión por asociación con la Promovente.
El uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa y de la página Web a la que éste resuelve no conforma una oferta de buena fe de productos o servicios, o un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Distintos expertos han reconocido que la marca FORD es famosa a nivel mundial (ver por ejemplo Ford Motor Company v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico,Caso OMPI No. D2018-2787; Ford Motor Company v. Jon Schwartz, Maurice Schwartz & Sons, Inc, Registration Private, Domains By Proxy,Caso OMPI No. D2018-1066; Ford Motor Company v. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD,Caso OMPI No. D2019-0043). El suscrito Experto concuerda. La incorporación de la marca famosa FORD en el nombre de dominio en disputa es motivo suficiente para establecer un registro de mala fe atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa y a las circunstancias del caso (ver Nike, Inc. v. B.B. de Boer,Caso OMPI No. D2000-1397; ver LEGO Juris A/S v. pcmaniabg, Paisiy Aleksandrov,OMPI Caso No. D2010-1965; L’Oréal v. Li Qian, Fast Hand Limited and Lisa,Caso OMPI No. D2011-0868; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Rojeen Rayaneh,Caso OMPI No. D2004-0488).
El hecho de que el Titular haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad a la marca famosa FORD y la asocia con el término “planta”, deja claro que el Titular conocía la marca FORD al registrar el nombre de dominio en disputa (ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh,Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM v. Domain Investments LLC,Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV v. Eric Starling,Caso OMPI No. D2015-0773), y que registró el nombre de dominio en disputa con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su licenciante.
El nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web al que resuelve dicho nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca FORD en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del citado sitio Web. (ver LEGO Juris A/S v. pcmaniabg, Paisiy Aleksandrov,Caso OMPI No. D2010-1965; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp,Caso OMPI No. D2018-1367; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Rojeen Rayaneh,Caso OMPI No. D2004-0488; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick,Caso OMPI No. D2014-1359).
En mérito de lo anterior, el tercer elemento de la Política se ha cumplido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 31 de julio de 2019
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