El Promovente es Compagnie Générale des Établissements Michelin, Francia, representado por Dreyfus & associés, Francia.
El Titular es Carlos Garcia, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Network Solutions. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de julio de 2019. El 17 de julio de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de julio de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de aclaración del Centro, el Promovente presentó una enmienda a la Solicitud el 29 de julio de 2019.
El Centro verificó que la Solicitud y la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .mx (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de julio de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de agosto de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de agosto de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 4 de septiembre de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente, con sede en Francia, es una empresa líder en la producción de neumáticos, que también diseña y distribuye servicios y soluciones para las necesidades móviles de sus clientes, proporcionando además servicios digitales, mapas y guías de viajes.
El Promovente tiene derechos sobre la marca MICHELIN, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 139699 en clases 12 y 35, otorgado el 18 de diciembre de 1967, registro No. 340783 en clases 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21 y 23, otorgado el 13 de enero de 1988, y registro No. 369436 en clases 40 y 62, otorgado el 8 de noviembre de 1989, entre otros. El Promovente también tiene derechos sobre la marca MICHELIN y diseño, la cual tiene registrada ante el IMPI bajo el registro No. 830948 en clase 3, otorgado el 19 de abril de 2004.
El Promovente aparece como registrante de los siguientes nombres de dominio: creado el 1 de diciembre de 1993, y creado el 6 de junio de 2002.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de junio de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, entre otros, mostraba (i) antes de la presentación de la Solicitud: un logotipo1 seguido de “MICHELIN”, “Inicio vehículos Como comprar Contacto”, “Promociones”, “MICHELIN® TE REEMBOLSA 100% DE TU COMPRA*”, un logotipo seguido de MICHELIN, “MICHELIN EN MÉXICO”, la imagen parcial de un neumático ostentando “MICHELIN”; (ii) a la presentación de la Solicitud: “Plantillas W”, “Parecería que este dominio aún no está conectado a una página web. ¿Este es tu dominio? Conéctalo a tu sitio Wix en unos pocos y fáciles pasos”. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente está presente en 170 países y opera 68 instalaciones de producción en 17 países que en conjunto produjeron 187 millones de neumáticos en 2016. El Promovente opera en México desde hace más de 20 años, con sede en la ciudad de Querétaro, incluyendo un departamento dedicado a la producción de neumáticos para automóviles y camiones. Como parte de sus operaciones, el Promovente comercializa en México neumáticos para automóviles y camiones, minería, infraestructura, maquinaria agrícola y vehículos recreativos.
El Promovente es titular de numerosos registros de la marca MICHELIN en todo el mundo, para múltiples productos y servicios abarcando la mayoría de las clases de la clasificación de Niza. El Promovente también es titular de nombres de dominio que reflejan su marca y que utiliza para la promoción de sus productos y servicios. La denominación social del Promovente en diversos países incluye la palabra Michelin (por ejemplo, en México, Industrias Michelin, S.A. de C.V.). El nombre comercial por el que se conoce al Promovente es Michelin.
El nombre de dominio en disputa remitía a un sitio web que ofrecía descuentos en la compra de cualquier vehículo. Dicho sitio web suplantaba la identidad del Promovente y reproducía su marca y logotipo. El Promovente contactó a Wix (plataforma para el desarrollo web basada en la nube), requiriendo el bloqueo del acceso al sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa y la eliminación de su contenido. Tras el envío de esa petición, Wix eliminó el contenido de dicho sitio web, y el nombre de dominio en disputa actualmente remite a un sitio web inactivo que muestra la correspondiente publicidad del prestador de servicios.
Las investigaciones realizadas por el Promovente han revelado que los servidores de correo electrónico se han configurado en el nombre de dominio en disputa, lo que conlleva el riesgo de phishing. Esas cuentas suplantaban al Promovente y reproducían su marca, lo que evidencia que el Titular está involucrado en un esquema de phishing.
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN del Promovente, la cual ha sido considerada como notoria o renombrada en diversos casos. La incorporación de una marca notoria en su totalidad puede ser suficiente para establecer que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca del Promovente. El nombre de dominio en disputa reproduce por completo la marca y el nombre comercial MICHELIN asociado con el término genérico “ventas”, lo que no es suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión.
El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, por cuanto el Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, no ha adquirido derechos de marcas de productos o de servicios bajo dicha denominación y el uso que hace es comercial con intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. El Titular no está relacionado con el Promovente ni ha sido autorizado por éste para usar y registrar sus marcas, o para realizar el registro de cualquier nombre de dominio que las incorpore. A falta de una licencia o permiso del Promovente para utilizar marcas ampliamente conocidas, no se puede reclamar un uso de buena fe o legítimo del nombre de dominio en disputa.
El Titular no demostró uso, o preparaciones demostrables para usar, el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buene fe de bienes o servicios. El nombre de dominio en disputa remitía anteriormente a una página web que ofrecía descuentos en la compra de cualquier vehículo y comprendía facilidades de pago para tales compras, suplantando la identidad del Promovente y reproduciendo su marca y logotipo.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.
El Promovente es muy conocido en todo el mundo, incluido México. Dado que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN del Promovente, no se puede deducir que el Titular no conociera al Promovente y sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputa. Además, en vista del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, no hay duda de que el Titular tenía en mente al Promovente, su marca y actividades en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Una búsqueda rápida de la marca MICHELIN habría revelado al Titular la existencia del Promovente y su marca. Una simple búsqueda a través de Google o cualquier otro motor de búsqueda utilizando la palabra clave “michelin” muestra que todos los primeros resultados se refieren a productos o noticias sobre el Promovente.
Anteriormente, el nombre de dominio en disputa remitía a una página web que ofrecía descuentos y suplantaba la identidad del Promovente y reproducía su marca y logotipo, de lo que se desprende que el Titular intenta beneficiarse de la reputación de las marcas del Promovente. No obstante que el nombre de dominio en disputa está actualmente inactivo, ese estado de inactividad no significa que el nombre de dominio en disputa se use de buena fe. La retención pasiva no excluye la mala fe. La reproducción de marcas renombradas en un nombre de dominio para atraer a usuarios de Internet a un sitio web inactivo no puede considerarse como uso legítimo o de buena fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).2 A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas MICHELIN y MICHELIN y diseño, las cuales están registradas en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MICHELIN del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, anteponiendo el término “ventas”, percibiéndose que la marca del Promovente es reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición del prefijo “ventas” sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca del Promovente (en el mismo sentido Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Yalina Hortensia Zaldivar Vega,Caso OMPI No. DMX2018-0023, y Arcelormittal (SA) v. Manuel Lopez, Manuel Lopez Cantu,Caso OMPI No. D2019-0604).
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente asevera que el Titular usa la marca MICHELIN sin autorización, que no es conocido por el nombre “michelin”, que no está relacionado de forma alguna con el Promovente y que, si bien el nombre de dominio en disputa resuelve ahora a un sitio web inactivo, anteriormente dicho sitio web estaba activo y mostraba su marca MICHELIN y su logotipo. El Promovente acompañó a la Solicitud impresiones del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa (véase la sección 4. de la presente Decisión) que corroboran su dicho. Además, la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación con el Promovente y su marca (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que MICHELIN y MICHELIN y diseño son marcas registradas y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que dichas marcas del Promovente son ampliamente conocidas, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y sus marcas.4 El conocimiento previo de las marcas del Promovente no fue refutado por el Titular.
Los elementos antes citados y el anterior contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa dejan claro que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su substancial similitud con las marcas del Promovente, lo que aunado al hecho de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas en el nombre de dominio en disputa ni en el sitio web asociado al mismo, llevan a este Experto a determinar la presencia de mala en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. El hecho de que el nombre de dominio en disputa resuelva ahora a un sitio web inactivo no es obstáculo para establecer mala fe de parte del Titular.5
Además, este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativo adicional de que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 21 de septiembre de 2019
1 Este Experto nota que dicho logotipo es sumamente similar al que aparece en la marca MICHELIN y diseño del Promovente.
2 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
4 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante”. En el mismo sentido ArcelorMittal (SA) c. Registration Private / david lopez,Caso OMPI No. DMX2018-0039.
5 En Comisión Federal de Electricidad v. contacto cfe,Caso OMPI No. DMX2018-0027, se estableció: “la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide concluir respecto de la mala fe del Titular”. Véase también Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Yalina Hortensia Zaldivar Vega,Caso OMPI No. DMX2018-0023, y la sección 3.3 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
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