La Promovente es Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V., México, representada por CAYAD, S.C., México.
El Titular es Jonnathan Humberto Navas Rangel, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de agosto de 2019. El 21 de agosto de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de agosto de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de septiembre de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de septiembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Promovente:
1) Ser un Grupo Hotelero Mexicano operando desde 1973. Actualmente opera cinco hoteles: Playa Grande, Solmar, Grand Solmar, The Ridge y Quinta del Sol, sumando más de mil habitaciones.
2) Actualmente se encuentra desarrollando un sexto hotel en Rancho San Lucas e incursionando en el negocio de desarrollos inmobiliarios, específicamente en el desarrollo de un hotel Master Plan, con Club de Golf y conjunto residencial en Los Cabos.
3) El Hotel Solmar, fue construido por el señor Ramón Luis Bulnes Molleda y comenzó en junio de 1973 con 75 habitaciones. Para septiembre de 1983, bajo el nombre Solmar se expande otros sectores de turismo creando empresas para la prestación del servicio de auto rentas, restaurantes externos y flotas de pesca deportivas.
4) En 1996, construye un nuevo desarrollo denominado “Hotel Playa Grande Resort and Grand Spa” y en el año 2000 construye un hotel categoría Business Class en el Centro de Cabo San Lucas y opera el hotel denominado “Hotel Quinta del Sol by Solmar”. Para el 2010 ordena la demolición del Hotel Solmar y construye el Hotel “Grand Solmar Land’s End” con un total de 246 habitaciones.
5) Es titular en México de los registros de marca 1149459, SOLMAR y diseño, 1149458 SOLMAR RESORT y diseño, 1106527 GRAND SOLMAR LAND’S END y diseño. Los dos primeros fueron solicitados el 20 de noviembre del 2009 y registrados el 19 de marzo de 2010, y el tercero fue solicitado el 27 de mayo del 2009 y registrado el 17 de junio de 2009, todos en la clase 43 internacional.
6) Es titular de diversos nombres de dominio como , , , , .
El nombre de dominio en disputa se registró el 20 de febrero del 2018. El nombre de dominio en disputa actualmente se encuentra inactivo y de acuerdo a las evidencias que obran en el expediente, ha sido utilizado para enviar correos electrónicos fraudulentos a los clientes y socios de la Promovente. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente sostienen en sus alegaciones que:
1) Es titular de los registros de marca SOLMAR y diseño, SOLMAR RESORT y diseño, GRAND SOLMAR LAND’S END y diseño señalados en el inciso 4. en la presente decisión, en la clase 43 internacional, para distinguir hotel y restaurante. Como se indicó líneas arriba, los dos primeros registros se solicitaron el 20 de noviembre del 2009 y el tercero el 27 de mayo del 2009 ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y actualmente se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales.
2) Que no ha otorgado autorización o consentimiento alguno al Titular para utilizar las marcas de su propiedad en el nombre de dominio en disputa y sostiene que la Titular, no tiene intereses o derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni cuenta con un registro de marca o título sobre la denominación “Solmar”.
3) Que el nombre de dominio en disputa busca hacer creer al público consumidor que haya alguna relación con la Promovente al incorporar su marca sin autorización en el nombre de dominio en disputa.
4) Que el Titular emplea el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos fraudulentos, desde las cuentas de correo electrónico asociadas al nombre de dominio en disputa, a los clientes y socios de la Promovente, confundiéndolos y engañándolos respecto del origen de dichos correos y avisos, causando gran confusión a los clientes de la Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la parte denominativa de la marca SOLMAR RESORT y diseño lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación “Solmar Resort” amparada por los registros de marca de la Promovente. El nombre de dominio en disputa también es confusamente similar a la marca SOLMAR y diseño también propiedad de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.” es requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, el Experto nota que el mismo actualmente se encuentra inactivo, toda vez que aparece en la página la leyenda “this account has been suspended”. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia presentada por la Promovente, el nombre de dominio en disputa ha sido aparentemente utilizado como correo electrónico asociado con el nombre de dominio en disputa, toda vez que el Titular envía correos estafa –y/o “phishing” desde la cuenta de correo electrónico, asociada al nombre de dominio en disputa, a clientes de la Promovente utilizando y reproduciendo marcas registradas de la que es titular la Promovente, sin contar con autorización o licencia otorgada por la misma.
Para ese efecto exhibe evidencia (Anexos 11 y 12 de la Solicitud) que muestran un archivo que contiene un correo electrónico enviado a un cliente de la Promovente de fecha 26 de marzo del 2019, utilizando la cuenta de correo electrónico asociada al nombre de dominio en disputa, enviado desde la cuenta de correo electrónico “[...]@” y firmado por una persona desconocida.
Circunstancias similares se aprecian del Anexo 12 de la Solicitud que muestra un archivo que contiene un correo electrónico enviado a un cliente de la Promovente con fecha 18 de abril del 2018, enviado desde el mismo correo electrónico “[...]@” relacionado al nombre de dominio en disputa y de la que se aprecia la reproducción indebida de la marca registrada GRAND SOLMAR LAND’S END y diseño de la que es titular la Promovente y que utiliza como firma del correo referido (imagen de firma en la parte inferior del correo electrónico).
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, permite suponer que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de las marcas de la Promovente al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, lo cual sucedió el 20 de febrero del 2018 y con las conductas fraudulentas señaladas por la Promovente, lo hizo con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio de sus marcas y engañar al público consumidor, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de las marcas de la Promovente y la composición del nombre de dominio en diputa, así como el que la marca SOLMAR RESORT y diseño existiera desde el 2009 bajo el amparo de los registros mencionados pero utilizándose desde 1973, esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en el mercado, acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la marca de la Promovente.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que ante la ausencia de contestación por parte del Titular y la manifestación de la Promovente consistente en el vínculo entre las direcciones de correo electrónico usadas por el Titular con el nombre de dominio en disputa, el mismo se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
El Titular, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 11 de octubre de 2019
Full & Egal Universal Law Academy