Los Promoventes son Ternium México S.A. de C.V. (“Promovente#1”), México e Hylsa S.A. de C.V. (“Promovente#2”), México, representados por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados, Argentina.
Los Titulares son " (“Titular#1”), México y Alejandro Hernandez (“Titular#2”), México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de octubre de 2019. El 17 de octubre de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de octubre de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Titulares son aquellos que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a los Titulares, dando comienzo al procedimiento el 12 de noviembre de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de diciembre de 2019. Los Titulares no contestaron a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a los Titulares su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 11 de diciembre de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de HechoEl Promovente#1 es una sociedad mexicana parte de Ternium S.A., compañía organizada en Luxemburgo (“Ternium”). El Promovente#2 es una subsidiaria mexicana del Promovente#1.
El Promovente#1 tiene derechos sobre la marca HYLSA, la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 140323 en clases 6 13, otorgado el 1 de enero de 1968, registro No. 259401 en clases 6, 7, 9, 14 y 16, otorgado el 29 de mayo de 1981, y registro No. 260821 en clases 40 y 62, otorgado el 16 de junio de 1981, entre otros. El Promovente#1 también tiene derechos sobre la marca HYLSA y diseño, la cual está registrada ante el IMPI bajo el registro No. 872825 en clase 6, otorgado el 23 de marzo de 2005. Así mismo el Promovente#1 tiene derechos sobre el nombre comercial HYLSA S.A., el cual está registrado ante el IMPI bajo el registro No. 17297 en clases 42 y 75, otorgado el 17 de septiembre de 1982.
El Titular#1 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa
De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
Los alegatos de los Promoventes se pueden resumir como sigue.
Ternium es una compañía líder que fabrica y procesa una amplia gama de productos de acero, siendo el principal productor de acero plano de América Latina con una capacidad de producción anual de acero bruto de 12.4 millones de toneladas. Posee una red mundial integrada con operaciones industriales en América, con 17 centros de producción en distintos países como Estados Unidos de América, México, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala, en los que emplea 21,300 personas. Desde el 11 de febrero de 2006, las acciones de Ternium cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
En México, el Promovente#1 posee 8 plantas industriales, 11 centros de distribución, explotaciones mineras, y ofrece una amplia gama de productos de acero. Las explotaciones de desarrollo minero están ubicadas en Colima, Jalisco y Michoacán. En ellos se encuentran Las Encinas y Peña Colorada, donde se obtiene y aprovecha el mineral de hierro. La página web oficial de Ternium posee una sección especial para México donde se provee información detallada sobre la compañía en México.
El Promovente#2 fue creado en 1943. Las plantas principales fueron establecidas en Monterrey, Nuevo Leon y Xoxtla, Puebla. El Promovente#2 fue adquirido por el grupo ítalo-argentino Techint en el año 2005 y pasó a formar parte del grupo Ternium. El Promovente#2 continuó manteniendo su importancia y reputación, siendo reconocido principalmente por la producción de varillas de acero. La página web oficial de Ternium posee un apartado especial para ese producto.
HYLSA constituye un término de fantasía que proviene de la conjunción de las primeras letras de los términos Hojalata y Lámina S.A. HYLSA constituye un término distintivo utilizado y reconocido en el mercado mexicano e internacional desde hace ya más de setenta años. No existe término idéntico en español o inglés que posea significado alguno.
HYLSA y los productos y servicios asociados con dicho nombre y marca son reconocidos, promocionados y publicitados en todo el mundo a través de diferentes formas o medios de comunicación. Como consecuencia de su uso continuo y prolongado, ventas, promociones y exposición internacional, los Promoventes han adquirido una reputación sustancial en relación con la marca y nombre comercial HYLSA.
Ternium posee varios nombres de dominio de nivel superior genérico (“gTLD”) y geográfico (“ccTLD”), los cuales contienen los términos “Ternium” y/o “Hylsa”, entre otros:
Los Promoventes han recuperado recientemente los nombres de dominio
Caso OMPI No. DMX2019-0010),
Caso OMPI No. DMX2019-0018),
Caso OMPI No. D2019-1315) e
Caso OMPI No. D2019-1479), lo que demuestra que Ternium es víctima de numerosos casos de ciberocupación por parte de terceros que se hacen pasar por Ternium.
El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
Los nombres de dominio en disputa incorporan la marca y el nombre comercial HYLSA. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o marcadamente similares, hasta el punto de crear confusión, respecto de HYLSA, la que constituye el vocablo principal o se destaca con fuerza característica por sobre los términos “division” y “mexico”, los cuales carecen de carácter distintivo.
Los Titulares no tienen ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa. Ternium no tiene relación o asociación alguna con los Titulares, ni ha autorizado, directa o indirectamente, a los Titulares a utilizar su marca o nombre comercial, ni tampoco ha autorizado a los Titulares a utilizar HYLSA como parte integrante de los nombres de dominio en disputa, y los Titulares no son, ni han sido conocidos comúnmente por los nombres de dominio en disputa. Cualquier uso sin autorización que los Titulares hagan de las marcas o nombres comerciales de los Promoventes, o de cualquier término que fuese idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, es ilegítimo e infringe los derechos de propiedad intelectual de los Promoventes. Los resultados de búsquedas realizadas en Google y Wikipedia de “Ternium Hylsa” únicamente hacen referencia a los Promoventes.
Los Titulares no están utilizando y no han demostrado un interés en utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Los nombres de dominio en disputa generan confusión en los usuarios de Internet, quienes automáticamente los asocian o podrían asociar con los Promoventes.
Los Titulares no están haciendo un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. Los Titulares están haciendo uso de los nombres de dominio en disputa con el objeto de vender productos haciéndose pasar por los Promoventes, lo que no es un uso leal ni una práctica legítima. Los Titulares han utilizado los nombres de dominio en disputa para crear un sitio web fraudulento a través del cual se hacen pasar por los Promoventes, ofreciendo a la venta productos y emitiendo falsos presupuestos en nombre de los Promoventes, engañando de esta forma a los usuarios de Internet y obteniendo asimismo de ellos información personal y dinero ilícitamente.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe. Los Titulares registraron los nombres de dominio en disputa sin autorización de los Promoventes, más de cincuenta años después del registro de la marca HYLSA.
Los Titulares registraron los nombres de dominio en disputa conociendo a los Promoventes para engañar a usuarios de Internet. Dado el reconocimiento y distinción de la marca HYLSA y la similitud de cada nombre de dominio en disputa con dicha marca, resulta probable que los usuarios de Internet ingresen al sitio web asociado a los nombres de dominio en disputa y lo asocien con los Promoventes. En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
Los Titulares han hecho uso de imágenes, dibujos, esquemas y otras ilustraciones pertenecientes a Ternium tanto en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
La creación de una página web y casilla de correo electrónico utilizando la marca y nombre comercial de los Promoventes, la utilización de imágenes, ilustraciones u otros elementos gráficos de los Promoventes, la consignación del domicilio de una de las plantas de explotación minera de los Promoventes para hacer referencia a la ubicación, y la reiteración de sus conductas infractoras, demuestra que los Titulares obraron con mala fe y con la intención de asimilarse lo más posible a los Promoventes a efecto de obtener ilícitamente ventajas o beneficios económicos.
Los Titulares están involucrados en ciberocupación, esto es, el registro de mala fe de un nombre de dominio que contiene una marca notoria ajena con el objeto de lucrar u obtener un beneficio económico ilícito a través de éste. Dada la similitud del contenido del sitio web de “www.hylsadivision.com” (materia del Caso Ternium México S.A. De C.V. and Hylsa S.A. De C.V. v. Jose Luis Fernandez Mendoza, supra) con el asociado al del nombre de dominio en disputa
La página web infractora comenzó siendo “www. hylsadivision.com” donde se consignaba como casilla de correo electrónico de contacto “[...]@hylsamexico.com”. Más tarde, encontrándose en proceso los reclamos por los nombres de dominio
Considerando lo anterior, el presente caso califica como de ciberocupación y evidencia que los Titulares conocían a los Promoventes, su reputación, sus marcas y nombre comercial, y utilizaron las mismas para aludir a los Promoventes. Lo anterior demuestra que la intención de los Titulares fue registrar como nombres de dominio la marca exacta de los Promoventes, y obtener ventajas a partir de su explotación de mala fe.
La imprecisión y omisión del nombre y apellido del Titular#1 (mediante el establecimiento de dos comas) al momento del registro, constituyen una violación de los términos y condiciones del Agente Registrador así como también una evidencia de la clara intención del Titular de ocultar su identidad por razones que se consideran vinculadas a la ilicitud de su actuar. En cuanto al nombre de dominio en disputa
Los Promoventes solicitan que los nombres de dominio en disputa sean transferidos al Promovente#1.
B. TitularesLos Titulares no contestaron a las alegaciones de los Promoventes.
6. Debate y conclusionesLa Solicitud fue presentada por 2 Promoventes. Si bien la Política utiliza el término “promovente” en singular, no impide que una solicitud sea presentada conjuntamente por varias personas. Este Experto considera que es apropiado tener tanto al Promovente#1 como al Promovente#2 como Promoventes en este procedimiento, ya que ambos pertenecen al mismo grupo de interés y han mostrado una afectación común y similar por parte de los Titulares (véase la sección 4.11.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición2 (“Sinopsis de la OMPI 3.0”)).
Respecto a haber 2 Titulares, este Experto considera que los Promoventes han establecido que los nombres de dominio en disputa parecen estar bajo control común y que es justo, equitativo y eficiente tener a ambos Titulares en este único procedimiento administrativo (véase la sección 4.11.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0).
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones los Promoventes tienen que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que alguno de los Promoventes tiene derechos; (ii) los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte de los Titulares da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para los Promoventes. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,
Caso OMPI No. D2003-0465).
El Promovente#1 acreditó tener derechos sobre las marcas HYLSA e HYLSA y diseño, las cuales están registradas ante el IMPI.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca HYLSA del Promovente#1. Cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida en cada caso de un término común (“division” y “mexico”, respectivamente), percibiéndose que dicha marca es el elemento dominante y claramente reconocible en los nombres de dominio en disputa, y sin que la adición de tales sufijos sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre cada nombre de dominio en disputa y dicha marca.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLos Promoventes afirman que los Titulares no disponen de ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa.
Los Promoventes alegan que no han autorizado a los Titulares a usar HYLSA de modo alguno, que no existe relación alguna con los Titulares, que los Titulares no son comúnmente conocidos por los nombres de dominio en disputa, y que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de los Titulares. En base a lo anterior, los Promoventes han acreditado prima facie que los Titulares carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que los Titulares lo hayan refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala feLos Promoventes aducen que los Titulares registraron y han utilizado los nombres de dominio en disputa de mala fe, sin que estos lo hayan rebatido.
De las pruebas aportadas por los Promoventes se desprende que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa
Queda claro que el nombre de dominio en disputa
Por otra parte, los Promoventes acreditaron el contenido y evolución del sitio web “www.hylsadivision.com” (materia del Caso Ternium México S.A. De C.V. and Hylsa S.A. De C.V. v. Jose Luis Fernandez Mendoza, supra), sumamente similar al contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativa en el presente caso de que los Titulares no tienen interés en los nombres de dominio en disputa o bien carecen de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 28 de diciembre de 2019
1 Este Experto nota que dicho logotipo es sumamente similar al que aparece en la marca HYLSA y diseño antes citada.
2 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”) y a decisiones rendidas bajo la UDRP.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
4 Véase el artículo 1.b.iv de la Política. Véase Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,
Caso OMPI No. D2010-1637: “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website […] The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith”. Véase también Arkema France v. Aaron Blaine,
Caso OMPI No. D2015-0502: “the disputed domain name has been registered and, for a certain period of time, was being used to copy and mirror a website of the Complainant's subsidiary […] This is evidence of bad faith”.
5 Véase Schaerer AG v. matts, marks,
Caso OMPI No. D2016-1909: “the lack of an active website associated to the disputed domain name does not prevent a finding of bad faith. The use of the disputed domain name as an email address for the deceitful obtention of a payment by trying to impersonate Complainant by using a domain name confusingly similar to Complainant’s trademark is enough evidence of bad faith”. En el mismo sentido The Coca-Cola Company v. Telex Departments / PrivacyProtect.org,
Caso OMPI No. D2013-1869.
6 Véase el artículo 1.b.ii de la Política, el párrafo 4.b(ii) de la UDRP y la sección 3.1.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.