La Promovente es Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A.P.I. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner, S.C., México.
La Titular es Idah ldah, Indonesia.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador es Key-Systems GmbH.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de marzo de 2020. El 30 de marzo de 2020 el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de abril de 2020 el Registro envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Atento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de abril de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de mayo de 2020. La Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de mayo de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de mayo de 2020, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con la regla supletoria del artículo 13.A del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto la Promovente como la Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente opera una cadena de farmacias en México que cuenta con más de 1.600 establecimientos.1
La Promovente tiene registradas en México, entre otras, las siguientes marcas:
FARMACIAS DEL AHORRO (marca nominativa), Registro No. 1193692, otorgado el 8 de diciembre de 2010, en la clase 35 internacional con respecto a “servicios prestados en almacenes de ventas al mayoreo, menudeo, venta libre particularmente de medicamentos, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, material para curas, desinfectantes, alimentos para bebés, leche en polvo para bebé, pañales desechables, papel higiénico, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, artículos ortopédicos, perfumería, cosméticos, jabones, champús, maquinillas de afeitar, cortaúñas, tijeras, insecticidas, material de sutura, microscopios, termómetros, probetas, ópticos, pañuelos desechables, cepillos dentales, peines, esponjas de tocador, pantimedias, medias, dulcería, café, cereales, tabaquería, rollos fotográficos, artículos de regalos.”
A FARMACIAS DEL AHORRO Y DISEÑO (marca mixta), Registro No. 1188047, otorgado el 8 de noviembre de 2010, en la clase 35 internacional con respecto a “servicios de comercialización en general de productos para terceros (intermediario comercial), servicios de venta al mayoreo o menudeo, venta libre particularmente de medicamentos, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, pañales desechables, papel higiénico, aparatos e instrumentos quirúrgicos, así como artículos ortopédicos, champús, maquinillas de afeitar, cortaúñas, tijeras, insecticidas, material para sutura, emplasto, material para empastar los dientes y para moldes dentales, microscopios, termómetros, probetas, ópticos, pañuelos desechables, cepillos dentales, peines, esponjas de tocador, pantimedias, medias, dulcería, café, cereales, tabaquería, rollos fotográficos, abarrotes, vino y licores, productos oftálmicos, anteojos y accesorios, y en general todo tipo de productos o mercancías para terceros (intermediario comercial), publicidad, dirección de negocios, administración comercial, trabajos de oficina”.
A DEL AHORRO Y DISEÑO (marca mixta), Registro No. 1162289, otorgado el 7 de junio de 2010, en la clase 35 internacional con respecto a “servicios de venta en general de productos, servicios de venta al mayoreo o menudeo, venta libre particularmente de medicamentos, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos,pañales desechables, papel higiénico, aparatos e instrumentos quirúrgicos, así como artículos ortopédicos, champús, maquinillas de afeitar, cortaúñas, tijeras, insecticidas, material para sutura, emplasto, material para empastar los dientes y para moldes dentales, microscopios, termómetros, probetas, ópticos, pañuelos desechables, cepillos dentales, peines, esponjas de tocador, pantimedias, medias, dulcería, café, cereales, tabaquería, rollos fotográficos, abarrotes, vino y licores, productos oftálmicos, anteojos y accesorios, y en general todo tipo de productos o mercancías para terceros (intermediario comercial), publicidad, dirección de negocios, administración comercial, trabajos de oficina”.
FARMACIAS DEL AHORRO PLUS (marca nominativa), Registro No. 1715130, otorgado el 26 de enero de 2017, en la clase 35 internacional con respecto a “servicios de comercialización y venta al mayoreo y menudeo de medicamentos, de productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, los productos de higiene personal que no sean de tocador, los desodorizantes que no sean para personas o animales, los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud, los sustitutos de comidas, alimentos y bebidas dietéticas para uso médico o veterinario, los cigarrillos sin tabaco para uso médico, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería), los productos para perfumar el ambiente, los productos de higiene personal que sean productos de tocador, pañales desechables, papel higiénico, aparatos e instrumentos quirúrgicos, así como artículos ortopédicos, champús, maquinillas de afeitar, cortaúñas, tijeras, insecticidas, material para sutura, emplasto, material para empastar los dientes y para moldes dentales, microscopios, termómetros, probetas, ópticos, pañuelos desechables, cepillos dentales, peines, esponjas de tocador, pantimedias, medias, dulcería, café, cereales, tabaquería, rollos fotográficos, abarrotes, vino y licores, productos oftálmicos, anteojos y sus accesorios, publicidad, gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina”.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de diciembre de 2015 y permanece inactivo desde entonces.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeEn resumen, la Promovente alega lo siguiente:
i. Para cuando la Titular registró el nombre de dominio en disputa, la Promovente ya contaba con un amplio prestigio y posicionamiento en el mercado nacional al amparo de la marca FARMACIAS DEL AHORRO, que ya estaba registrada y surtiendo plenos efectos jurídicos;
ii. Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca FARMACIAS DEL AHORRO ya que ambas denominaciones se integran por las mismas letras y en idéntico orden;
iii. La Promovente no autorizó el uso de su marca renombrada FARMACIAS DEL AHORRO en el nombre de dominio en disputa;
iv. La Titular no posee ningún registro de marca que tenga por objeto la denominación farmacias del ahorro según se pudo corroborar a través de la plataforma digital de libre acceso MARCANET del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
v. La Titular escogió el nombre de dominio en disputa para crear la impresión de una asociación con la Promovente, por lo que de acuerdo con la decisión del experto en General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi,
Caso OMPI No. D2007-0645, la intención de la Titular de crear una confusión inicial evidencia su falta de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa;
vi. El uso que ha realizado la Titular del nombre de dominio en disputa no puede reputarse de buena fe, legitimo o leal, con lo que se cumple el segundo requisito de la Política;
vii. En vista de que la marca FARMACIAS DEL AHORRO es ampliamente reconocida, es evidente que la Titular era conocedora del prestigio de aquella en el mercado nacional con antelación al registro del nombre de dominio en disputa, lo que constata la mala fe de la Titular;
viii. El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, y por tanto su tenencia pasiva acredita el uso de mala fe para efectos de la Política;
ix. Decisiones previas han ordenado la transferencia de nombres de dominio registrados de mala fe por la Titular en VENTE-PRIVEE.COM, VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l. v. Idah Idah / Privacy Administrator,
Caso OMPI No. D2017-1053, y Comisión Federal de Electricidad v. Idah Idah,
Caso OMPI No. DMX2018-0030.
La Titular no contestó la Solicitud, dejando así de oponer las excepciones y defensas que pudieran convenir a sus intereses.
6. Debate y conclusiones A. PreliminarEn razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP.
B. GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechosLa cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, es idéntico o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Promovente funda su Solicitud en las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se identifican en el apartado 4 supra, entre ellas la marca FARMACIAS DEL AHORRO (Registro No. 1193692), registrada el 8 de diciembre de 2010, la cual está vigente y surtiendo plenos efectos jurídicos.
Al confrontar la marca registrada FARMACIAS DEL AHORRO con el nombre de dominio
Las partículas “.com” y “.mx” no forman parte del análisis para dilucidar si existe identidad o similitud en grado de confusión en términos del artículo 1.a.i de la Política. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”), donde se da cuenta que por regla general los dominios de nivel superior, tanto genéricos (“gTLD” por sus siglas en inglés) como territoriales (“ccTLD” por sus siglas en inglés), son estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio y por tanto son irrelevantes para resolver si se actualiza o no el primer requisito de la Política.
Atento a estas consideraciones, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FARMACIAS DEL AHORRO de la Promovente.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimosEl artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente sostiene que la Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa debido a que:
a) La Promovente no autorizó el uso de su marca FARMACIAS DEL AHORRO en el nombre de dominio en disputa;
b) La Titular no posee registros de marca sobre la denominación “farmacias del ahorro”;
c) La Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa.
En la medida que estas alegaciones no fueron refutadas por la Titular y al mismo tiempo resultan verosímiles a la luz de las constancias que integran el expediente, el Experto infiere que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,
Caso OMPI No. D2000-1221 (la ausencia de contestación a la demanda puede interpretarse como una falta de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
La inactividad del nombre de dominio
Caso OMPI No. DMX2018-0008 (“el mero aparcamiento en que ha permanecido el nombre de dominio en disputa desde su registro […] corrobora[n] la falta de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa por parte del Titular”).
En las condiciones arriba apuntadas este Experto resuelve que la Titular no posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política.
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala feEl artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
De entrada, el Experto subraya que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.
Por otro lado, el Experto hace notar que el registro de la marca FARMACIAS DEL AHORRO (hecho el 8 de diciembre de 2010) es cinco años anterior al registro del nombre de dominio en disputa (hecho el 14 de diciembre de 2015).
Habida cuenta de que para el 14 de diciembre de 2015 la marca de la Promovente contaba con 1.300 sucursales ubicadas en 27 entidades federativas de México2 , el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque la Titular se apropió indebidamente de un nombre de dominio idéntico a una marca que ya era ampliamente reconocida en México (estando además el nombre de dominio registrado con el ccTLD “.mx”) y cuyos derechos de uso exclusivo le correspondían a la Promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 (la mala fe se produce cuando el demandado toma ventaja indebida o abusa de la marca del demandante).
Por otra parte, el nombre de dominio en disputa no ha hospedado a la fecha ningún portal de Internet. La inactividad de un nombre de dominio no impide una conclusión de mala fe a efectos de la Política. Ver Visma AS v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.,
Caso OMPI No. D2019-1339 (la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como registro y uso de mala fe cuando dicha tenencia implica un nombre de dominio que fue elegido intencionalmente debido a su asociación con la demandante). En el caso concreto, la tenencia pasiva del nombre de dominio por cinco años, que además resulta idéntico a la marca FARMACIAS DEL AHORRO, y la improbabilidad de que la Titular haga un uso legítimo del nombre de dominio en disputa dado el amplio reconocimiento de la marca de la Promovente en México, no dejan lugar a duda al Experto de que la conducta de la Titular configura mala fe en el contexto de la Política.
Por último, no pasan inadvertidos los antecedentes de la Titular, quien ha sido condenada dos veces por ciberocupación y en uno de esos casos se apropió sin derecho de una marca ampliamente conocida en México. Ver VENTE-PRIVEE.COM, VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l. v. Idah Idah / Privacy Administrator,
Caso OMPI No. D2017-1053, y Comisión Federal de Electricidad v. Idah Idah,
Caso OMPI No. DMX2018-0030.
En estas circunstancias, el Experto arriba a la conclusión de que la Titular ha actuado de mala fe.
De tal suerte que se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 5 de junio de 2020
1 https://expansion.mx/empresas/2019/09/26/farmacias-del-ahorro-va-por-150-unidades-anuales