La Promovente es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Yeudiel Soriano García, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (Una division de NIC Mexico).
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2020. El 3 de junio de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2020 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de junio de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de junio de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de julio de 2020.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de julio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 20 de julio de 2020, el Titular envió dos comunicaciones electrónicas al Centro.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente en el presente procedimiento administrativo es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua.
La Promovente es titular, ente otros, de los siguientes registros de la marca ROTOPLAS en México:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
ROTOPLAS (Y Diseño)
455407
28 de marzo de 1994
19
ROTOPLAS
762776
27 de septiembre de 2002
6
ROTOPLAS
640070
31 de enero de 2000
20
La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de mayo de 2020 y actualmente despliega la siguiente información: “Account Suspended. This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information.” (Cuenta suspendida. Esta cuenta ha sido suspendida. Póngase en contacto con su proveedor de alojamiento para obtener más información.). El nombre de dominio en disputa resolvía previamente a un sitio web que suplantaba la identidad y la imagen de la página web oficial de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeLa Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que la Promovente es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua.
Que la Promovente comenzó sus operaciones en 1978 en la Ciudad de México, fabricando macetas para jardinería y taques para leche.
Que en 1984 la Promovente lanzó su primer tinaco de plástico que es característico en las construcciones mexicanas.
Que entre 1991 y 1995 la Promovente abrió plantas de fabricación en Guadalajara, Monterrey, León, Mérida, Lerma, y un centro de distribución en Veracruz.
Que en 1996 la Promovente comenzó a comercializar sus productos en Centro y Sudamérica, estableciendo plantas en Guatemala, Perú, Argentina y Brasil, así como centros de distribución en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Que en 2000 la Promovente lanzó su línea de purificadores, ofreciendo nuevas soluciones para el mejoramiento del agua.
Que una investigación de mercados realizada durante el último cuatrimestre de 2013 en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Mérida, calculó que el conocimiento de la marca ROTOPLAS en el mercado era del 88%.
Que dicho estudio determinó que, en cuanto a marcas de tinacos, el 77% de los entrevistados menciona la marca ROTOPLAS de la Promovente de manera espontánea.
Que la marca ROTOPLAS ha sido reconocida como una de las 25 marcas más valiosas de México.
Que la Promovente es titular de numerosos registros que protegen la marca ROTOPLAS en relación con tinacos y otros productos en México y a nivel internacional.
Que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas ROTOPLAS de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
Que la adición del término “México” al nombre de dominio en disputa fomenta la confusión entre la marca ROTOPLAS de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
Que la Promovente es la única compañía con derecho a explotar y autorizar el uso de la marca ROTOPLAS.
II. Derechos o intereses legítimos
Que el Titular no está y nunca ha estado asociado con la Promovente o su marca ROTOPLAS.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo que se hace pasar por un sitio web oficial de la Promovente.
Que el Titular está utilizando en el nombre de dominio en disputa las marcas, slogans, logotipos, textos, mensajes emergentes, imágenes, fotografías y videos de la Promovente, sin su autorización.
Que dichos signos distintivos son tomados directamente del sitio web oficial “www.rotoplas.com.mx” de la Promovente.
Que el Titular no es distribuidor de la Promovente ni tiene relación alguna con ésta.
Que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para realizar conductas presuntamente delictivas, al solicitar anticipos o pagos completos de los productos ofrecidos y posteriormente no entregarlos, además de no responder ninguna comunicación enviada por el consumidor.
Que la conducta del Titular genera graves perjuicios al prestigio y los intereses de la Promovente, afectando de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas y el reconocimiento de sus productos.
Que lo anterior engaña al público consumidor, haciéndole creer que el nombre de dominio en disputa es un sitio web oficial de la Promovente, o que la actividad que se lleva a cabo a través del mismo está autorizada, patrocinada, afiliada o de alguna manera relacionada con la Promovente y su marca ROTOPLAS.
Que el uso del nombre de dominio en disputa no puede constituir un uso de buena fe, legítimo o leal.
III. Registro o uso de mala fe
Que la marca ROTOPLAS de la Promovente es reconocida en México como líder en la industria, y que ésta está registrada a nivel nacional desde 1994.
Que el hecho de que se estén usando los signos distintivos de la Promovente en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa sin su autorización, comprueba que el Titular conoce la marca ROTOPLAS y su posicionamiento en México.
Que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para operar un negocio bajo la marca ROTOPLAS de la Promovente, haciéndose pasar por ésta.
Que el Titular está actuando con el fin de atraer posibles clientes de mala fe, con ánimo de lucro, creando un riesgo confusión con la marca ROTOPLAS de la Promovente, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web.
B. TitularEl Titular no presentó un escrito de Contestación formal conforme a la Política, aunque envió dos correos electrónicos al Centro el 20 de julio de 2020, en el que expresó en uno de ellos lo siguiente:
Que el giro de negocios del Titular es el diseño de páginas web.
Que el diseño del nombre de dominio en disputa fue solicitado por uno de los clientes del Titular.
Que dicho cliente informó al Titular que tenía autorización para crear el diseño de la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, y que le enviaría prueba de ello.
Que el Titular, mientras esperaba la evidencia que su cliente le había prometido, compró el nombre de dominio en disputa.
Que, a falta de la documentación requerida, le suspendió el servicio a su cliente.
Que el Titular no tiene ninguna conexión con la Promovente.
Sin embargo, el Titular no adjuntó prueba alguna que soportara sus afirmaciones.
Este correo electrónico no puede ser considerado como una Contestación formal conforme a la Política, por carecer de los elementos indispensables para serlo, y por haber sido enviado después de haber expirado el plazo para la presentación de dicha Contestación. Sin embargo, en este procedimiento se hará referencia a algunas de las manifestaciones hechas por el Titular.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), pues la LDRP aplicable a este caso está basada en, y es una variante de la UDRP. El Experto también tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,
Caso OMPI No. D2006-0292).
La Promovente ha probado contar con registros para la marca ROTOPLAS en México desde 1991 en varias clases, así como en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y El Salvador, los cuales han sido otorgados con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.
La inclusión de la palabra “Mexico” no reduce el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca ROTOPLAS de la Promovente. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,
Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,
Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente afirma que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa y que éste nunca ha estado asociado con la Promovente o su marca ROTOPLAS. La Promovente también alega que el Titular no es distribuidor de la Promovente ni tiene relación alguna con el negocio de ésta. Además, la Promovente afirma que el uso que el Titular ha hecho del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como de buena fe, legítimo o leal. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.
La página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa actualmente despliega la leyenda: “Account Suspended. This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information.” (Cuenta suspendida. Esta cuenta ha sido suspendida. Póngase en contacto con su proveedor de alojamiento para obtener más información).
No obstante, de acuerdo con las pruebas proporcionadas por la Promovente, mismas que no han sido refutadas por el Titular, en la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, se ofrecían tinacos de agua bajo la marca ROTOPLAS, utilizando reproducciones de imágenes y textos relativos a los productos de la Promovente, copiados de la página web genuina de dicha Promovente, ubicada en “www.rotoplas.com.mx”.
Las pruebas presentadas por la Promovente muestran que en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa se copiaron no solamente la composición general y el look and feel del sitio web genuino de la Promovente, sino que se incorporaron copias de las imágenes y videos tomados del sitio web legítimo de dicha Promovente, e inclusive un comunicado sobre las operaciones de la Promovente durante la emergencia del COVID-19, firmado por un empleado de ésta.
En consecuencia, el Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular ha generado la falsa impresión de que el sitio web al que éste resolvía guardaba una relación con la Promovente, o bien, que el nombre de dominio en disputa era el sitio web oficial de la Promovente (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,
Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0270).
La conducta del Titular es un claro ejemplo de suplantación de la identidad de la Promovente con la intención de crear una confusión por asociación entre el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa y la Promovente, su marca ROTOPLAS y su página web oficial. Por lo tanto, dicho uso del nombre de dominio en disputa no puede considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no puede conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo en el presente caso (ver Allianz SE v. Paul Umeadi, Softcode Microsystems,
Caso OMPI No. D2019-1407; SVB Financial Group v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo,
Caso OMPI No. D2018-0398; Haas Food Equipment GmbH v. Usman ABD, Usmandel,
Caso OMPI No. D2015-0285).
Además, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa crea un alto riesgo de confusión y de asociación implícito (ver la sección 2.5.1 de Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Ha quedado establecido en precedentes emitidos conforme a la Política, que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales como la suplantación de identidad u otras modalidades de fraude no puede conferirle derechos o intereses legítimos a un titular (ver la sección 2.13.1 de Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming v. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc,
Caso OMPI No. D2018-1692; Facebook, Inc. v. Werner Gonzalez,
Caso OMPI No. D2017-2046; Zions Bancorporation, NA v. Administrador de dominio, PrivacyGuardian.org / Tobe Uche,
Caso OMPI No. D2018-2930).
La alegación que el Titular hizo en su correo electrónico anteriormente mencionado, diciendo que registró el nombre de dominio en disputa por encargo de un tercero, no lo exime de su responsabilidad de haber registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca famosa ROTOPLAS de la Promovente, para asociarlo a un sitio web que es una copia de la página web oficial de la Promovente, en el que a sabiendas se suplanta la identidad de la Promovente y se genera un riesgo de confusión por asociación. La conducta del Titular no puede entenderse como constitutiva de uso o de preparativos de uso que impliquen una oferta de buena fe de productos o servicios.
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que su marca ROTOPLAS es famosa y que ésta cuenta con un nutrido reconocimiento del público en México y Latinoamérica (ver Grupo RotoplaS, S.A.B. DE C.V. v. Lucrecia Gomez Gomez,
Caso OMPI No. D2019-1919). Los registros que la Promovente ha obtenido para su marca ROTOPLAS en distintos países preceden por mucho a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Como se mencionó en el inciso anterior, el hecho de que el Titular, quien ha declarado tener su domicilio en México, haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca famosa ROTOPLAS junto con el término “Mexico”, para hacer que dicho nombre de dominio en disputa resuelva a una página web que es una copia del sitio web oficial de la Promovente, hace evidente que el Titular conocía a la Promovente, su marca y sus productos cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación en relación con la Promovente y su negocio (ver Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh,
Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM v. Domain Investments LLC,
Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV v. Eric Starling,
Caso OMPI No. D2015-0773).
Asimismo, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca ROTOPLAS en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,
Caso OMPI No. D2007-0267; Owens Corning v. NA,
Caso OMPI No. D2007-1143, Etihad Airways v. Domain Admin, Whois Privacy Corp,
Caso OMPI No. D2018-1367; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick,
Caso OMPI No. D2014-1359).
El hecho que la página web del nombre de dominio en disputa actualmente despliega la siguiente información: “Account Suspended. This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information.” (Cuenta suspendida. Esta cuenta ha sido suspendida. Póngase en contacto con su proveedor de alojamiento para obtener más información.), en nada cambia la determinación del Experto en relación al tercer elemento de la Política.
Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 3 de agosto de 2020