El Promovente es Share Life, S. de R.L. de C.V., México, representado por Hagerman Abogados, S.C., México.
El Titular es Jesús Marcos Garza Rodríguez, México, representado por Garza Vite & Asociados, S.C., México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de septiembre de 2020. El 25 de septiembre de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2020 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de octubre de 2020. El 15 de octubre de 2020 el Titular solicitó al Centro, vía correo electrónico, una solicitud de prórroga para presentar su contestación. Mediante comunicación por correo electrónico del 20 de octubre de 2020, el Centro otorgó la prórroga solicitada y el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2020. La Contestación fue presentada el 6 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 13 de noviembre de 2020, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoEl Promovente es una sociedad mexicana que tiene registrada la marca GREAT-FUL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 2039986 en clase 3 y el registro No. 2039987 en clase 5, ambos solicitados el 28 de mayo de 2019 y otorgados el 20 de septiembre de 2019.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 21 de enero de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud (i) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
Los nombres de dominio en disputa atentan contra los derechos de propiedad intelectual con los que cuenta el Promovente al amparo de los registros de la marca GREAT-FUL, y afectan los intereses y derechos exclusivos del Promovente pues el consumidor promedio evidentemente los asociará con el Promovente y con su marca, haciéndose el Titular de un beneficio que no le asiste y haciendo creer que entre el Promovente y el Titular existe una asociación o relación comercial, lo cual desde este momento se niega.
Los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la marca GREAT-FUL del Promovente, misma que goza de un prestigio y good will desde el año 2016. Los productos para los cuales se encuentra registrada la marca GREAT-FUL son los mismos que el Titular ofrece en los sitios web de los nombres de dominio en disputa, esto es, venta de aceites esenciales y suplementos alimenticios; el objeto de los nombres de dominio en disputa es el de hacer las veces de tienda virtual para vender productos que se encuentran protegidos por la marca del Promovente, por lo que el público consumidor pensará de manera equivocada que dichos sitios de Internet están avalados o auspiciados por el Promovente.
El Titular no tiene ningún derecho legítimo sobre los nombres de dominio en disputa en virtud de que el Promovente cuenta desde el año 2019 con los derechos exclusivos sobre GREAT-FUL para suplementos alimenticios, aceites esenciales y cosméticos, por lo que el Titular busca hacerse de un beneficio o good will sobre la marca del Promovente que no le corresponde al utilizar los nombres de dominio en disputa para vender los productos del Promovente.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa porque, antes de cualquier notificación de la disputa al Titular, no hay evidencia del uso por el Titular o de preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en disputa o un nombre correspondiente a los mismos en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. El Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa con la intención de atraer a los usuarios de Internet con fines comerciales a su sitio web al comerciar con la fama de la marca del Promovente, por lo que no constituye una oferta de buena fe de bienes o servicios. El Titular adoptó su nombre comercial con mala intención teniendo en cuenta que solo quería aprovechar injustamente la reputación de la fama del Promovente ya que el Titular ofrece a la venta los productos fabricados y comercializados por el Promovente.
Los nombres de dominio en disputa fueron obtenidos de mala fe por el Titular en virtud de que el Promovente cuenta con los derechos exclusivos sobre esa denominación, y ningún tercero puede hacer uso de dicha denominación en cualquier soporte o medio de distribución, pues se afectarían los derechos marcarios del Promovente y se corre el riesgo inminente que el público consumidor sea confundido entre un comerciante y otro. Si el Titular vende cosméticos, aceites esenciales y suplementos alimenticios en el portal de Internet identificado con “great-ful” y el Promovente cuenta con los derechos exclusivos sobre dicha denominación para dichos productos, es obvio que dicha situación no es una obra de la casualidad sino de una conducta que busca aprovecharse de los derechos marcarios del Promovente. Dicha confusión resulta muy conveniente para el Titular que asocia sus portales o sitios de Internet con una empresa como el Promovente, que es conocido mundialmente.
Existe evidencia de que el Titular pretende vender los nombres de dominio en disputa y obtener un lucro indebido toda vez que no tiene legitimación sobre el uso de la marca del Promovente; el Titular pretende vender los nombres de dominio en disputa al Promovente por una cantidad que supera los costos diversos que están relacionados directamente con los mismos, lo que muestra que el Titular ha registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa con el fin de venderlos al Promovente o a un competidor por un valor cierto y así obtener un lucro.
El nombre de dominio en disputa
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. TitularLas alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue:
El Titular es un distribuidor autorizado de Yor Health, empresa fabricante de productos cosméticos y médicos que se comercializan mediante comercio electrónico, entre los que destaca el producto de la marca comercial GREATFUL, producto cosmético y médico a base de cannabis (CBD). La membresía para ser distribuidor oficial se adquiere al comprar el paquete Great.Ful Entrepreneur Set.
El primer elemento relativo a que cada nombre de dominio en disputa resulta ser idéntico o similar en grado de confusión respecto a una marca sobre la que el Promovente tiene derechos se actualiza a plenitud independientemente de que dicha marca contenga un guión intermedio.
El Titular sí cuenta con interés legítimo para haber registrado los nombres de dominio en disputa en virtud de que: (i) es miembro activo y distribuidor autorizado de Yor Health; (ii) recibió autorización verbal para registrarlos, siempre y cuando mantuviera el cumplimiento de los lineamientos del contenido del sitio web; y (iii) ejecutó publicidad y venta de buena fe, motivos suficientes en conjunto para que se desestime la controversia.
El Titular se ha conducido en todo momento con total legalidad con la compañía Yor Health, de ahí que puso en consideración de dicha empresa la posibilidad de adquirir los nombres de dominio en disputa para ofertar de buena fe como distribuidor autorizado los productos de la marca GREATFUL dentro del territorio mexicano, cuestión que fue aceptada de forma verbal por Yor Health pero que se ve reflejado en los correos electrónicos de fechas 27 de febrero y 21 de marzo de 2019, en los cuales consta que Yor Health validó el registro de los nombres de dominio en disputa, habida cuenta que solicitó al Titular la actualización del contenido web, además de reconocer que el Titular posee una cuenta-membresía con ellos.
La comercialización de los distintos productos de la marca GREATFUL es por medio del llamado esquema piramidal, de ahí que Yor Health, en aras de conseguir una mayor captación en el número de miembro-distribuidores, a todos los interesados les expresa que pueden comprar los nombres de dominio que deseen bajo el signo distintivo GREATFUL.
El Titular, además de tener autorización verbal y tácita mediante los correos electrónicos antes citados, también posee un uso previo de buena fe como distribuidor autorizado que es, ya que ha publicitado y comercializado los productos de la marca GREATFUL desde cuando menos el mes de marzo de 2019, gracias a sus sitios web que fueron puestos en circulación de manera leal, mes de marzo que es suficientemente anterior a la fecha de concesión de los registros marcarios de GREAT-FUL del Promovente, los cuales carecen de una fecha de primer uso. Este uso previo de buena fe por parte del Titular se evidencia mediante un primer pedido vía PayPal del 12 de marzo de 2019 y a través de diversas facturas de Google de 2 de febrero y 1 de marzo de 2019, las cuales fueron emitidas por servicios de publicidad digital (Google Ads). Por ello, es más que evidente el uso previo que de buena fe el Titular realizó y sigue realizando en calidad de distribuidor autorizado.
El Titular compra los productos oficiales a su productor, Yor Health, y por ende puede venderlos sin ninguna limitante al haberse agotado el derecho respectivo. De acuerdo a la Sinopsis de la OMPI 3.0, los revendedores y/o distribuidores que utilizan un nombre de dominio que contiene una marca comercial del promovente para realizar ventas relacionadas a sus productos, puede conllevar a una oferta de buena fe y por lo tanto pueden poseer un interés legítimo para el nombre de dominio respectivo.
El Titular realmente ha estado ofreciendo los productos en cuestión ya que desde un inicio y hasta la fecha; lo único que el Titular ha comercializado son productos cosméticos y aceites esenciales a base de cannabis (CBD) adquiridos de Yor Health. El Titular ha usado el sitio web para vender única y exclusivamente productos de Yor Health bajo la marca comercial GREATFUL.
En un inicio el sitio web revelaba de manera precisa y destacada la relación del Titular con Yor Health como titular de la marca, hasta el momento en que le ordenaron eliminarlo mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2019, ya que le fue solicitado expresamente declarar en su sitio web que se identificara sólo como un “Distribuidor Independiente” en vez de un “Distribuidor Autorizado”, no obstante que en ese correo electrónico Yor Health reconoce claramente que el Titular es un distribuidor autorizado.
El Titular no ha intentado acaparar el mercado de nombres de dominio bajo la marca GREATFUL, ya que sólo se trata de un distribuidor más de los tantos que existen en México, como lo son ciertos distribuidores que también poseen sus propios nombres de dominio bajo el signo distintivo GREATFUL:
Es totalmente falso lo manifestado por el Promovente en cuanto a que los nombres de dominio en disputa fueron obtenidos de mala fe, habida cuenta que el Titular es distribuidor oficial autorizado por Yor Health y recibió una autorización verbal para ello que se ve reflejada en los correos electrónicos antes referidos. No porque el Promovente posea ciertos registros marcarios conlleva en automático que se le transfieran los nombres de dominio en disputa, más aún cuando el Titular cuenta con un uso previo de buena fe.
La carta intención suscrita por el Titular de fecha 25 de marzo de 2020 es intrascendente para demostrar una supuesta mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa, ya que si bien es cierto que la misma fue dirigida al Promovente, también lo es que el Promovente carece de intereses legítimos para ejercer la acción que por esta vía se contesta al ser ajeno a la relación Yor Health-Titular, de ahí que lo único que se evidencia es que el Promovente como tercero desconocido al haber solicitado al Titular una oferta por los nombres de dominio en disputa que se usan lealmente y de buena fe por este último, es que se hizo la carta intención correspondiente sin que ello implique un registro o uso de mala fe. Con sólo ingresar a los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa se aprecia que se siguen comercializando productos GREATFUL que son comprados lealmente a Yor Health mediante la membresía vigente con la que cuenta el Titular.
De acuerdo a la Sinopsis de la OMPI 3.0, no existe mala fe del demandado si registró el nombre de dominio en cuestión antes de la concesión de los registros de marca de que se traten, es decir, en este caso el Titular adquirió los nombres de dominio en disputa el 21 de enero de 2019, esto es, tiempo antes de la concesión de los registros marcarios de GREAT-FUL al Promovente, mismos que fueron otorgados por el IMPI el 20 de septiembre de 2019 y que, además, en ninguno de ambos registros se declaró fecha de primer uso.
El hecho de que el Promovente refiera que su marca es conocida mundialmente o que goza de un privilegiado good will, así como de una gran fama, está totalmente alejado de la realidad, además de resultar ajeno a la presente litis ya que estos elementos se encuentran ligados solo a las marcas notoriamente conocidas y a las marcas famosas, de ahí que es del todo inexacto hablar de estos términos jurídicos cuando estamos en presencia de una marca de reciente creación, común y ordinaria, y que por ende es imposible que en un año adquiera el calificativo de marca notoriamente conocida y/o famosa.
El Titular solicita se rechace la Solicitud.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con cada nombre de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de la OMPI 3.0.
Además, este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual.2
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las partes pudieron haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado las pruebas respectivas en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.3
A. Identidad o similitud en grado de confusiónEl Promovente acreditó tener derechos sobre la marca GREAT-FUL, la cual tiene registrada ante el IMPI.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que, salvo por el guión intermedio, cada nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente, lo que el Titular así reconoció en su Contestación.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos y registro o uso de mala feEs habitual que los grupos de expertos bajo la Política consideren las cuestiones de derechos o intereses legítimos y registro o uso de mala fe por separado. Sin embargo, en un caso como el presente, resulta más conveniente considerarlas juntas.
Si bien es cierto que el Promovente acreditó tener en su favor derechos sobre la marca GREAT-FUL, también es cierto que los registros de dicha marca se otorgaron en fecha posterior a la de creación de los nombres de dominio en disputa, de donde se deduce que el registro de los nombres de dominio no pudo haberse realizado para aprovecharse indebidamente de unos derechos marcarios inexistentes en ese momento.4 Es más, las solicitudes de registro de dicha marca (que también son de fecha posterior a la de creación de los nombres de dominio en disputa) claramente muestran en el apartado relativo a “Fecha de primer uso en México” que se completó el recuadro relativo a “No se ha usado”5 , por lo que resulta incomprensible el alegato esgrimido en la Solicitud en el sentido de que dicha marca del Promovente cuenta con prestigio y good will desde el año 2016.
El Promovente aportó capturas de imagen que muestran los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa y este Experto también consultó dichos sitios web (véase la sección 4 de la presente Decisión, supra), sin que se aprecie referencia alguna al Promovente. Por otra parte, el Promovente no presentó evidencia alguna del uso de su marca GREAT-FUL ni de los productos específicos a los que de hecho la aplica.6
El Promovente no demostró que los nombres de dominio en disputa se hubieren usado en algún momento para aprovecharse indebidamente del supuesto reconocimiento mundial o reputación del Promovente y/o la supuesta fama o prestigio de su marca GREAT-FUL, como tampoco para desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca, ni para empañar dicha marca del Promovente o desprestigiarlo de forma alguna. En el expediente no hay elemento alguno del que se pudiese inferir que el Titular, al obtener los nombres de dominio en disputa, tuviese conocimiento de una marca que el Promovente iba a registrar, como tampoco existe alegato o evidencia algunos que permitan deducir que al registrar los nombres de dominio en disputa el Titular hubiese tenido en mente precisamente al Promovente y sus productos (cualesquiera que estos sean).7
En esencia el Titular asevera que sí tiene derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. De las constancias que obran en el expediente se desprende que los nombres de dominio en disputa corresponden al distintivo “GREAT•ful” que ostentan los productos comercializados por el Titular a través de los mismos, quien actúa como revendedor independiente de un tercero de quien adquiere tales productos.
En vista de todo lo anterior, este Experto concluye que el Promovente no logró acreditar los extremos previstos en los artículos 1.a.ii y 1.a.iii de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 30 de noviembre de 2020
1 Visto el alegato del Promovente, infra, de que
2 Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss,
Caso OMPI No. D2008-0183 se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”. Véase también David Cruz Hernandez Mendoza c. Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki,
Caso OMPI No. DMX2019-0006.