La Promovente es Ford Motor Company, México representada por Macdonel, Uribe & Esquivel, México.
El Titular es David Gonzalez Vega, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de diciembre de 2020. El 4 de enero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de enero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información disponible de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de enero de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de febrero de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 8 de febrero de 2021. El 12 de marzo de 2021, el Centro recibió un correo electrónico de la dirección electrónica del Titular.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de febrero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Al consultar el sistema electrónico de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) conocido como MARCANET, el Experto notó que los oficios del IMPI exhibidos por la Promovente hacían referencia a un apoderado (G.E.S.) que ya no era reconocido como tal por el IMPI en los expedientes de las marcas base de la acción al momento de la presentación de la Solicitud.
En consecuencia, el 11 de marzo de 2021, el Experto emitió la Orden de Procedimiento No. 1, mediante la cual requirió a la Promovente: a) exhibir el o los documentos que acrediten el carácter de “representante autorizado del Promovente” con que G.E.S. se ostentó en el apartado [4.] de la Solicitud y en la hoja de firma de la Solicitud; y b) manifestara bajo protesta de decir verdad si las facultades de representación otorgadas, en su caso, a G.E.S. le han sido revocadas o limitadas a este último a la fecha de presentación de la Solicitud.
La Promovente desahogó en tiempo y forma el requerimiento del Experto exhibiendo un Poder otorgado a G.E.S., entre otras personas, con fecha 28 de diciembre de 2020, para promover ante el Centro la transferencia del nombre de dominio en disputa, y manifestando que las facultades de G.E.S. no le han sido revocadas ni limitadas desde la fecha de otorgamiento del Poder, que es anterior a la presentación de la Solicitud.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente es una empresa estadounidense fundada por Henry Ford en 1903 que fabrica y distribuye automóviles en 200 países. La Promovente cuenta con más de 150,000 empleados y 100 plantas armadoras alrededor del mundo.
En México, la Promovente tiene presencia desde 1925 y opera plantas en Cuautitlán (Estado de México), Hermosillo (Sonora), Chihuahua, (Chihuahua) e Irapuato (Guanajuato)1 .
La Promovente tiene registrada en México la marca FORD desde el 7 de abril de 1983 (Reg. No. 285917) en la clase 12 con relación a “vehículos, exceptuando sus motores”.
La Promovente es también titular del registro No. 409053, concedido el 26 de marzo de 1992, que ampara la marca FORD en la clase 12 con relación a “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima”.
Por último, la Promovente es titular del registro No. 734083, concedido el 11 de febrero de 2002, que ampara la marca FORD en la clase 35 con relación a “servicios de venta de toda clase de vehículos de motor, autopartes, refacciones y accesorios para toda clase de vehículos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, shampus y aceites esenciales, todos estos productos para ser utilizados en el cuidado y embellecimiento de vehículos de motor, aceites, lubricantes y combustibles (incluyendo gasolina) para vehículos de motor, máquinas y máquinas herramientas, motores y sus partes que no sean vehículos terrestres, equipo de lubricación (dispositivos medidores y alimentadores de lubricante), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres).”
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de octubre de 2020 y ha sido usado por el Titular para hospedar un sitio Web que se hizo pasar por un portal de la Promovente para anunciar de manera fraudulenta la supuesta venta al público consumidor de vehículos de la marca FORD con “precios exclusivos de planta” y “envíos a toda la república mexicana”.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeEn resumen, la Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa incluye la marca FORD, sobre la cual, la Promovente tiene el derecho exclusivo de uso exclusivo para identificar automóviles y el servicio de venta de vehículos, autopartes, y sus accesorios;
ii. El nombre de dominio en disputa incluye los términos “ford motors company”, los cuales son prácticamente idénticos a la denominación social de la Promovente, lo que genera confusión entre el público consumidor al hacerle creer erróneamente que se trata del sitio Web de la Promovente;
iii. El Titular no tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa pues es la Promovente quien cuenta con la titularidad y el derecho al uso exclusivo de la marca FORD y cualquier otro término semejante en grado de confusión;
iv. El Titular no cuenta con licencia o autorización para hacer uso de la marca FORD o alguna otra denominación similar, por lo que claramente busca confundir y desviar al consumidor en su beneficio, haciéndole creer que se trata de un sitio Web de la Promovente;
v. El Titular no es parte de la red de distribuidores autorizados por la Promovente para ofrecer en venta en México vehículos de la marca FORD;
vi. La marca FORD ha sido utilizada por la Promovente de manera continua en relación con vehículos automotores, sus partes y accesorios
vii. La marca FORD es una marca mundialmente conocida en la industria automotriz;
viii. La marca FORD goza de fama y reconocimiento entre los consumidores de todo el mundo del mercado automotriz, lo que ha sido reconocido en:
Ford Motor Company v. RegC, Liz Schlumbrecht / Private Registration, 1&1 Internet Inc.,
Caso OMPI No. D2019-1714;
ix. Derivado de la difusión y presencia de la marca FORD en todo el mundo, así como el amplio reconocimiento que tiene entre los consumidores de la industria automotriz, no existe la mínima posibilidad de que el Titular desconozca los derechos previos de la Promovente sobre la marca FORD o que tenga interés legítimo para usarla en el nombre de dominio en disputa;
x. El sitio web del Titular pretende hacerse pasar por la Promovente, evidenciándose la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa;
xi. El Titular busca atraer usuarios a su sitio Web haciéndoles creer que se trata de un portal auténtico de la Promovente;
xii. A través del sitio Web del Titular se pueden efectuar actos fraudulentos en perjuicio de los consumidores, lo que al mismo tiempo afecta gravemente la buena reputación y nombre de la Promovente.
B. TitularEl Titular no contestó la Solicitud, dejando así de oponer las excepciones y defensas que pudiesen convenir a sus intereses. No obstante, el 12 de marzo de 2021, el Centro recibió un correo electrónico de la dirección electrónica del Titular, por parte de quien dijo ser David Gómez, indicando “al parecer es un correo equivocado y no entiendo bien de que hablan”. El 16 de marzo de 2021, la misma persona que se identificó como David Gómez envió otra comunicación al Centro manifestando que él no era el Titular.
6. Debate y conclusiones A. PreliminarEn razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación, se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Cuestión Previa. Identidad del Titular.De acuerdo con los datos que constan en WhoIs, confirmados al Centro por el Registrador, el Titular es David González Vega, quien es también el contacto administrativo, técnico y de pago del nombre de dominio en disputa. La dirección de correo electrónico del Titular que Registry .MX proporcionó al Centro es “[suprimido]3120@gmail.com”.
El Experto pudo corroborar que esta dirección de e-mail coincide con la dirección desde la que se enviaron los correos electrónicos al Centro con fechas 12 y 16 de marzo de 2021 por parte de quien dijo llamarse David Gómez y no tener nada que ver con el Titular.
Ni la Política ni el Reglamento imponen a la Promovente, como tampoco al Centro o al Experto, la carga de cerciorarse de la verdadera identidad del titular de la cuenta de correo electrónico registrada en WhoIs.
Lo que interesa al procedimiento es que todas las comunicaciones al Titular se dirijan a la(s) dirección(es) electrónica(s) de contacto que el propio Titular proporcionó al Registrador cuando registró el nombre de dominio en disputa.
El Experto ha comprobado que todas las comunicaciones del Centro dirigidas al Titular fueron realizadas a la dirección electrónica de contacto que proporcionó el Registrador, y desde esa misma dirección el Centro recibió correos electrónicos del sedicente David Gómez.
En última instancia, el Experto estima que los correos electrónicos enviados por quien dijo ser David Gómez, no contienen excepciones ni defensas contra la acción de transferencia intentada por la Promovente, independientemente de que dichas comunicaciones fueron enviadas después del vencimiento del plazo fijado por el Centro para la contestación de la Solicitud. Por ende, los correos electrónicos de referencia son intrascendentes al sentido de esta Decisión.
D. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosLa cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, es idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Solicitud se funda en los registros marcarios mexicanos Nos. 285917, 409053, y 734083, de los que la Promovente es titular y que amparan la marca FORD.
Estos tres registros marcarios se encuentran vigentes, como acredita la Promovente con los oficios de concesión y renovación correspondientes.
Al confrontar la marca registrada FORD con el nombre de dominio en disputa
Las partículas “.com” y “.mx” no forman parte del análisis para dilucidar si existe identidad o similitud en grado de confusión en términos del artículo 1.a.i de la Política. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, donde se da cuenta que por regla general los dominios de nivel superior, tanto genéricos (“gTLD” por sus siglas en inglés) como territoriales (“ccTLD” por sus siglas en inglés), son estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio y por tanto son irrelevantes para resolver si se actualiza o no el primer requisito de la Política.
Atento a estas consideraciones, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca FORD de la Promovente.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
E. Derechos o intereses legítimosEl artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente sostiene que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa debido a que:
a) El Titular no cuenta con licencia o autorización de la Promovente para hacer uso de la marca FORD o alguna otra denominación similar;
b) El Titular no es parte de la red de distribuidores autorizados por la Promovente para ofrecer en venta en México vehículos de la marca FORD;
c) El Titular claramente busca confundir a los visitantes de su sitio Web, haciéndole creer que se trata de un sitio Web de la Promovente;
De la revisión a las impresiones del sitio Web del Titular que exhibe la Promovente, el Experto advierte que el sitio Web del Titular se hace pasar por un portal de la Promovente para anunciar de manera fraudulenta la supuesta venta al público de vehículos FORD a “precios exclusivos de planta” y con “envíos a toda la república mexicana”.
Este uso fraudulento del nombre de dominio en disputa impide al Titular invocar derechos e intereses legítimos conforme a la Política. Ver sección 2.13.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (la utilización del nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad del promovente no puede nunca conferir derechos o intereses legítimos en términos de la Política).
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.
F. Registro o uso de mala feEl artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
De entrada, el Experto subraya que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.
Por otro lado, el Experto hace notar que todos los registros de la marca FORD en que se basa la Solicitud son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa por al menos 19 años.
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La marca FORD es mundialmente conocida. Ver Interbrand Ranking of Best Global Brands 20202 . La notoriedad de la marca FORD se extiende a México, donde ha estado presente por más de 95 años y donde fue la marca pionera del mercado automotriz.3
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular se apropió indebidamente de un nombre de dominio que coincide con la marca notoria FORD, la cual conocía de antemano el Titular, como revela el propio nombre de dominio en disputa que incluye la denominación social de la Promovente, y el contenido del portal del Titular que se presenta como un sitio Web de la Promovente.
El uso del nombre de dominio en disputa es igualmente de mala fe en vista de que, además de hacerse pasar por la Promovente, el sitio Web del Titular busca defraudar a sus visitantes al hacerles creer que a través de dicho portal podrían comprar vehículos de la marca FORD a precios especiales de planta como si se los comprasen al Promovente y recibir dichos vehículos en cualquier parte de México, lo cual es falso. El sitio Web del Titular incluye un formato electrónico para recabar datos personales (nombre, correo electrónico, teléfono) de los visitantes de dicho portal.
El uso de un nombre de dominio para fines fraudulentos como es el caso del sitio Web del Titular, es prueba concluyente de mala fe en el sentido de la Política. Ver sección 3.4 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 (el uso del nombre de dominio en disputa para actividades ilegales, tales como suplantación de identidad, fraude, uso indebido de datos personales, distribución de virus informáticos, etc. configura mala fe en términos de la Política).
En estas circunstancias, el Experto no tiene la menor duda de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y se ha venido usando de mala fe.
De tal suerte que se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 30 de marzo de 2021
1 Fuente: https://corporate.ford.com/operations/locations/global-plants/irapuato-transmission-plant.html
2 La marca FORD ocupó el lugar 42 en 2020, y el lugar 35 en 2019 entre las marcas más valiosas del mundo de acuerdo con el listado de Interbrand, disponible en: https://www.rankingthebrands.com/PDF/Interbrand%20Best%20Global%20Brands%202020.pdf
3 https://www.ford.mx/blog/legado/historia-95-aniversario-mexico-jul2020/