La Promovente es Osram GmbH, Alemania representada por Clarke, Modet & Co., México.
La Titular es Osrami Telecomunicaciones, S.A. de C.V., México, representada internamente.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky, (una división de NIC México).
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2021. El 16 de febrero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 17 de febrero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de marzo de 2021. La Contestación fue presentada en fecha 10 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de marzo de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente es una empresa con sede en Múnich dedicada a la fotónica desde hace más de 110 años.
La Promovente es titular de múltiples registros marca, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento, los siguientes:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Clase
Jurisdicción
OSRAM
DE302008023570
16 de marzo de 2009
9, 11
Alemania
DE30141347
11 de octubre de 2001
9, 10, 11
Alemania
OSRAM
DE824740
10 de octubre de 1966
4, 9, 10, 11
Alemania
OSRAM
DE302014051246
14 de noviembre de 2014
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45
Alemania
OSRAM
1466547
25 de octubre de 2018
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Alemania
OSRAM
6121071
11 de agosto de 2020
6, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 42
Estados Unidos de América
1945072
09 de noviembre de 2018
11
México
TMA678992
01 de agosto de 2007
7, 9, 10, 11, 18, 28
Canadá
TMA727666
03 de noviembre de 2008
9, 11
Canadá
TMA336716
05 de febrero de 1988
11
Canadá
A su vez, la Promovente cuenta con numerosos nombres de nombres de dominio, dentro de los cuales destacan los siguientes:
Dominio
Fecha de registro
25 de marzo de 1999
14 de octubre de 2009
26 de febrero de 2014
16 de abril de 2013
29 de abril de 2019
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 25 de agosto de 2014.
Los nombres de dominio en disputa redireccionan al sitio web al que resuelve el nombre de dominio
La Promovente alega en su solicitud lo siguiente:
Que es una empresa con sede en Múnich, Alemania, líder en la industria de fotónica de alta tecnología con una historia que se remonta a 1919.
Que tiene presencia en más de 120 países y alrededor de 27,000 empleados.
Que ha sido reconocida por Global Knights, dentro de su lista “Global 100 Index”, como una de las 25 empresas más sustentables del planeta.
Que cuenta con más de 490 títulos de registro de marca y 849 nombres de dominio.
Que tiene una gran presencia en Internet alrededor del mundo, especialmente en el continente americano.
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, avisa comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión y casi idénticos a la marca OSRAM, pues la reproducen en su totalidad, ya que la inclusión de la letra “i”, no los hace suficientemente distintivos.
Que la adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” en el caso del segundo nombre de dominio en disputa, y de dicho ccTLD en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com” en el caso del primer nombre de dominio en disputa, carecen de relevancia jurídica en el estudio de similitud, por tratarse meramente de requisitos técnicos.
II. Derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa
La Promovente manifiesta que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, en virtud de que la Promovente no le ha concedido licencia o autorización de ninguna clase para utilizar sus marcas registradas.
Que la Titular no ha hecho uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de productos ni servicios de buena fe, ya que ha usado dichos nombres de dominio para ofertar productos y servicios de competidores directos de la Promovente (RITTAL y STULZ).
Que, tras realizar una búsqueda en la Base Mundial de Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se obtuvo ningún resultado que pudiera traducirse en una relación de titularidad de derechos de la Titular con la marca OSRAM.
III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Que la Titular no puede ignorar el reconocimiento o fama de la marca OSRAM.
Que diversos grupos de expertos han manifestado que la marca OSRAM no es una marca que se pueda adoptar legítimamente si no es con el fin de crear una impresión de asociación con la Promovente.
Que tiene una extensa y arraigada presencia en México y en los Estados Unidos de América.
Que al momento en que la Titular registró los nombres de dominio en disputa (en 2014), la marca OSRAM ya era ampliamente conocida a nivel mundial en relación con bombillas de luz, luces LED y todo tipo de generación de luz, electricidad, su monitoreo y manejo.
Que la adición de la letra “i” en los nombres de dominio en disputa hace referencia a la palabra “innovación”.
Que la Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca OSRAM.
Que la Titular usa los nombres de dominio en disputa para promocionar, comercializar y distribuir productos de los competidores de la Promovente, tales como señaladores de luz LED de diversos colores.
Que la Titular, al haber registrado y usado los nombres de dominio en disputa, similares en grado de confusión a las marcas de la Promovente, ha perturbado el negocio de la Promovente.
B. TitularLa Titular alega en su contestación lo siguiente:
Que el término OSRAMI es la conjunción de las palabras “Oscar” y “Ramírez”, siendo ésta la única razón y motivación en la selección de dicha denominación para llevar a cabo sus actividades comerciales.
Que la Titular es una empresa constituida en México el 19 de septiembre de 1996, fecha a partir de la cual se ha dedicado a la comercialización de productos de sus proveedores, y que ha sido reconocida por estos y por sus clientes como una empresa de impecable reputación bajo la denominación “Osrami” u “Osrami Telecomunicaciones”.
Que mientras la Promovente se dedica a comercializar productos de iluminación como bombillas, luces LED y de otros tipos, así como su monitoreo energético, la Titular se dedica a la prestación de servicios de comercialización de equipo para la infraestructura de tecnologías de la información, tales como aires acondicionados de precisión, unidades de respaldo de energía, cableado estructurado, gabinetes de telecomunicaciones, tierras físicas, equipamiento para video vigilancia, y en un porcentaje mínimo, elementos de iluminación LED como complemento para los gabinetes de telecomunicaciones.
Que actualmente la Titular es distribuidora de las marcas ALLIED, AVIGILON, FIBREMEX, FURUKAWA, IDEAL, CHAROFIL, NORTH, QNAP, RITTAL, STULZ, TG, VELCRO, CPI y VERTIV EMERSON.
Que, en relación con la marca RITTAL, la Titular distribuye una línea de productos dentro de los cuales se encuentran los LEDs como refacciones para iluminación dentro de gabinetes de telecomunicaciones, y que, en relación con la marca STULZ, la Titular no comercializa ningún producto de iluminación LED de manera independiente.
Que dentro de la sección “Osrami Energía” de su sitio web solamente se encuentran productos de tres marcas: VERTIV, LIEBERT y TOTAL GROUND, ninguna de las cuales comercializa focos, sino que VERTIV y LIEBERT comercializan unidades de suministro ininterrumpido de energía, mientras que TOTAL GROUND comercializa sistemas de protección eléctrica, productos que no están relacionados con los productos que ofrece la Promovente.
Que el mercado en que participan la Promovente y la Titular son diferentes, porque el mercado de la Promovente es el de venta al público en general y el “menudeo”, mientras que el mercado de la Titular lo componen empresas que integran soluciones tecnológicas a diversos negocios.
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, avisa comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que, si bien existe similitud entre los nombres de dominio en disputa y la marca OSRAM de la Promovente, dicha similitud es circunstancial y no obedece a una intención de mala fe por parte de la Titular para ser relacionada comercialmente la Promovente.
II. Derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa
Que la Titular tiene y ha tenido una fuerte presencia dentro del ramo de las telecomunicaciones y ha sido reconocida como un importante canal de comercialización en México en diversos eventos y convenciones.
Que la Titular tiene una impecable reputación en el mercado de las telecomunicaciones en el que presta sus servicios.
III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Que los nombres de dominio en disputa incorporan el acrónimo resultante de la unión de las palabras “Oscar” y “Ramírez”, lo cual es un homenaje al señor Oscar Ramírez Albavera, quien falleció en 1993 y quien era familiar de los socios de la empresa Osrami Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Que, al momento de seleccionar los nombres de dominio en disputa, los socios de la Titular no tomaron en cuenta ni estuvieron influenciados por las marcas de la Titular.
Que no existió mala fe al registrar los nombres de dominio en disputa por parte de los socios de la Titular, ya que desde su constitución ésta ha sido reconocida e identificada por sus proveedores y clientes como “Osrami”.
Que la Promovente comercializa productos de iluminación tales como bombillas, luces LED y focos de otros tipos, así como dispositivos para su monitoreo energético, mientras que la Titular presta servicios de comercialización de los productos de sus proveedores que consisten en equipamiento para infraestructura de tecnologías de información, tales como aires acondicionados de precisión, unidades de respaldo de energía, cableado estructurado, gabinetes de telecomunicaciones, equipamiento para redes inalámbricas, equipo activo para redes de telecomunicaciones, tierras físicas, equipamiento para video vigilancia y en un porcentaje mínimo, elementos de iluminación LED como un simple complemento para gabinetes de telecomunicaciones, los que al igual que sus ventiladores, de ninguna manera son considerados como parte esencial de los productos que comercializa, sino accesorios de los mismos.
Que nunca fue intención de la Titular registrar los nombres de dominio en disputa para crear confusión entre los consumidores de los productos de la Promovente, ya que dichos productos son totalmente diferentes a los que consumen los clientes de la Titular.
Que nunca ha sido ni será intención de la Titular llevar a cabo negociaciones con la Promovente que tengan por objeto vender, alquilar, licenciar o ceder los nombres de dominio en disputa.
Que cambiar los nombres de dominio en disputa por otros nombres de dominio representaría daños y perjuicios para la Titular.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:
a) los nombres de dominio en disputa sean idénticos o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
c) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosLa Promovente ha probado ser titular de diversos de registros para la marca OSRAM en distintos países, principalmente en las clases 9, 10 y 11.
El Experto Único concuerda con los expertos nombrados conforme a la Política UDRP, en el sentido de que la marca OSRAM es notoriamente conocida (ver OSRAM GmbH v. Crawford Kieran,
Caso OMPI No. D2019-0034; Osram GmbH v. yangjun/WHOISAGENT Domain Whois Protection Service,
Caso OMPI No. D2014-0552; OSRAM GmbH V. Anucha Koomjun - Parinya,
Caso OMPI No. D2014-1976; OSRAM GmbH v. Yang Wo,
Caso OMPI No. D2017-2266; OSRAM Gmb H v. Crawford Kieran,
Caso OMPI No. D2019-0034; OSRAM GmbH v. Nguyen Van Huyen,
Caso OMPI No. D2018-1409).
Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a la marca OSRAM, dado que estos la reproducen en su totalidad.
La adición de la letra “i” a los nombres de dominio en disputa no elimina la similitud en grado de confusión bajo la Política entre los nombres de dominio en disputa y la marca OSRAM de la Promovente.
La inclusión del ccTLD “.mx” en el caso del segundo nombre de dominio en disputa, y de dicho ccTLD en conjunto con el dominio de segundo nivel “.com” en el caso del primer nombre de dominio en disputa obedecen a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), por lo que carecen de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento bajo la Política (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,
Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,
Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) la Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocida comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente argumenta que la Titular no es conocida por los nombres de dominio en disputa, y que no existe relación comercial entre la Promovente y la Titular.
La Titular presentó una copia de su escritura constitutiva de fecha 19 de septiembre de 1996, en donde consta la constitución de Osrami Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
La Titular argumentó que la denominación social “Osrami”, corresponde al acrónimo resultante de la conjunción de partes de los nombres “Oscar” y “Ramírez”, quien, según el dicho de la Titular, era familiar de los socios iniciales de ésta, y presentó pruebas para sustentar dicha afirmación.
En este sentido, la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 señala que el uso de acrónimos puede ocurrir de buena fe, cuando la titular que argumente esta excepción ofrezca pruebas para demostrar su dicho.
En este caso, las pruebas aportadas por la Titular permiten inferir que la Titular adoptó su denominación social de buena fe a los efectos de la Política, y que está usando los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos, conforme a lo establecido en el párrafo 1(c)(i) de la Política (ver American Franchise Marketing Limited v. Host Master, Qualcomm Inc.,
Caso OMPI No. D2016-1327; ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochshule Zürich) v. Andre Luiz Silva Rocha, Construtora Norberto Odebrecht S/A,
Caso OMPI No. D2016-0444).
El expediente del caso contiene pruebas con base en las cuales puede deducirse que la Titular ha sido conocida en su segmento comercial como “Osrami” o como “Osrami Telecomunicaciones”, con anterioridad a la fecha de inicio de este procedimiento. Dichas pruebas incluyen capturas de pantalla del sitio web de la Titular, pruebas de participaciones de la Titular en eventos y exposiciones, y reconocimientos otorgados a ésta.
La Promovente argumenta que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, afirmando que dicha Titular realiza un uso comercial de estos, con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, sin contar con algún registro marcario o reserva de derechos en México, haciéndole creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con la Promovente.
El Experto hace notar que el párrafo 1(c)(ii) de la Política no exige que una titular cuente con registros de marca o con reservas de derechos. Para poder acreditar derechos o intereses legítimos con base en dicho párrafo, basta probar que la titular en cuestión ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa de que se trate. En el presente caso, la Titular ha logrado probar este extremo.
La Promovente no presentó pruebas que sustenten su dicho en el sentido de que el uso de los nombres de dominio en disputa se ha llevado a cabo de manera ilegítima, o con la intención de desviar a los consumidores de la Promovente, de manera equívoca.
Por lo expuesto, este Experto concluye que la Promovente no ha demostrado que la Titular carezca de derechos e intereses legítimos relacionados con los nombres de dominio en disputa, y que la Titular sí ha probado contar con ellos.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feDe acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
El objetivo de la Política es el de dirimir controversias relacionadas con el registro o uso abusivos de nombres de dominio. Por tanto, su alcance se limita a casos de ciberocupación.
En el presente caso, la Promovente no ha probado que la Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa teniendo en mente su marca OSRAM, o que lo haya hecho con el fin de venderlos a la Promovente, ni de impedir que dicha Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, o bien que lo haya hecho con el fin de perturbar la actividad comercial de ésta, de quien no es competidora directa la Titular. Por tanto, la Promovente no ha logrado acreditar que la Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe.
La Titular probó que constituyó su sociedad desde 1996, a la que denominó Osrami Telecomunicaciones, S.A. de C.V., misma que se dedica a la comercialización de equipo para infraestructura de tecnologías de información, en un nicho de negocio bastante especializado.
La Promovente ha argumentado que la Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca OSRAM, y que los ha usado para promocionar, comercializar y distribuir productos de los competidores de la Promovente, tales como señaladores de luz LED de diversos colores.
Si bien la presencia de productos de empresas competidoras es un elemento que frecuentemente se relaciona con la mala fe a los efectos de la Política, el Experto nota que en el contexto del presente caso dicha presencia se reduce a que algunos de los equipos que vende la Titular contienen LEDs, y que se trata de productos accesorios a los productos y servicios de la Titular. Así, en opinión del Experto, la presencia de las marcas competidoras parece fútil y probablemente no responda a un ánimo de competir con la Promovente o de atraer usuarios de Internet hacia productos de competidores de la Promovente. La actividad principal del negocio de la Titular no es la comercialización de los LEDs en sí mismos, ni de otros productos por los que se conoce a la Promovente, como lo son las bombillas eléctricas. A la vista del expediente, el Experto considera que en el balance de las probabilidades la Titular no habría registrado o utilizado los nombres de dominio en disputa para aprovecharse de su similitud con la marca OSRAM. La Promovente no ha probado que los nombres de dominio en disputa se hayan utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web de la Titular, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación o marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, ni en definitiva de mala fe a los efectos de la Política.
Por lo tanto, no se actualiza el supuesto del tercer elemento de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 5 de abril de 2021