La Promovente es Brooks Sports, Inc., Estados Unidos de América representada por Panamericana de Patentes y Marcas, S.C, México.
El Titular es Doreen Gruenewald, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de marzo de 2021. El 12 de marzo de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de marzo de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de abril de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de abril de 2021.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de abril de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoConforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
1) La Promovente es una empresa fundada en 1914 y reconocida en ropa y calzado deportivo, incluidos zapatos para correr de alto rendimiento. Sus inicios se remontan a una pequeña fábrica en Filadelfia que fabricaba zapatillas de ballet y de baño. En 1921, “Brooks”, se traslada a deportes más populares y comienza la producción de calzado para béisbol que fueron usados por equipos campeones y atletas como Mickey Mantle.
2) Para 1930 la Promovente elabora una de las primeras innovaciones para futbolistas de alto rendimiento. En 1938 el equipo de baseball, campeón del mundo Los Piratas de Pittsburg usaron zapatos “Brooks”. Para 1940 se hacían zapatos con la marca BROOKS “con tacos de goma para softbol” convirtiéndose en productos extremadamente populares junto con otros productos que incluyen patines sobre hielo, zapatillas para gimnasio, boliche, basquetbol, béisbol, futbol, box y lucha.
3) Para 1974, “Brooks” se coloca en una categoría superior a nivel de otros grandes nombres en el deporte de aquel tiempo. En 1977, es el primer zapato de la Promovente en alcanzar el número uno en la revista “Runner’s World”.
4) En la década de los ochenta el modelo Nighthawk fue calificado como mejores zapatillas para correr del mundo, por la revista “Running times”. La Promovente lanza una tecnología de amortiguación y su línea “Brooks for Women”, es el primer calzado diseñado para hacer anatómicamente correcto para las mujeres. En 1984 el quarteback Dan Marino, usaba el calzado deportivo “Brooks”.
5) En la década de los noventa la Promovente gana el Sello de Aceptación de la Asociación Médica de Podología Estadounidense y desarrollan modelos que se convertirán en algunos de los zapatos más exitosos de “Brooks”.
6) Actualmente la Promovente ha introducido nuevos modelos, ganando diversos premios, entre ellos el Premio Runner’s World’s “Best Update” y la medalla de Oro “Best Renovation” de Running Network.
7) La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca:
a) Reg. 408170 BROOKS. Fecha presentación 25 de noviembre de 1991. Fecha Expedición, 18 de marzo de 1992, Clase Int. 25;
b) Reg. 1512988 BROOKS y diseño. Fecha presentación 21 de abril de 2014. Fecha Expedición, 11 de febrero de 2015, Clase Int. 25;
c) Reg. 1102319 BROOK y diseño. Fecha de presentación 24 de abril de 2009. Fecha de expedición 26 de mayo de 2009, Clase Int. 25;
d) Reg. 1102320 BROOKS y diseño. Fecha de presentación 24 de abril de 2009. Fecha de expedición 26 de mayo de 2009, Clase Int. 25;
e) Reg. 432484 BROOKS y diseño. Fecha de presentación 25 de noviembre de 1991 Fecha de expedición 29 de marzo 1993 Clase Int. 25.
8) Por otra parte, la Promovente evoca la notoriedad de la marca BROOKS al hacer una relación cronológica de la evolución y presencia de la marca en los mercados y exhibió pruebas para acreditar cronológicamente la difusión de la misma, la transformación de modelos de zapatos con la marca de su propiedad y al introducir en el buscador Google el término “Brooks” señala que se obtuvieron aproximadamente 388 millones de resultados de la totalidad, y de los desplegados se hace referencia a la marca del Promovente.
9) El Promovente ha adquirido y utiliza para promover y comercializar sus productos los siguientes nombres de dominio que incluyen la marca BROOKS:
10) El nombre de dominio en disputa se registró el 15 de diciembre del 2020.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeLa Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente y fue registrado el 15 de diciembre del 2020, fecha posterior a la de las solicitudes del registro de las marcas.
2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que el Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca BROOKS tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.
B. TitularEl Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos;
ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) y 19 del Reglamento; es decir, resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosEl nombre de dominio en disputa
El hecho de adicionar como parte del nombre de dominio en disputa el nombre geográfico “México”, no evita la similitud en grado de confusión que se da al reproducir la marca del Promovente íntegramente.
Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, al no contestar el Titular a las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores aprovechándose de la amplia reputación de la Promovente. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
El Experto ha comprobado que el nombre de dominio en disputa actualmente se encuentra inhabilitado. Con anterioridad, el Titular utilizaba el nombre de dominio en disputa para un sitio web que ofrecía la apariencia de una plataforma de comercio electrónico de productos de calzado deportivo, ofreciéndose bajo la apariencia de pertenencia al Promovente distintos modelos de zapatillas deportivas.
Ante la ausencia de contestación, por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, el Experto considera como lo ha señalado la Promovente, que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la promovente. Por la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, esto no concurre en el presente caso, ya que la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa. El término “México” puede provocar un mayor grado de confusión dentro del público consumidor mexicano, al hacerle creer que se trata del nombre de dominio que la Promovente utiliza para la venta de sus productos en México. Por lo tanto, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa, al reproducir íntegramente la marca “Brooks” junto con el término “México”. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho que el nombre de dominio en disputa, reproduzca la marca BROOKS de la Promovente, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta al año 1914 y que su marca más antigua en México se concedió el 25 de noviembre de 1991, es decir con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación del Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el mismo se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa (que reproduce íntegramente la marca BROOKS) la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
Aunado a lo anterior, el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para un sitio web con la apariencia de una página de comercio electrónico de la Promovente o vinculado a esta, que vendía a través de un sistema de pago en línea productos de calzado deportivo “Brooks” siempre y cuando el usuario abriera una cuenta proporcionando datos personales para tal efecto. La mala fe se evidencia con la intención de crear confusión y aprovecharse del buen nombre y prestigio de la marca del Titular. Así también esta conducta la hizo con la intención de desviar a clientes de la Promovente, lo que robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 5 de mayo de 2021