La Promovente es Kaeser Kompressoren SE, Alemania, representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Candido Alberto Chavero Chavero, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de junio de 2021. El 7 de junio de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de junio de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de julio de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular la continuación del procedimiento el 2 de julio de 2021.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de julio de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoPor haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía multinacional alemana fundada en el año 1919, dedicada a partir del año 1948 a la fabricación, comercialización y reparación de compresores de aire.
La Promovente, entre otros, es titular de los siguientes registros de marca mexicanos, que protegen la marca KAESER y sus variantes, para distinguir máquinas compresoras, sus partes y otras máquinas similares:
Registro 1453637 KAESER COMPRESSORS Y DISEÑO, concedido el 9 de mayo de 2014.
Registro 1453638 KAESER COMPRESSORS, concedido el 9 de mayo de 2014.
Registro 1259825 KAESER, concedido el 1 de agosto de 1997.
Registro 555686 KAESER KOMPRESSOREN Y DISEÑO, concedido el 1 de agosto de 1997.
Registro 555685 KAESER COMPRESORES Y DISEÑO, concedido el 1 de agosto de 1997.
De la información aportada por la Promovente, se desprende que la marca KAESER goza de un amplio reconocimiento a nivel internacional en el sector de compresores de aire. Los reportes emitidos por las plataformas “www.market.biz” y “www.tecnoalimenportal.com” incluyen a KAESER entre las 5 marcas líderes de máquinas compresoras en el mundo.
La Promovente distribuye sus compresoras de aire marca KAESER en México, a través de la empresa mexicana, Kaeser Compresores de México, S. de R.L. de C.V.
El Titular, registró el nombre de dominio en disputa
El Experto no pudo acceder al nombre de dominio en disputa, no obstante, de las evidencias aportadas por la Promovente, se desprende que: a) el nombre de dominio en disputa direccionaba a un sitio web que replicaba la marca KAESER KOMPRESSOREN Y DISEÑO amparada por el registro No. 555686; b) en el sitio se ofertaba la venta de compresores de aire con la marca de la Promovente; c) en el sitio se daban datos de números de teléfonos para la atención de clientes; d) en el sitio no se mostraba ningún aviso tendiente a identificar al responsable de la operación del sitio, ni se hacía alusión a la relación o falta de relación entre el Titular y la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeQue es una compañía multinacional de origen alemán fundada en el año 1919, dedicada desde el año 1948 de manera preponderante a la fabricación, comercialización y reparación de compresores de aire.
Que actualmente comercializa compresores de aire marca KAESER en al menos 100 países y tiene siete mil empleados.
Que la marca KAESER es ampliamente reconocida en el mercado global de compresores de aire.
Que, entre muchos otros, es titular de los siguientes registros de marca que protegen la marca KAESER y su diseño en México:
Registro 1453637 KAESER COMPRESSORS Y DISEÑO, concedido el 9 de mayo de 2014.
Registro 1453638 KAESER COMPRESSORS, concedido el 9 de mayo de 2014.
Registro 1259825 KAESER, concedido el 1 de agosto de 1997.
Registro 555686 KAESER KOMPRESSOREN Y DISEÑO, concedido el 1 de agosto de 1997.
Registro 555685 KAESER COMPRESORES Y DISEÑO, concedido el 1 de agosto de 1997.
Que distribuye sus compresoras de aire marca KAESER en México, a través de la empresa mexicana Kaeser Compresores de México, S. de R.L. de C.V.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa
Que el nombre de dominio en disputa
Que el Titular no tiene ningún interés legítimo para utilizar la marca KAESER como parte de su nombre de dominio. Por el contrario, el Titular intenta engañar al público haciéndose pasar por la Promovente para comercializar productos apócrifos. Lo anterior, ya que en el sitio de Internet se reproduce su marca KAESER KOMPRESSOREN, se incluyen imágenes de los productos KAESER y no se incluye información del Titular o de otro responsable del sitio de Internet. Ni en el aviso legal, ni en el aviso de privacidad se incluyen datos del titular de la página de Internet.
Que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web para venderles productos apócrifos al que le aplican la marca KAESER.
B. TitularEl Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusionesDebido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,
Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,
Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónEl nombre de dominio en disputa
En este sentido, es importante considerar que la adición de las palabras “compresor portátil” a la marca KAESER dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud confusa (ver sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Por lo anterior, en el caso de estudio, las palabras adicionales “compresor portátil” resultan del todo insuficiente para concluir la similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca KAESER. Adicionalmente, el término “.com. mx” es el identificador de código de país México, y el cual, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el artículo 1.c de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
(ii)o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos bajo la Política y la Política UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1.a de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,
Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,
Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,
Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca KAESER en México, con 24 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca KAESER.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido usualmente como KAESER.
En la página de Internet a la que se desplegaba el nombre de dominio en disputa no aparece el Titular como responsable de la misma.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Con independencia de que no existe información de la que se infiera que el Titular es distribuidor de la Promovente, aún, suponiendo sin conceder, que si lo fuera, en este caso no se cumpliría el siguiente requisito previsto en los principios reflejados en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc,
Caso OMPI No. D2001-0903: El sitio debe revelar de forma precisa y destacada la relación entre el responsable del mismo y el titular de la marca. En este caso, el sitio web al que apunta el nombre de dominio en disputa, no se aclara que el sitio web es operado por el Titular o por una empresa distinta de la Promovente. Véase Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feLa Política, en su artículo 1.b establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el Titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea."
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca KAESER en México.
Que la marca KAESER fue registrada en México con 24 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que derivado de los reportes de estudios de mercado ofrecidos por la Promovente, este Experto considera que la marca KAESER es reconocida en el sector relevante de compresores de aire.
Que el Titular conocía la marca KAESER antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que el contenido de la página de Internet a la que direccionaba el nombre de dominio era una copia de la imagen de los productos, y signo distintivo KAESER KOMPRESSOREN propiedad de la Promovente.
Que la página de Internet no incluía datos del Titular, pero listaba números telefónicos para atender a clientes potenciales; destacándose que de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que hubo respuesta vía la red social “WhatsApp” a la petición de información sobre la venta de productos Kaeser. Lo anterior, permite colegir la mala fe del Titular al intentar de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca KAESER.
La Promovente es categórica al afirmar que no tiene relación comercial con el Titular y que los productos que ofertaba en su página de Internet son reproducciones apócrifas. Si bien no existen evidencias que demuestren que los productos ofertados en la página web fueran reproducciones apócrifas, este Experto considera que, aún suponiendo sin conceder, que el Titular fuera un revendedor de productos KAESER puestos originalmente en el comercio por la Promovente, no tendría legitimación para reproducir la marca en el nombre de dominio en disputa, cuya composición crea una confusión por asociación con la marca de la Promovente.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 30 de julio de 2021