La Promovente es Enphase Energy, Inc., Estados Unidos de América, representada por Abogados Erreguerena Propiedad Intelectual, S.C., México.
La Titular es FireGreens International, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com. 3. Iter Procedimental La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de junio de 2021. El 1 de julio de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de julio de 2021, el Registry envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 5 de julio de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 5 de julio de 2021. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de agosto de 2021. El Registrante envió comunicaciones informales el 5, 7 y 8 de julio de 2021. El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de agosto de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho La Promovente es Enphase Energy, Inc., una empresa fundada en 2006 perteneciente a la industria de la energía solar. La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca: Marca Número de Registro Fecha de Registro Clase Jurisdicción ENPHASE 1660251 28 de julio de 2016 9 México ENPHASE 1660252 28 de julio de 2016 42 México La Promovente es titular del nombre de dominio El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de septiembre de 2017. La Promovente alega que la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para publicitar actividades empresariales similares a las de la Promovente. No obstante, actualmente se encuentra inactivo. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente La Promovente alega lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ENPHASE de la Promovente al reproducirla en su totalidad. Que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa reproduce de manera idéntica la marca ENPHASE de la Promovente. Que además de desplegar las marcas registradas de la Promovente, el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa hace alusión a los mismos productos y servicios que ofrece la Promovente. II. Derechos o intereses legítimos Que la Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el titular de las marcas ENPHASE es la Promovente, por lo que únicamente es ésta quien tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Que no existen pruebas que demuestren que la Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Que lo único que es evidente es que la Titular se conduce de mala fe al utilizar las marcas registradas de la Promovente, así como que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa tiene como fin atraer, de manera engañosa, al público consumidor. Que la Titular no ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, dado que es la Promovente quien es conocida por las marcas ENPHASE. Que el nombre de dominio en disputa hace referencia directamente a la Promovente, mediante el uso de la marca ENPHASE y la puesta a disposición de contenido relacionado con ésta en el sitio web al que resuelve dicho nombre de dominio en disputa. Que la Titular usa el nombre de dominio en disputa con la única intención de desviar a los consumidores al nombre de dominio en disputa, haciéndolos creer que el nombre de dominio en disputa tiene relación con las marcas registradas de la Promovente. III. Registro o uso de mala fe Que la Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que la Promovente use sus marcas registradas ENPHASE en el nombre de dominio en disputa. Que el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Promovente, ya que al reproducir las marcas ENPHASE y ofertar los mismos productos y servicios que amparan las marcas registradas, la Titular ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando confusión entre los consumidores. Que la Titular ha intentado, de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, haciendo creer a los consumidores que existe algún tipo de relación, patrocinio, afiliación o promoción por parte de la Promovente, en relación con el nombre de dominio en disputa. B. Titular La Titular no presentó un escrito de Contestación. En sus comunicaciones informales dirigidas al Centro en fecha 5, 7 y 8 de julio de 2021, la Titular argumentó lo siguiente: Que “daría de baja” al nombre de dominio en disputa, con lo cual la Promovente podría realizar el registro del mismo. Posteriormente, la Titular manifestó que el nombre de dominio en disputa ya no se encontraba en sus cuentas y que por tanto la Promovente estaba en aptitud de registrarlo. Contrario a lo señalado por la Titular, debido a que el nombre de dominio en disputa se encuentra suspendido con motivo del presente procedimiento, dicha Titular sigue siendo titular del nombre de dominio en disputa. 6. Debate y conclusiones De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP. El Experto también basará esta decisión en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Dado que en el presente procedimiento la Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Groupe Auchan c. Roberto La Palombara,Caso OMPI No. D2014-0660; y PJS International SA c. Carl Johansson,Caso OMPI No. D2013-0807). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos La Promovente ha probado ser titular de registros de la marca ENPHASE en México, donde la Titular ha declarado tener su domicilio. Los registros de marca ENPHASE propiedad de la Promovente fueron concedidos con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa La adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés) “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio (“DNS” por sus siglas en inglés), por lo cual, este elemento carece de relevancia al momento de valorar la identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca ENPHASE y el nombre de dominio en disputa (ver Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia,Caso OMPI No. DMX2019-0010; American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente,Caso OMPI No. DMX2007-0017). Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa: (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; La Promovente ha demostrado tener registros de marca, en México, para ENPHASE, donde la Titular ha manifestado tener su domicilio. La Promovente afirma que la Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, dado que no existen pruebas de que la Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa redirigía al nombre de dominio La Promovente también alega que la Titular no ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, ya que al realizar una búsqueda del término “enphase” en un motor de búsqueda, los resultados refieren directamente a la Promovente y no a la Titular. Así, la Promovente ha establecido un caso prima facie en el sentido de que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que la Titular esté relacionada con la Promovente o autorizada por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde a la Titular aportar evidencias para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. La Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso prima facie establecido por la Promovente. Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa: (i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o La Promovente ha demostrado tener registros para la marca ENPHASE en México, donde la Titular declaró tener su domicilio. El hecho de que la Titular haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca registrada ENPHASE, la cual consiste en una denominación arbitraria que no corresponde a una palabra del diccionario, sugiere que la Titular conocía a la Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa, lo cual constituye un registro oportunista de mala fe (ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh,Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM c. Domain Investments LLC,Caso OMPI No. D2008-0287; y Nutricia International BV c. Eric Starling,Caso OMPI No. D2015-0773). Asimismo, con base en las pruebas presentadas por la Promovente y no refutadas por la Titular, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca ENPHASE en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Owens Corning c. NA,Caso OMPI No. D2007-1143; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp,Caso OMPI No. D2018-1367; y 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick,Caso OMPI No. D2014-1359). Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política. 7. Decisión Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa Kiyoshi Tsuru
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
(ii) la Titular ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
Experto Único
Fecha: 2 de septiembre de 2021
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