El Promovente es Stayforlong, SL, España, representado por Méndez Cortés, S.C., México.
El Titular es Alina Jhons, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com. 3. Iter Procedimental La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de julio de 2021. El 7 de julio de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de julio de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de agosto de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de agosto de 2021. El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de agosto de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho El Promovente es una empresa española que se dedica a ofertar reservas hoteleras de larga estancia a través del sitio web “www.stayforlong.com”. El Promovente tiene derechos sobre la marca STAYFORLONG y diseño la cual cuenta con Registro Internacional No. 1505297 en clase 35, otorgado el 10 de octubre de 2019, y con Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial No. 2217994 en clase 35, otorgado el 11 de marzo de 2021 y derivado de dicho Registro Internacional. El Promovente también tiene derechos sobre el nombre comercial STAYFORLONG con Registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas No. N0357021 en clase 43, otorgado el 13 de mayo de 2015. El nombre de dominio en disputa fue creado el 12 de agosto de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa se usaba como dirección de correo electrónico y, a la presentación de la Solicitud, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, “Index of / Name Last modified Size Description cgi-bin/”. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue. El Promovente, empresa fundada en enero de 2015, en la actualidad está presente en 22 países y cuenta con una cartera de hoteles a nivel global compuesta por más de 720,000 establecimientos distintos. El modelo de negocio del Promovente se basa en la intermediación entre el hotel y los huéspedes, consiguiendo mejores precios y condiciones para aquellas personas que se alojan tres o más noches. A finales del año 2020, el Promovente fue informado por varios de sus clientes y por terceros que habían recibido correos electrónicos de la cuenta “[...]@stayforlong.com.mx” conteniendo ofertas y haciéndose pasar por el Promovente al hacer referencia a la marca del Promovente y al nombre de dominio del Promovente La denominación del nombre de dominio en disputa resulta idéntica a la marca en la que funda su acción el Promovente. Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca, siendo en este caso que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación de los registros STAYFORLONG y STAYFORLONG y diseño del Promovente. La creación del nombre de dominio en disputa no puede ser considerada para obtener un derecho legítimo. El Promovente no ha autorizado al Titular para hacer uso de sus marcas e imágenes, lo cual, en adición a la existencia de un registro de marca, demuestra la ausencia de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa por el Titular. El Titular no puede alegar que cuenta con un derecho legítimo y no tiene elementos para poder demostrar que hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los usuarios de manera equívoca. El Titular no despliega contenido dentro de la página web asociada al nombre de dominio en disputa. Sin embargo, usa el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos apócrifos con la finalidad de engañar a los consumidores, enviando ofertas fraudulentas, copiando la marca del Promovente y haciendo referencia al sitio web del Promovente “www.stayforlong.com”. El nombre de dominio en disputa copia de mala fe la marca propiedad del Promovente con la finalidad de crear confusión entre los usuarios y obtener un lucro del cual carece derecho pues es claro que en las comunicaciones que salen del correo electrónico asociado al nombre de dominio en disputa se hace referencia a la empresa del Promovente, a las marcas del Promovente y al nombre de dominio que emplea el Promovente. De lo anterior se desprende claramente que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el Titular tuvo conocimiento de la marca y de las actividades comerciales del Promovente. Al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular sabía que estaba infringiendo derechos de terceros, en este caso los derechos de marca del Promovente. Mediante los comunicados por correo electrónico que salen del nombre de dominio en disputa, éste se ha usado para inducir al público a confusión con respecto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa. Por todo lo cual debe concluirse que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y se utiliza para desviar el tráfico, de forma injustificada, del sitio web del Promovente. El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,2 denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).3 A. Identidad o similitud en grado de confusión El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca STAYFORLONG y diseño, la cual está registrada en México y el extranjero. Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. v. Jesús Ayala,Caso OMPI No. DMX2013-0024). Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente ya que incorpora en su totalidad su elemento nominativo “stayforlong”. Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos El Promovente alega que no ha autorizado al Titular a usar su nombre ni su marca STAYFORLONG y diseño, que no existe vínculo alguno entre el Promovente y el Titular, y que el Titular no tiene elementos para demostrar que hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los usuarios de manera equívoca. Este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con el nombre del Promovente y su marca antes citada (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). El Promovente acreditó que el nombre de dominio en disputa se usa como dirección de correo electrónico desde la que se envían mensajes reproduciendo el nombre y el elemento nominativo de la marca del Promovente y haciendo referencia al sitio web “www.stayforlong.com” que opera el Promovente, como si se intentase hacerse pasar por el Promovente. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.4 En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular (véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). C. Registro o uso de mala fe El Promovente alega que el Titular tenía conocimiento de su marca y de sus actividades comerciales al momento de registrar el nombre de dominio en disputa como se desprende de la composición misma del nombre de dominio en disputa y del contenido de los mensajes por correo electrónico envíados desde una dirección vinculada al nombre de dominio en disputa. Ha quedado acreditado que STAYFORLONG y diseño es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Promovente no ha autorizado al Titular a usar esa marca ni su nombre comercial, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente, especialmente teniendo en cuenta el uso que le ha dado el Titular al nombre de dominio en disputa. De las pruebas aportadas por el Promovente se desprende que el nombre de dominio en disputa se usaba como dirección de correo electrónico; los mensajes enviados muestran una dirección de correo electrónico vinculada al nombre de dominio en disputa, el nombre comercial y el elemento nominativo de la marca del Promovente, y el nombre del sitio web operado por el Promovente, dando la impresión de que tales comunicados provienen del Promovente aprovechando la posibilidad de que exista confusión respecto a la fuente de los mismos.5 Los elementos antes citados permiten inferir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el nombre y la porción nominativa de la marca del Promovente, lo que aunado al contenido de los mensajes por correo electrónico antes referidos, llevan a este Experto a determinar la presencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa Gerardo Saavedra 1 Anexo H de la Solicitud, correos electrónicos enviados desde esa cuenta el 9 de diciembre de 2020, 17 de febrero de 2021, 13 de mayo de 2021. 2 Bajo la legislación mexicana (artículos 201 y 206 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) un “aviso comercial” protege una frase publicitaria, en tanto que un “nombre comercial” protege el nombre de una empresa o establecimiento. 3 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”). 4 Véase The Coryn Group II, LLC y AMResorts, LP c. Jose Leonardo Vela Puerto,Caso OMPI No. DMX2019-0028: “Los correos electrónicos que se han enviado desde la dirección que incorpora al nombre de dominio en disputa del Titular, han creado la falsa impresión de que estos fueron mandados por las Promoventes, lo cual conforma una conducta de confusión por asociación […] el registro de un nombre de dominio con el fin de realizar actividades ilegales, como la usurpación de identidad o el phishing que han tenido lugar en este caso, claramente eliminan la posibilidad de que el Titular pueda demostrar cualquier tipo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.”. 5 En Skyscanner Limited v. Eric Anderson,Caso OMPI No. DMX2020-0003 se estableció: “el hecho que el Titular haya enviado correos electrónicos asociados al nombre de dominio en disputa, incluyendo una reproducción idéntica de la marca SKYSCANNER y el logotipo asociado a la misma, denota la intención de crear confusión por asociación a los destinatarios del correo electrónico acerca de su procedencia, al hacerles creer que recibían un comunicado de la Promovente […] concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe”.
Experto Único
Fecha: 6 de septiembre de 2021
Full & Egal Universal Law Academy