La Promovente es Rockwell Automation, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
El Titular es Carlos Gabriel Godínez Lee, México.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es LogicBoxes.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de agosto de 2021. El 23 de agosto de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 31 de agosto de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de pago.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de septiembre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de septiembre de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de septiembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente es una empresa estadounidense dedicada a la automatización. Su principal marca ALLEN–BRADLEY, fue creada en 1903 por la sociedad de la misma denominación, misma que fue adquirida por la Promovente en 1985.
La Promovente tiene clientes en más de 80 países con alrededor de 23,000 empleados a nivel mundial.
La Promovente se encuentra dentro de los rankings de las empresas más grandes del mundo, destacando el lugar número 440 dentro de la lista Fortune 500.
La Promovente es titular de diversos registros de marca, entro otros los siguientes:
Marca
Jurisdicción
No. de Registro
Clases
Fecha de registro
ALLEN-BRADLEY
México
159574
7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 21
9/11/1970
ALLEN-BRADLEY
México
967419
42
14/12/2006
ALLEN-BRADLEY
México
903124
41
30/09/2005
AB
México
103086
9, 21
19/05/1961
AB
México
183221
7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 21
14/06/1974
AB
México
234170
9, 26
31/10/1979
ALLEN-BRADLEY
Estados Unidos
0712800
9
21/03/1961
ALLEN-BRADLEY
Estados Unidos
0712836
9
21/03/1961
AB
Estados Unidos
0693780
9
01/03/1960
De igual manera, la Promovente es titular de los nombres de dominio
Los nombres de dominio en disputa,
La Promovente argumenta lo siguiente:
1. Identidad o similitud en grado de confusión
Que el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” no deben tomarse en cuenta al momento de evaluar la similitud entre los nombres de dominio en disputa y las marcas registradas de la Promovente, ya que estos son un requisito estándar de los nombres de dominio.
Que, al registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular ha añadido el término geográfico “México” y el término “Automation” a las marcas registradas ALLEN-BRADLEY y AB de la Promovente, por lo que los nombres de dominio en disputa resultan ser semejantes en grado de confusión a las marcas de la Promovente.
Que grupos de expertos nombrados anteriormente conforme a la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”) han resuelto que un nombre de dominio en disputa que únicamente está conformado por la marca de una promovente, más una palabra relacionada con el negocio de ésta, es semejante en grado de confusión a las marcas registradas de dicho promovente.
Que el hecho de que el Titular haya incluido un guion entre la marca ALLEN-BRADLEY y el término geográfico “México” y otro entre la marca AB y el término “Automation” no distingue a los nombres de dominio en disputa de sus marcas.
Que el uso de los nombres de dominio en disputa también incrementa la confusión, dado que el Titular está usando los nombres de dominio en disputa para hacerse pasar por la Promovente, lo que indica que el Titular tenía en mente las marcas de la Promovente cuando registró dichos nombres de dominio en disputa.
2. Derechos o intereses legítimos
Que el hecho de que la Promovente sea titular de las marcas registradas ALLEN-BRADLEY y AB, tanto en México como en los Estados Unidos, es prueba fehaciente de sus derechos de uso exclusivo sobre las mismas.
Que el Titular no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa, lo cual prueba que éste carece de derechos o intereses legítimos, además que la Promovente no ha dado autorización al Titular para usar sus marcas, ni registrar los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no ha usado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.
Que el hecho de que el Titular haya incluido el logotipo de la marca AB de la Promovente en los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa demuestra que el Titular está intentando aprovecharse de la fama y reputación de las marcas de la Promovente, así como intentando hacerse pasar por la Promovente.
Que los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa están diseñados para que el Titular pueda engañar a los usuarios de Internet y hacerles creer que dichos nombres de dominio en disputa están asociados y afiliados a la Promovente, lo cual es evidencia de que el Titular carece de derechos o intereses legítimos.
Que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa
Que el Titular registró los nombres de dominio en disputa con posterioridad a que la Promovente registrara las marcas ALLEN-BRADLEY y AB, así como el nombre de dominio
3. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Que la Promovente y sus marcas ALLEN-BRADLEY y AB son conocidas mundialmente y han sido registradas en numerosos países, incluido México, donde reside el Titular.
Que la Promovente ha promocionado y vendido sus productos desde 1909, fecha anterior al registro de los nombres de dominio en disputa (26 y 28 de abril de 2021) por parte del Titular.
Que, al registrar los nombres de dominio en disputa, los cuales incorporan las marcas registradas de la Promovente, el Titular generó una semejanza en grado de confusión con las marcas de la Promovente.
Que la Promovente ha usado los nombres de dominio en disputa para hacerse pasar por la Promovente, usando los logotipos de la Promovente en los sitios web al que resuelve el nombre de dominio en disputa
Que el Titular ha sido demandado en disputas previas presentadas por la Promovente, por lo que su conocimiento de las marcas de ésta es innegable. Que el hecho de que el Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa poco antes de la fecha de emisión de la decisión del grupo de expertos nombrado en la segunda demanda que la Promovente entabló en contra del Titular, demuestra que lo hizo con la intención de continuar con sus actividades ilegítimas.
Que el Titular ha demostrado tener conocimiento de las marcas de la Promovente, así como de su negocio, por lo que no es posible suponer que el Titular ignoraba la existencia de dichas marcas.
Que el Titular ha creado un riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa y las marcas registradas de la Promovente al incluir el logotipo de la marca registrada AB en los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, así como imágenes de los productos amparados por la marca ALLEN-BRADLEY.
Que el Titular ha hecho esto para poder vender productos falsificados, no autorizados o de competidores de la Promovente. Que, por lo tanto, el Titular intenta atraer a usuarios de Internet con ánimo de confundirlos, para aprovecharse de tal confusión.
Que los nombres de dominio en disputa y los sitios web a los que estos resuelven, crean la impresión de una asociación o relación del Titular con la Promovente, generando confusión sobre la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los nombres de dominio en disputa, aprovechándose de la fama de las marcas de la Promovente.
Que el uso del nombre de dominio en disputa
Que el Titular ha incurrido en un patrón de conducta, al haber sido demandado en previas disputas iniciadas por la Promovente, lo cual es evidencia de mala fe. Que el Titular ha registrado diversos nombres de dominio que infringen derechos de terceros, lo cual prueba el patrón de ciberocupación del Titular.
B. TitularEl Titular no presentó una Contestación conforme a la Política.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,
Caso OMPI No. D2006-0292).
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones emitidas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud en grado de confusiónLa Promovente ha probado contar con registros para las marcas ALLEN–BRADLEY y AB en varias clases, tanto en México como en Estados Unidos, con una gran antelación a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
A.1.Este nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca registrada ALLEN-BRADLEY, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el topónimo “México”, no evita la similitud confusa con la marca ALLEN-BRADLEY de la Promovente (ver la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas,
Caso OMPI No. D2007-0768; InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash,
Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com,
Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours,
Caso OMPI No. D2004-0388).
Este nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca registrada AB de la Promovente, dado que la incorpora en su totalidad. La adición del término en inglés “Automation” (“automatización” en español) no elimina la semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca AB de la Promovente bajo el primer elemento de la Política. Aunado a lo anterior el término “Automation” es parte del nombre de la Promovente (Rockwell Automation), por lo que es evidente que el Titular conocía a la Promovente cuando registró este nombre de dominio en disputa, lo que confirma que el mismo habría sido registrado por su similitud confusa con la marca del Promovente (véase las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Hill’s Pet Nutrition, Inc. c. Registrant,
Caso OMPI No. D2004-0818 y Tyson Foods, Inc. c. R3D HACKCID,
Caso OMPI No. D2017-0182).
La adición de un guion entre la marca ALLEN-BRADLEY y el topónimo “México”, así como entre la marca AB y el término “Automation” es irrelevante para el análisis de semejanza en grado de confusión. De igual manera, la presencia del ccTLD “.mx”, así como del gTLD “.com” en los nombres de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis,
Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell,
Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente ha probado contar con registros para las marcas ALLEN–BRADLEY y AB en varias clases en México, donde el Titular ha declarado estar domiciliado.
La Promovente afirma que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con los nombres de dominio en disputa y que éste no está asociado con la Promovente o sus marcas ALLEN–BRADLEY y AB. La Promovente también alega que el Titular no tiene relación alguna con el negocio de ésta. Además, la Promovente afirma que el uso que el Titular ha hecho de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado como de buena fe, legítimo o leal. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.
Tomando en consideración el contenido de los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y sus marcas ALLEN–BRADLEY y AB, porque dicho sitio web hace alusión directamente a dichas marcas, incluye sus logotipos e imágenes de sus productos, y aparentemente ofrece los mismos productos y servicios que la Promovente. Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (véase ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,
Caso OMPI No. D2013-0279 y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0270).
La suplantación de la identidad de la Promovente por parte del Titular, y la consiguiente confusión por asociación que resulta de dicha conducta, no pueden considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no pueden conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming c. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc,
Caso OMPI No. D2018-1692; Allianz SE c. Paul Umeadi, Softcode Microsystems,
Caso OMPI No. D2019-1407; SVB Financial Group c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo,
Caso OMPI No. D2018-0398 y Haas Food Equipment GmbH c. Usman ABD, Usmandel,
Caso OMPI No. D2015-0285).
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
Como se ha mencionado, el hecho que el Titular, quien ha declarado tener su domicilio en México, haya registrado los nombres de dominio en disputa, los cuales incorporan en su totalidad las marcas registradas ALLEN–BRADLEY y AB, hace evidente que el Titular conocía a la Promovente, sus marcas y sus servicios y productos cuando registró los nombres de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh,
Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM v. Domain Investments LLC,
Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV c. Eric Starling,
Caso OMPI No. D2015-0773).
Asimismo, este Experto considera que los nombres de dominio en disputa se han utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dichos sitios web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,
Caso OMPI No. D2007-0267; Owens Corning c. NA,
Caso OMPI No. D2007-1143; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp,
Caso OMPI No. D2018-1367 y 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick,
Caso OMPI No. D2014-1359).
Finalmente, toda vez que la Promovente ha probado que el Titular ha seguido un patrón de conducta de ciberocupación, toda vez que ha registrado otros dos nombres de dominio que incorporan marcas de la Promovente, el Experto determina que el Titular ha incurrido en la conducta señalada en el párrafo 1(b)(ii) de la Política (ver sección 3.1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee, Caso OMPI DMX2020-0020 y Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee,
Caso OMPI No. D2021-0791).
Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa,
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de octubre de 2021