La Promovente es Woom GmbH, Austria, representada por DORDA Rechtsanwälte GmbH, Austria.
El Titular es Johnathan Peeters, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es AKKY ONLINE SOLUTIONS.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2021. El 15 de septiembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de septiembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto inicialmente señalados en la Solicitud.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 21 de septiembre de 2021 suministrando los datos del registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 24 de septiembre de 2021.
El Centro verificó que la Solicitud, junto con la Solicitud enmendada, cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de octubre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de octubre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Promovente es una empresa constituida en Austria en 2013, la cual se dedica a la fabricación de bicicletas infantiles, así como ropa y accesorios relacionados.
La Promovente es titular de diversos registros de marca en un gran número de países, dentro de los cuales destacan los siguientes registros de marca:
Marca
No. de Registro
Fecha de Concesión
Clase
Jurisdicción
WOOM
2299566
20/09/2021
9
México
WOOM
2299402
20/09/2021
12
México
WOOM
2299567
20/09/2021
9
México
WOOM
2296895
09/09/2021
12
México
WOOM
1478811
05/04/2019
9, 12, 25, 28 y 35
Registro Internacional
WOOM
1288729
23/10/2015
9, 12, 25, 28 y 35
Registro Internacional
El nombre de dominio en disputa
Que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a las marcas WOOM de la Promovente.
Que los usuarios de Internet tienen la impresión de que el Titular opera una sucursal de la Promovente en México, situación que no es así.
Que el nombre de dominio en disputa incluye íntegramente la marca WOOM, así como el término “bikes”, el cual no evita la posibilidad de confusión.
Que la incorporación del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como del dominio de segundo nivel (“por sus siglas en inglés “SLD”) “.com” deben excluirse del análisis de similitud confusa, puesto que se trata de requisitos técnicos.
II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputaQue el nombre de dominio en disputa no tiene ninguna relación con la Promovente.
Que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, dado que:
(a) No es titular ni licenciatario de la marca WOOM.
(b) Una búsqueda del Titular y la marca WOOM no arroja ningún resultado que indique relación entre el Titular y la marca registrada de la Promovente.
(c) El Titular no está realizando una oferta de buena fe de productos o servicios, pues únicamente pretende ser una tienda oficial para el mercado mexicano, la cual usa las marcas registradas y las fotografías oficiales de los productos de la Promovente.
(d) El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no contiene un descargo de responsabilidad en el que se aclare que no hay relación alguna entre el Titular y la Promovente.
Que un nombre de dominio en disputa que suplante la identidad de la Promovente no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos para el Titular.
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala feQue, por lo general, existe mala fe cuando el Titular se aprovecha indebidamente de las marcas de la Promovente o hace un uso indebido de las mismas.
Que la marca WOOM es muy conocida en el sector de las bicicletas y de las bicicletas para niños, y que goza de una gran reputación y crecimiento, no solo en Europa, sino también en otros mercados como el de Estados Unidos de América.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa para beneficiarse de la reputación de la Promovente de mala fe, y apropiarse del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular obviamente conocía el sitio web de la Promovente, puesto que imitó y copió el diseño y contenido de éste.
Que existe mala fe, en virtud de que el Titular intenta engañar a los consumidores residentes en México, sugiriendo que se pueden adquirir productos de la Promovente a través del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ha creado un sistema de “phishing” para obtener información personal de los clientes, situación que es, en sí misma, una prueba concluyente de la mala fe.
B. TitularEl Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosLa Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de diversos registros que amparan la marca WOOM en distintas jurisdicciones alrededor del mundo, en varias clases, incluyéndose México, donde el Titular ha declarado tener su domicilio.
El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca registrada WOOM, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el término “bikes” (en español “bicicletas”), no disminuye ni evita la similitud confusa con la marca WOOM de la Promovente (ver la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768; InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash,Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com,Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
Finalmente, la presencia del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como del dominio de segundo nivel (“por sus siglas en inglés “SLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente afirma que el Titular no es licenciatario de la marca WOOM, que éste no tiene relación con dicha Promovente o su negocio, y que éste se hace pasar por una tienda oficial de los productos de la Promovente para el mercado mexicano, usando la marca registrada WOOM y las fotografías oficiales de tales productos.
La Promovente también argumenta que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no contiene una divulgación o aclaración que diga que el Titular no está relacionado con la Promovente.
Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.
Tomando en consideración el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y su marca WOOM cuando registró dicho nombre de dominio en disputa, ya que el citado sitio web hace alusión directamente a dicha marca, incluye el logotipo e imágenes de los productos de la Promovente, y ofrece los mismos productos que ésta. Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (véase ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279 y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
La suplantación de la identidad de la Promovente por parte del Titular, y la consiguiente confusión por asociación que resulta de dicha conducta, no pueden considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no pueden conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming c. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc,Caso OMPI No. D2018-1692; Allianz SE c. Paul Umeadi, Softcode Microsystems,Caso OMPI No. D2019-1407; SVB Financial Group c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo,Caso OMPI No. D2018-0398 y Haas Food Equipment GmbH c. Usman ABD, Usmandel,Caso OMPI No. D2015-0285).
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca registrada WOOM, la cual consiste en una denominación arbitraria que no corresponde a una palabra del diccionario, más el término “bikes” que hace alusión directa a los productos de la Promovente, sugiere que el Titular conocía a la Promovente, sus marcas y sus productos cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh,Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM v. Domain Investments LLC,Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV c. Eric Starling,Caso OMPI No. D2015-0773).
Asimismo, con base en las pruebas presentadas por la Promovente y no refutadas por el Titular, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca WOOM en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Owens Corning c. NA,Caso OMPI No. D2007-1143; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp,Caso OMPI No. D2018-1367; y 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick,Caso OMPI No. D2014-1359).
Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa,
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 12 de noviembre de 2021