El Promovente es Zero Proof International Limited, Reino Unido, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Tom Tom, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de septiembre de 2021. El 30 de septiembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de octubre de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de HechoEl Promovente es una empresa británica que tiene derechos sobre la marca LYRE’S para bebidas espirituosas sin alcohol la cual cuenta con Registro Internacional No. 1516110 en clase 32, otorgado el 15 de enero de 2020, y Registro ante la Oficina de Marcas de Australia No. 2026455 en clase 32, otorgado el 1 de junio de 2021 (con efectos desde el 6 de agosto de 2019), entre otros.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 12 de junio de 2021. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros “LYRES”, “LA MEJOR ALTERNATIVA DE LICORES SIN ALCOHOL”, “INGLES ESPAÑOL”, una imagen con dos vasos llenos de líquido, “LYRES”, “LICORES SIN ALCOHOL”, “¡COMPRA AHORA!”.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeLos alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación de la marca LYRE’S, por lo que induce a error, confusión o engaño respecto de dicha marca y puede provocar la idea de asociación cuando no existe. El hecho que el nombre de dominio en disputa elimine el apóstrofo de LYRE’S no evita la confusión entre los consumidores, puesto que éstos pensarán que se trata de la misma marca, por lo que se satisface el requisito de semejanza.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no tiene registros de marca para “lyres”, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa. El Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular para hacer uso de la marca LYRE’S, por lo tanto no tiene intereses legítimos sobre dicha denominación o sobre otra denominación que contenga la marca registrada del Promovente. El Titular usa el nombre de dominio en disputa para ofrecer licores sin alcohol, los cuales son los mismos productos amparados por la marca LYRE’S.
No existe conexión o relación alguna entre el Titular y la marca LYRE’S, por lo que no existe un derecho legítimo a favor del Titular. El Titular creó el nombre de dominio en disputa en fecha posterior al registro de la marca LYRE’S del Promovente, por lo que se puede concluir que tenía pleno conocimiento acerca de dicha marca del Promovente, aunado a que es una marca notoriamente conocida a nivel mundial en la rama de la coctelería sin alcohol, lo que es un hecho evidente y notorio.
El nombre de dominio en disputa fue registrado con mala fe en virtud que el Titular lo hizo con el fin de intentar atraer de manera intencional e ilegítima la atención de los usuarios de Internet haciéndoles creer que existe una relación con el Promovente o que se trata del propio Promovente el que ofrece los productos, lo cual es falso.
El Titular reproduce en el nombre de dominio en disputa la marca propiedad del Promovente para ofrecer bebidas sin alcohol, por lo que es evidente la mala fe del Titular al querer engañar a los consumidores, haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa es del dueño de la famosa marca LYRE’S, lo cual le causa un grave daño a la reputación de Promovente.
El registro del nombre de dominio en disputa es un acto que por su naturaleza bloquea e impide que el Promovente tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el código territorial “.mx” correspondiente a México e impide que el Promovente realice actos de comercio legítimos, lo cual provoca un detrimento directo en perjuicio del Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. TitularEl Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465).1
A. Identidad o similitud en grado de confusiónEl Promovente acreditó tener derechos sobre la marca LYRE’S, la cual está registrada en diversas jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que, salvo por el apóstrofo que precede a la letra “s”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente aduce que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo aparecen sin autorización la marca del Promovente y se oferta la misma clase de productos que oferta el Promovente bajo su marca LYRE’S, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca LYRE’S del Promovente ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con dicha marca del Promovente (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.2
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala feHa quedado acreditado que LYRE’S es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca.
No obstante que el Promovente no acreditó la supuesta fama o notoriedad de su marca LYRE’S,3 el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa lleva a este Experto a inferir que el Titular seguramente sabía de la existencia de dicha marca del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa. Dada la similitud substancial del nombre de dominio en disputa con la marca del Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que este crea una posibilidad de que exista confusión o un riesgo de asociación con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se infiere que éste se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su casi completa identidad con la marca LYRE’S del Promovente, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo y el sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 14 de noviembre de 2021
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
2 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
3 En Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2017-0020 se establece: “El criterio regularmente adoptado por expertos conforme a la Política es que la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten.” En Ítaca Capital, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. v. Sergio Abraham Hernández Torres,Caso OMPI No. DMX2016-0015, se establece: “Este Experto considera que los alegatos del Promovente en relación al reconocimiento y renombre de sus marcas podrían ser objetivamente demostrables, pero al mismo tiempo, es incumbencia de un promovente (sobretodo si está representado por abogado) de proporcionar ab initio el material adecuado y suficiente en apoyo de sus argumentos.” En el mismo sentido Servizi Interbancari S.p.A. c. Andrea Picaro,Caso OMPI No. D2001-0881.