La Promovente es BARÚ Advertising, Inc., Estados Unidos de América representada por witkow | baskin, Estados Unidos de América.
La Titular es Cindy Velazquez, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de noviembre de 2021. El 16 de noviembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de noviembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de diciembre de 2021. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoConforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
La Promovente sostiene que:
1) Se formó en Enero del 2007 y es una agencia de marketing y publicidad multicultural independiente, que se centra principalmente en elevar el marketing y los medios de comunicación multiculturales.
2) Se registró por primera vez para hacer negocios el 11 de enero del 2007 y su directora Elizabeth Barrutia, es bien conocida dentro de la industria de la publicidad multicultural y apareció en la revista Forbes en Febrero del 20201 .
3) Tiene su sede en Los Angeles, California, Estados Unidos de América, y emplea a más de 35 personas, entre sus clientes se encuentran empresas del Fortune 500, incluyendo VIACOM, NBC/Universal y Walt Disney Co., estudios y compañías de entretenimiento, incluyendo Universal Estudios, Nickelodeon, Warner Bros, Dick Clarck Productions, marcas de consumo como Beringer Vineyards, Del Real Foods, así como entidades públicas como el Departamento de California de Salud Pública, Covered California, CDPH Vaccinate All 58, CDPH CalFresh y Plannet Parenthood.
4) Ofrece a sus clientes una multitud de sus servicios en el espacio de publicidad y marketing, incluido el desarrollo de conceptos, la estrategia de comunicación, la publicidad y el marketing impresos, de video, digitales y móviles, las asociaciones estratégicas de marca, la producción y consultoría a empresas y marcas con respecto a tendencias e ideas e inteligencia cultural (en conjunto, los “Servicios de Marketing”). Así también, se dedica a ejecutar campañas de marketing a consumidores de habla hispana dentro y fuera de México.
5) El nombre “BARÚ” se deriva de “Barrutia” el apellido de la fundadora y CEO de “BARÚ” – Elizabeth Barrutia, en otras palabras, su nombre arbitrario que no corresponde una palabra en el diccionario ni tiene ninguna relación con el servicio de marketing y publicidad que proporciona.
6) Es propietaria de dos marcas registradas “BARÚ” en la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América (conocida por sus siglas en inglés como “USPTO”), número de registro 6,402,681 y 6,402,684. Ambas marcas “BARÚ” se registraron en la USPTO el 29 de junio del 2021 en clase No. 35 para “Servicios de Consultoría en los campos de marketing digital, marketing y estrategia publicitaria, marketing en Internet y optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas”. La marca “BARÚ” tiene una fecha de primer uso en el comercio de los Estados Unidos de América desde el año 2008. A la marca “BARÚ” le fue asignada el número de registro 6,402,684 es una marca diseñada con letras redondeadas negras gruesas únicas con una letra “U” incompleta intersectada por una línea horizontal de color naranja quemado (la “Marca de Diseño BARÚ”).
Así también presentó una solicitud internacional de marca, para la marca “BARÚ” ante la Organización mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de conformidad con el Arreglo y el Protocolo de Madrid. El 16 de octubre del 2020, la OMPI expidió el certificado de registro para la marca “BARÚ” y le asignó el número de registro 1563001 en la clase 35 para “Servicios de consultoría en los campos de marketing digital, estrategia de marketing y publicidad, Marketing en Internet y optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas” (el “registro internacional”). Los países y jurisdicciones designados bajo el registro internacional son: Brasil, Colombia, Unión Europea y México.
7) Es propietaria del nombre de dominio “
8) Opera una página de negocios de LinkedIn ubicada en “https://www.linkedin.com/company/baru-advertising?trk=public_profile_topcard-current-company” donde las marcas “BARÚ” se muestran prominentemente.
Por otra parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de diciembre de 2019.
Finalmente, cabe señalar que no fue posible acceder al nombre de dominio en disputa.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeLa Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre “BARÚ” se deriva de “Barrutia” el apellido de la fundadora y CEO de “BARÚ”- Elizabeth Barrutia. En otras palabras, el nombre “BARÚ” es un nombre arbitrario que no corresponde a una palabra en el diccionario ni tienen ninguna relación con los servicios de marketing que proporciona. La palabra “barú” no tiene ninguna definición conocida, confiada ni en inglés ni en español. Más bien las únicas definiciones/significado de la palabra “barú” tienen derivaciones en hinduismo, sanscrito y marathi, razón por la cual no puede sostenerse que la Titular esté utilizando el nombre de dominio en relación con su significado, sino más bien aprovechándose del buen nombre y prestigio de la Promovente.
2) Es propietaria de la marca “BARÚ”, como ha quedado señalado en el punto 6 de la sección 4 “Antecedentes de hecho”. Así también, es propietaria de los nombres de dominio mencionados en el punto 7 de la misma sección, y opera la página de negocios como se indica en el punto 8 de la misma sección 4.
3) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa que según revela el sitio web del encuestado está en el negocio de marketing y publicidad, incluyendo específicamente “Estrategia digital, marca turística y marketing audiovisual”. Así también el Titular no acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe, puesto que el Titular debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca “BARÚ”, tomando en cuenta que la incluyó en el nombre de dominio en disputa cuatro años después del primer uso de la marca y diseño de la marca “BARÚ” por parte de la Promovente en su sitio web. Así como por el hecho de utilizar el tipo de letra y el logotipo de la marca de la Promovente en la página web a la que dirige el dominio en disputa.
B. TitularLa Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) y 19 del Reglamento, es decir, resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por la Promovente y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
En este orden de ideas, y puesto que la Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosEl nombre de dominio en disputa
Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con la marca de la Promovente; (ii) que no cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, al no contestar la Titular a las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por la Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores aprovechándose de la amplia reputación de la Promovente. En efecto, aunque la Titular aparenta operar un negocio de marketing y publicidad en México, la revisión realizada por la Promovente en el WIPO IP PORTAL, la base mundial de datos sobre marcas, revela que la Titular no posee derechos de marca registrada en ninguna variación de la palabra “BARÚ”, sino que la eligió con la intención de aprovecharse de la reputación y buena voluntad de la Promovente, y desviar su clientela al utilizar los logotipos de la Promovente en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa para con ello dar la impresión de una falsa asociación o afiliación entre las partes, lo que muestra prima facie que la Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, la Promovente manifestó que el nombre “BARÚ” es un nombre arbitrario que se deriva de “Barrutia” el apellido de la fundadora y CEO de “BARÚ” – Elizabeth Barrutia y por lo tanto, no corresponde a una palabra en el diccionario ni tienen ninguna relación con los servicios de marketing que proporciona. Asimismo, la Promovente manifestó que la palabra “barú” no tiene ninguna definición conocida, ni en inglés ni en español. Más bien, las únicas definiciones/significado de la palabra “barú” sería como derivaciones en hinduismo, sanscrito y marathi. Por estas razones, el Experto concluye que no puede sostenerse que el Titular esté utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con su significado, sino que más bien la Titular está aprovechándose del buen nombre y prestigio de la Promovente y de su marca BARÚ. El Experto considera que, conforme a la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, “BARÚ” no es como tal un término tomado del diccionario ni se utiliza en relación con un potencial significado para el hinduismo, sanscrito y/o marathi, y a la vista del uso del nombre de dominio en disputa, no da lugar a derechos o intereses legítimos para el Titular en el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, no se encontraron evidencias de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado o utilizado por la Titular de mala fe.
El Experto considera particularmente relevante el hecho de que el nombre de dominio en disputa reproduzca casi íntegramente la marca “BARÚ” de la Promovente (a excepción de la tilde en la “ú”) y que su marca se empezó a utilizar en el comercio desde el 2008 tal como se asienta en los registros de los Estados Unidos de América con número 6402681, y 6402684, además del hecho de que la Promovente se formó el 11 de enero del 2007 para constituir una agencia de marketing y publicidad multicultural independiente.
Lo anterior, permite concluir que se registró de mala fe el nombre de dominio en disputa, sobre la base de que la Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca (en esos momentos no registrada) de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, toda vez que la Promovente contaba con un uso previo en el comercio, y que ya era conocida por la comunidad de Internet a través del anterior nombre de dominio
Sin perjuicio de lo anterior, la Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el mismo se ha registrado y usado con el fin de atraer indebidamente y con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet, provocando con ello una posible confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
Aunado a lo anterior, la marca de la Promovente, constituye la denominación social de su empresa y engloba todo el concepto que representa la plataforma que lleva el mismo nombre. Por lo que, a juicio del Experto, la Titular, registró el nombre de dominio en disputa con la intención de crear confusión y de desviar la clientela legítima de la Promovente, de los servicios que ésta ofrece. Lo que robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa,
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 14 de enero de 2022
1 https://www.forbes.com/sites/courtstroud/2020/02/13/how-curiosity-helped-elizabeth-barrutia-build-a-multicultural-advertising-powerhouse/?sh=50d5b8d43008