La Promovente es Société Anonyme des Galeries Lafayette, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.
La Titular es Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Estados Unidos de América.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Dynadot.
3. Iter ProcedimentalLa Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2021. El 16 de diciembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El mismo 16 de diciembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de enero de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de enero de 2022.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoPor haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía francesa que opera 290 almacenes comerciales en Francia y alrededor del mundo, bajo la marca GALERIES LAFAYETTE.
Su establecimiento insignia se encuentra ubicado en Paris y opera, desde hace cerca de 120 años, en un edificio de más de 70,000 m2, estilo art nouveau del Siglo XIX. El almacén es una atracción turística y ha recibido a millones de visitantes, lo que ha causado que la marca GALERIES LAFAYETTE sea reconocida a nivel internacional.
La página web principal de la Promovente está disponible en “www.galerieslafayette.com”. El nombre de dominio fue registrado el 10 de octubre de 1996.
La Promovente tiene registrada la marca GALERIES LAFAYETTE en numerosos países. Entre otros, es titular de los siguientes registros de marca, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:
- Marca nominativa mexicana GALERIES LAFAYETTE No. 2010682, con fecha de presentación del 22 de enero de 2016, y de concesión del 17 de junio de 2019. La marca se encuentra vigente y cubre servicios de la clase 35, relacionados, entre otros, a la promoción y venta de productos de moda.
- Marca nominativa Internacional GALERIES LAFAYETTE No. 553543, registrada el 12 de abril de 1990. La marca se encuentra vigente y cubre servicios de la clase 35, relacionados, entre otros, a la promoción y venta de productos de moda.
Los nombres de dominio en disputa, que reproducen la marca GALERIES LAFAYETTE bajo el código de país “.mx” y “.com.mx” de México, fueron registrados el 9 de abril de 2021.
Los nombres de dominio en disputa están direccionado a un sitio web de reventa de nombres de dominio y se ofrecen a la venta.
5. Alegaciones de las Partes A. PromoventeQue los nombres de dominio en disputa son idénticos a su marca GALERIES LAFAYETTE, ya que reproducen la totalidad de la marca.
Que tiene registrada la marca GALERIES LAFAYETTE en México y en múltiples países para distinguir productos y servicios relacionados a sus almacenes comerciales.
Que la marca GALERIES LAFAYETTE ha sido considerada “notoria” o “renombrada” en casos anteriores del Centro, a saber, Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Eac International Co., Limited Jiaai,Caso OMPI No. D2014-0647, Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Perfect Privacy, LLC / Ylliass Aaziz, Yamin Ouarti,Caso OMPI No. D2018-2758, Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Oriental Industries Overseas Group Ltd (东方实业海外(集团)有限公司),Caso OMPI No. D2013-1996, Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot),Caso OMPI No. D2019-2069.
Que el público podría asumir que los nombres de dominio en disputa pertenecen a la Promovente o que, por lo menos, están vinculados a ella.
Que la Titular no es comúnmente conocida por los nombres de dominio en disputa, lo cual prueba que carece de derechos o intereses legítimos.
Que la Titular no puede reclamar derechos anteriores o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, ya que la marca GALERIES LAFAYETTE precede al registro de los nombres de dominio en disputa.
Que la Titular no está relacionada con la Promovente de ninguna manera ni ha sido autorizada por la misma para usar y registrar su marca comercial, o para solicitar el registro de cualquier nombre de dominio que incorpore dicha marca comercial.
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca comercial GALERIES LAFAYETTE de la Promovente, por lo que la Titular no puede pretender que tenía la intención de desarrollar una actividad legítima a través de los nombres de dominio en disputa.
Que la adjunción de las extensiones “.mx” y “.com.mx” aumenta el riesgo de confusión, ya que es probable que los usuarios de Internet crean que dichos nombres de dominio los dirigirán al sitio web oficial que ofrece información sobre los productos y servicios de la Promovente destinado al mercado mexicano.
Que el uso que hace la Titular de los nombres de dominio en disputa para direccionar a los usuarios a una página del revendedor ofreciendo sus servicios de venta de dominios y mostrando un formulario para presentar una oferta de compra no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como uso legítimo no comercial.
Que la Titular registró los nombres de dominio en disputa con un servicio de escudo de privacidad para ocultar su identidad. Por lo tanto, tal comportamiento resalta aún más el hecho de que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.
Que la marca GALERIES LAFAYETTE goza de reconocimiento público a nivel internacional. Por lo anterior, cuando la Titular registró los nombres de dominio en disputa, conocía o debía de conocer la marca GALERIES LAFAYETTE.
Que el Reglamento ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca notoria o renombrada es constitutivo de mala fe (Banco Español de Crédito, S.A. c. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI No. D2000-0018).
Que la Titular utiliza los nombres de dominio en disputa para direccionar a los usuarios hacia las páginas del revendedor ofreciendo sus servicios de venta de dominios y mostrando un formulario para presentar una oferta de compra. El uso del servicio de compra de dominios se ofrece al usuario por una cantidad de USD 59.00 por consulta, en adición a los costes de comisión, del cual la Titular o un tercero sin duda obtiene ganancias. Varios grupos de expertos han determinado que el uso de una marca renombrada para atraer a usuarios a un sitio web con el fin de obtener ganancias comerciales es constitutivo de mala fe en aplicación de las políticas de resolución de conflictos sobre nombres de dominio (F Hoffmann-La Roche AG c. Anna Valdieri,Caso OMPI No. D2007-0956, L’Oréal SA c. LV Kefeng,Caso OMPI No. D2009-1231, y Alstom c. FM Laughna,Caso OMPI No. D2007-1736).
Que la Titular ha ignorado los esfuerzos de la Promovente en ponerse en contacto con ella para resolver este asunto fuera del ámbito de este proceso administrativo.
B. TitularLa Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusionesDebido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. c. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) que los nombres de dominio en disputa ha sido registrados o se utilizan por la Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechosLos nombres de dominio en disputa
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos.De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular respecto de los nombres de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que la Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Si la Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005‑0899).
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca GALERIES LAFAYETTE en Francia, México y a nivel internacional con anticipación a la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa.
La Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca GALERIES LAFAYETTE.
No hay evidencia que demuestre que la Titular haya sido conocida comúnmente como “galeries lafayette”.
El Experto considera que la composición de los nombres de dominio en disputa conlleva un riesgo alto de afiliación implícita con la Promovente. Los nombres de dominio en disputa son direccionados a un sitio de reventa de nombres de dominio, por lo que no puede desprenderse que la Titular está haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo no comercial o justo de los nombres de dominio en disputa.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que la Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que la Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la marca GALERIES LAFAYETTE fue usada y registrada con mucha anterioridad a la fecha en la que la Titular registró los nombres de dominio en disputa.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca GALERIES LAFAYETTE en México y en múltiples países con anterioridad a la fecha en la que la Titular registró los nombres de dominio en disputa.
Que la marca GALERIES LAFAYETTE, en Francia y en diversos países, es ampliamente reconocida. Su icónico centro comercial en Paris es un referente turístico a nivel mundial.
El Experto encuentra que la Titular conocía la marca GALERIES LAFAYETTE antes de registrar los nombres de dominio en disputa, por lo que la identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Promovente implica un acto intencional y premeditado.
El hecho de que los nombres de dominio en disputa sean idénticos a la marca de la Promovente y direccionen a los usuarios a una página de un revendedor ofreciendo sus servicios de venta de dominios y mostrando un formulario para presentar una oferta de compra no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como uso legítimo no comercial.
En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso sugieren fuertemente que la oferta de reventa al mejor postor es de mala fe. Dichas circunstancias incluyen:
i. La fuerza distintiva y notoriedad de la marca GALERIES LAFAYETTE.
ii. La identidad entre la marca y los nombres de dominio en disputa, capaces de orillar a error y confusión a los usuarios.
iii. La falta de apersonamiento de la Titular en el presente procedimiento.
iv. El hecho que la Titular haya ocultado su identidad a través de un servicio de privacidad
vi. La falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente. Ver, “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH c. Godaddy.com, Inc.,Caso OMPI No. D2017-0246.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa,
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 6 de febrero de 2022