WIPO Arbitration and Mediation Center
UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER
AB Electrolux v. Marcel Vlaar
Zaaknr. DNL2008-0005
1. Partijen
Eiseres is AB Electrolux, Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Corporate Brand Services AB.
Verweerder is Marcel Vlaar, Stein, Nederland.
2. De Domeinnamen
De onderhavige domeinnamen , en (tezamen de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Xpression Communication.
3. Geschiedenis van de Procedure
De in het Engels gestelde Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 31 maart 2008. Het Instituut heeft op 1 april 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 april 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 april 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 april 2008.
Per e-mail van 9 april 2008 heeft Verweerder het Instituut gevraagd om een Nederlandse versie van de Eis. Het Instituut heeft op 10 april 2008 in het Engels en Nederlands geantwoord door te verwijzen naar artikel 16 van de Regeling dat bepaalt “[D]e behandeling van de aanhangig gemaakte procedure gebeurt in principe in de Nederlandse taal. Indien een of beide partijen niet de Nederlandse taal machtig is, kan de Geschillenbeslechter besluiten dat de behandeling in het Engels plaatsvindt. Alvorens een Geschillenbeslechter is benoemd, kan het instituut op dit punt zonodig een voorlopig besluit nemen”, en voorlopig te besluiten dat de Eis in het Engels wordt geaccepteerd, het Verweerschrift in het Engels of Nederlands wordt geaccepteerd en een Geschillenbeslechter wordt benoemd die zowel het Nederlands als Engels machtig is, en de taal van de procedure zal bepalen.
Verweerder heeft het Instituut op 14 april 2008 wederom om toezending van de Eis in het Nederlands verzocht en het Instituut heeft op dezelfde dag geantwoord door te verwijzen naar de inhoud van zijn e-mail van 10 april 2008.
Op 20 april 2008 heeft Verweerder een e-mail aan Eiseres gestuurd met een kopie aan het Instituut met het verzoek om het geschil minnelijk te regelen, en een e-mail gestuurd aan het Instituut met de vraag of het verzoek om de minnelijke schikking ook per post aan het Instituut gestuurd moet worden, en of de uiterste termijn voor het indienen van het Verweerschrift 28 april 2008 blijft. Op 21 april 2008 antwoordde het Instituut dat uitsluitend het Verweerschrift per post aan het Instituut moet worden gestuurd en dat Eiseres het Instituut kan verzoeken om een schorsing voor bepaalde tijd om een minnelijke regeling te treffen.
Het Verweerschrift is in het Nederlands gesteld en ingediend op 23 april 2008.
Op 24 april 2008 heeft Eiseres het Instituut gevraagd om een Engelse vertaling van het Verweerschrift. Het Instituut heeft geantwoord dat het herhaalt dat de Geschillenbeslechter de bevoegdheid heeft om de taal van de procedure te bepalen.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 28 april 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is een Zweedse vennootschap die in 1901 is opgericht en sinds 1919 als een Zweedse vennootschap is geregistreerd. Zij is producent van keuken- en schoonmaakapparatuur. Eiseres is houdster van het Gemeenschapsmerk AEG (nr. 3970761).
Volgens productie 7 bij de Eis is het merk ZANKER geregistreerd op naam van Electrolux Deutschland GmbH uit Siegen, Duitsland (Internationale registratie 476386) en blijkens productie 12 bij de Eis heeft Electrolux Deutschland GmbH Eiseres gemachtigd om de domeinnaam middels deze procedure op te eisen en te vorderen dat zij op naam van Eiseres wordt gezet.
Volgens productie 6 bij de Eis is het Gemeenschapsmerk ZANUSSI geregistreerd op naam van Electrolux Home Products Italy S.p.A. uit Porcia, Itali� (nr. 492447).
Alle voornoemde merken (tezamen de “Merken”; individueel het “AEG Merk”, “ZANUSSI Merk”, respectievelijk “ZANKER Merk”) zijn in de Benelux geldig en onder meer voor verschillende huishoudelijke apparaten en reparatiediensten geregistreerd.
Voorts is Eiseres houdster van veel domeinnamen onder de Merken, inclusief , , , , en .
Verweerder is een Nederlands bedrijf dat huishoudelijke apparaten van onder meer de Merken repareert.
Verweerder heeft de Domeinnamen op 8 december 2003 geregistreerd.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiseres
Eiseres stelt dat haar groepsondernemingen rechthebbenden zijn op de merken AEG, ZANUSSI en ZANKER en dat zij van de Merken uitvoerig en langdurig gebruik maakt voor haar producten en diensten, en dat de Merken als gevolg van de daarvoor gemaakte enorme kosten voor productie, distributie en promotie algemeen bekende merken zijn geworden.
Eiseres kwam voor het eerst op de hoogte van het bestaan van de Domeinnamen in september 2007. Eiseres heeft geconstateerd dat Verweerder merkrechten noch handelsnaamrechten in verband met de Domeinnamen heeft, en Eiseres heeft Verweerder geen toestemming voor het gebruik van haar Merken gegeven.
Op 20 september 2007 heeft Eiseres een e-mail aan Verweerder gestuurd waarin zij Verweerder erop wees dat hij ongeautoriseerd gebruik van de Merken in de Domeinnamen maakt, waardoor de Domeinnamen inbreuk op Eiseres’ rechten op de Merken maken, en waarin Verweerder werd verzocht de Domeinnamen aan Eiseres over te dragen tegen vergoeding aan Verweerder van de nominale kosten. Op 9 oktober 2007 stuurde Eiseres aan Verweerder een herinnering, waarop Verweerder bij e-mail van 11 oktober 2007 reageerde door te melden dat hij niets illegaal doet en altijd tot onderhandelen bereid is. Op 11 oktober 2007 heeft Eiseres Verweerder nogmaals gevraagd om overdracht van de Domeinnamen tegen vergoeding van nominale kosten, op welk verzoek Verweerder niet meer heeft gereageerd.
Eiseres stelt dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken omdat elk van de Domeinnamen een van de Merken alsmede de term “service” omvat, welke laatste term generiek is en geen onderneming onderscheidt.
Er is voorts sprake van dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen omdat hij geen merk- en/of handelsnaamrechten in verband met de Domeinnamen heeft, en geen toestemming voor het gebruik van de Merken heeft gekregen van Eiseres. De Merken zijn alle verzonnen termen die van huis uit onderscheidend vermogen hebben, en geen woorden die Verweerder zou kiezen tenzij hij de indruk zou willen wekken dat hij een band met Eiseres heeft of van de bekendheid van de Merken zou willen profiteren.
De Domeinnamen zijn ook te kwader trouw geregistreerd of worden te kwader trouw gebruikt omdat Verweerder weliswaar wasmachines van de Merken repareert, maar de respectieve websites onder de Domeinnamen niet tot de (reparatie)diensten voor de desbetreffende Merken zijn beperkt en bovendien niet duidelijk wordt gemaakt dat Verweerder geen relatie heeft met de houders van de Merken.
Er is geen noodzaak voor Verweerder om Domeinnamen te gebruiken als domeinnaam voor zijn onderneming omdat daarvoor alternatieve, meer voor de handliggende mogelijkheden zijn.
Omdat Verweerder in zijn e-mail van 9 oktober 2008 aan Eiseres laat weten altijd tot onderhandelen bereid te zijn nadat hem al een vergoeding voor de nominale kosten was geboden, kan dat worden ge�nterpreteerd als een aanbod om de Domeinnamen te verkopen.
B. Verweerder
Verweerder stelt dat Eiseres niet pas in 2007, maar al in 2004 wist dat hij de Domeinnamen had geregistreerd. Verweerder heeft namelijk in maart 2004 een brief van de Nederlandse advocaat van Eiseres ontvangen die hem heeft gesommeerd “… de domeinnamen … , …. en … niet aan Electrolux over te dragen”.
Verweerder stelt dat hij aan de sommatie heeft voldaan door de Domeinnamen niet aan Eiseres over te dragen en vraagt zich af of er wel een behoorlijke uitwisseling van gegevens tussen Electrolux Nederland en Electrolux Zweden is.
In reactie op de stelling van de Eis dat Verweerder niet door Eiseres gemachtigd is de Merken te gebruiken voert Verweerder aan dat inderdaad zo is, maar dat hij al sinds hij zijn bedrijf drie�nhalf jaar geleden startte direct door Electrolux is beleverd, hij van Electrolux Home Products (Nederland) B.V. elk jaar inkoopcondities ontvangt en elk jaar van Electrolux verkoopafhankelijke bonussen ontvangt.
Verweerder voert verder aan dat hij, evenals Eiseres, belang heeft bij de Domeinnamen in verband met het verkopen en repareren van producten onder de Merken.
De reden dat Verweerder niet meer heeft gereageerd op de e-mail van Eiseres van 11 oktober 2007 is dat hij, nadat hij om uitleg in het Nederlands vroeg, wederom in het Engels antwoord kreeg en niet over een tolk beschikt.
Ten aanzien van de stelling van Eiseres dat Verweerder met de Domeinnamen de indruk wil wekken op enigerlei wijze met Eiseres verbonden te zijn voert Verweerder aan dat het om de in de derde alinea hiervoor genoemde redenen feitelijk juist is dat hij met Eiseres verbonden is.
Voorts voert Verweerder aan dat gebruik van de Domeinnamen een wijze van adverteren via een website is die niet anders is dan adverteren via papier omdat in beide gevallen merken worden gebruikt om de eigen verkoop te bevorderen. Daarbij hebben zowel Verweerder als Eiseres voordeel. Verweerder vindt het te ver gaan dat Eiseres, nadat Verweerder de Domeinnamen drie�nhalf jaar te goeder trouw heeft gebruik, Verweerder verwijt door gebruik van de Domeinnamen op verkeerde, misleidende wijze internetgebruikers naar zijn websites onder de Domeinnamen te lokken. Het betreft immers een elektronische manier om producten onder een Merk te verkopen die hetzelfde is als via papier adverteren.
Tenslotte betwist Verweerder dat hij de Domeinnamen heeft verkocht met het oogmerk deze te verkopen. Verweerder heeft Eiseres nooit benaderd om de Domeinnamen te verkopen en Verweerder wil dat ook eigenlijk helemaal niet. Om de verstandhouding met Eiseres niet te verslechteren wil Verweerder de Domeinnamen wel tegen een onkostenvergoeding aan Eiseres overdragen.
6. Oordeel en Bevindingen
Taal van de procedure
In deze procedure moet worden vastgesteld of de Eis de drie in artikel 2.1 van de Regeling genoemde voorwaarden (hierna onder A, B en C te bespreken) heeft gesteld en bewezen. Alvorens dat te doen staat de Geschillenbeslechter eerst stil bij de taal van de procedure omdat de Eis in het Engels en het Verweer in het Nederlands is ingediend en het Instituut een voorlopige beslissing heeft genomen dat dat toelaatbaar is en dat de Geschillenbeslechter ter zake definitief zal beslissen.
De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de artikel 16 van de Regeling, die de procestaal van de geschillenbeslechting regelt, een zekere ruimte laat waar het immers bepaalt dat de procedure in principe in het Nederlands gevoerd wordt, maar dat daarvan door de Geschillenbeslechter kan worden afgeweken als een of beide partijen niet de Nederlandse taal machtig is. Omdat de Geschillenbeslechter pas wordt benoemd nadat de Eis en het Verweerschrift zijn ingediend is al een belangrijk deel van de procedure gevoerd en moet het Instituut derhalve op grond van artikel 16 van de Regeling een voorlopige beslissing nemen over de procestaal. In casu heeft het Instituut voorlopig besloten dat de Eis in het Engels en het Verweerschrift in het Nederlands ingediend konden worden en dat (nog) geen vertalingen behoefden te worden overgelegd.
Het uitgangspunt van artikel 16 van de Regeling is dat de procedure in de Nederlandse taal wordt behandeld en dat derhalve alle communicatie, inclusief de Eis en het Verweerschrift, in het Nederlands dient te geschieden.
Uit het gebruik van de woorden “in principe (wordt de Nederlandse taal gebruikt)” in de eerste zin van artikel 16 van de Regeling, en het woord “kan (de Geschillenbeslechter besluiten dat behandeling in de Engelse taal plaatsvindt)” in de tweede zin van artikel 16 van de Regeling volgt dat slechts in uitzonderingsituaties – en derhalve niet steeds als een partij de Nederlandse taal niet machtig is – de procedure in het Engels gevoerd wordt. Zo’n uitzonderingsituatie kan bestaan als het onder omstandigheden onredelijk bezwarend is voor een partij die de Nederlandse taal niet machtig is om in het Nederlands te procederen, waar het gebruik van het Engels overduidelijk geen nadeel veroorzaakt voor de andere partij of waarbij ook de andere partij de Nederlandse taal niet machtig is.
Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de Regeling enkel geschillen over domeinnamen in de .nl zone file betreft, en het dus in beginsel aannemelijk is dat de domeinnaam in geschil zal worden gebruikt voor een Nederlands en Nederlandstalig publiek zodat van de bij het geschil betrokken partijen mag worden verwacht dat zij ten minste enige moeite doen om de procedure in het Nederlands te voeren.
Van een partij die behandeling wenst van de procedure in de Engelse in plaats van de Nederlandse taal mag derhalve verwacht worden dat zij motiveert waarom de Geschillenbeslechter daartoe zou dienen te besluiten onder aanvoering van argumenten waaruit blijkt dat het onder omstandigheden (zoals in bovengenoemde voorbeelden) onredelijk bezwarend voor haar zou zijn als de behandeling in het Nederlands zou plaatsvinden.
In deze procedure heeft Eiseres de Eis in de Engelse taal ingediend en niet gemotiveerd waarom de behandeling van de procedure in het Engels zou dienen te plaats te vinden.
Omdat echter het Verweerschrift de Eis puntsgewijs bespreekt en Verweerder er aldus blijk van geeft dat hij de Eis heeft begrepen zal de Geschillenbeslechter evenwel om proceseconomische reden Eiseres niet opdragen de Eis alsnog in het Nederlands te vertalen en opnieuw in te dienen en deze procedure verder behandelen alsof de Eis in het Nederlands was opgesteld. In ieder geval stelt de Geschillenbeslechter deze beslissing op in het Nederlands.
A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres beroept zich op de Merken. Op grond van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling dient Eiseres te bewijzen dat zij zich beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk waarvan zij rechthebbende is. Vast staat dat de ingeroepen Merken alle in de Benelux geldig zijn en ten aanzien van het AEG Merk dat Eiseres daarop de rechthebbende is.
Ten aanzien van het ZANUSSI Merk en het ZANKER Merk heeft Eiseres van de rechthebbenden op genoemde merken een volmacht gekregen om op eigen naam een vordering tot overdracht van de met deze merken overeenstemmende domeinnamen in te stellen en die volmachten als productie 12 overgelegd. Verweerder heeft tegen de geldigheid van deze volmachten geen verweer gevoerd zodat Eiseres in deze procedure als rechthebbende op alle Merken heeft te gelden.
De Merken liggen alle besloten in de Domeinnamen, steeds met de toevoeging “”.
Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.
De toevoeging “service” aan de Merken in de Domeinnamen is steeds een generieke term die bij een vergelijking van de Merken en de Domeinnamen een ondergeschikte rol speelt en niet afdoet aan het onderscheidende kenmerk van de Domeinnamen die steeds het respectieve Merk is. Derhalve is er van overeenstemming tussen Merken en Domeinnamen sprake.
Deze overeenstemming is zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnamen bij het publiek de onjuiste indruk kunnen wekken dat zij van Eiseres zijn of dat Verweerder een economische band kan hebben met Eiseres. Verweerder heeft een dergelijke band niet reeds omdat als onbetwist vast staat dat Verweerder ook reparatiediensten aanbiedt van producten die concurreren met die welke Eiseres onder de Merken aanbiedt.
Aan de eerste eis is derhalve voldaan.
B. Recht of Legitiem Belang
Verweerder heeft erkend dat hij geen toestemming heeft gekregen van Eiseres om de Merken in de Domeinnaam te gebruiken en niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht, zoals merk- of handelsnaamrecht, heeft op Domeinnamen.
Verweerder heeft aangevoerd dat Eiseres hem in 2004 heeft gesommeerd “… de domeinnamen … , …. Zanussi en … niet aan Electrolux over te dragen”, maar dat verweer is gebaseerd op een onvolledig citaat van de sommatiebrief van Eiseres die Verweerder reeds in 2004 heeft gesommeerd om de Domeinnamen “om niet” aan Eiseres over te dragen.
Er is derhalve ook aan de tweede eis voldaan.
C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Verweerder heeft erkend dat hij de Domeinnamen heeft geregistreerd en gebruikt om reclame te maken voor de dienstverlening van zijn bedrijf. In dat verband meent Verweerder dat dit hetzelfde is als het plaatsen van een papieren advertentie waarvan Verweerder blijkbaar van mening is dat dat onder alle omstandigheden is toegestaan.
De Geschillenbeslechter merkt op dat de vergelijking tussen enerzijds het registeren en gebruiken van een domeinnaam die het merk van een derde bevat niet zonder meer op een lijn valt te stellen met anderzijds het adverteren van een merkproduct of -dienst van een derde, omdat domeinnamen primair de functie van uniek internetadres hebben en dientengevolge in beginsel een andere functie vervullen dan een papieren advertentie.
Doordat Verweerder door registratie en gebruik van de Domeinnamen beoogt reclame voor zijn eigen commerci�le activiteiten te maken, die kennelijk ook betrekking hebben op apparatuur onder andere merken, terwijl hierboven is vastgesteld dat de Domeinnamen verwarring kunnen veroorzaken met de Merken staat op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling vast dat registratie en gebruik van de Domeinnamen te kwader trouw was zoals bedoeld in artikel 2.1 sub c van de Regeling, zodat ook aan deze derde voorwaarde is voldaan.
7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen , > en zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 8 mei 2008
Full & Egal Universal Law Academy