WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Kluwer B.V. v. Orville Smith Ltd Zaaknr. DNL2008-0038 1. Partijen
Eiseres is Kluwer B.V., gevestigd te Deventer, Nederland, vertegenwoordigd CMS Derks Star Busmann, Nederland.
Verweerster is Orville Smith Ltd, kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 augustus 2008. Het Instituut heeft op 27 augustus 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 augustus 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 september 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 26 september 2008 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 9 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is houdster van het Benelux woordmerk BINNENLANDS BESTUUR (registratienummer 885054), geregistreerd in klasse 16 voor boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften.
Eiseres brengt onder bovengenoemd merk een tijdschrift uit. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur is een wekelijks vakblad voor bestuurlijk Nederland met nieuws, achtergronden en opinie over bestuur en het beleid van de overheid.
Daarnaast exploiteert Eiseres een aan het tijdschrift verwante website via de domeinnaam , die overigens niet op naam van Eiseres maar op naam van Samsom H.D. Tjeenk Willink B.V. staat geregistreerd.
De Domeinnaam is op 1 juli 2005 geregistreerd. De aan de Domeinnaam gelinkte website wordt gebruikt voor het aanbieden van (gesponsorde) links naar websites die mogelijk interessant zijn voor mensen die bij de overheid werken of zouden willen werken en die gerelateerd zijn aan door de overheid aangeboden diensten.
Op 29 juli 2008 heeft Eiseres de eerdere houdster van de Domeinnaam, Technology Services Ltd, per brief gesommeerd het gebruik van de Domeinnaam te staken. De Domeinnaam is echter op 21 mei 2008 overgedragen aan Verweerster, die op hetzelfde adres als deze voormalige houdster is gevestigd. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres stelt dat Verweerster, door exploitatie van de website gekoppeld aan de Domeinnaam, zonder toestemming gebruik maakt van een teken dat overeenstemt met het Benelux woordmerk BINNENLANDS BESTUUR van Eiseres. Volgens Eiseres heeft Verweerster de Domeinnaam enkel geregistreerd met het doel om gesponsorde links te kunnen verkopen aan internetgebruikers die per abuis een letter vergeten bij het intikken van de bekende domeinnaam van Eiseres. Daarmee is naar de mening van Eiseres sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Eiseres, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
Eiseres stelt dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens Eiseres ontplooit Verweerster geen activiteiten die verband houden met binnenlands bestuur noch heeft Verweerster merkrechten, handelsnaamrechten of licenties die Verweerster recht of titel geven het teken ‘binnelands bestuur' te gebruiken. Naar de mening van Eiseres probeert Verweerster internetverkeer af te vangen dat oorspronkelijk bedoeld was voor de website van Eiseres en probeert Verweerster zo mee te liften op de bekendheid en de goede naam van Eiseres.
Eiseres voert aan dat, omdat de voormalige houdster Technology Services Ltd., aan wie Eiseres een sommatiebrief had gestuurd, en Verweerster op hetzelfde adres zijn gevestigd, Verweerster in ieder geval vanaf ontvangst van de sommatiebrief bekend is met de rechten van Eiseres en met het feit dat de Domeinnaam inbreuk maakt op die rechten. Eiseres meent dat Verweerster derhalve te kwader trouw gebruik maakt van de Domeinnaam. B. Verweerster
Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres heeft aangetoond dat zij houdster is van het Benelux woordmerk BINNENLANDS BESTUUR (registratienummer 885054), ingeschreven in klasse 16 voor boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften. Dit merk is een naar Nederlands recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiseres moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domain buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat het merk BINNENLANDS BESTUUR voor een wekelijks vakblad voor bestuurlijk Nederland met nieuws, achtergronden en opinie over bestuur en het beleid van de overheid, in beginsel een beschrijvend karakter heeft en slechts een beperkt onderscheidend vermogen. Wellicht is door inburgering onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren en diensten verkregen, maar dat heeft Eiseres niet aangevoerd, noch is daarvan enig bewijs overgelegd. De Geschillenbeslechter gaat evenwel uit van de geldigheid van het merk BINNENLANDS BESTUUR omdat hiertegen geen verweer is gevoerd, maar hij ziet zich niettemin - vanwege het beschrijvende karakter en het ontbreken van enig bewijs van inburgering - genoodzaakt uit te gaan van een beperkte beschermingsomvang. Dat betekent dat strikt moet worden gekeken naar de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, te weten boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften. Echter, de Geschillenbeslechter houdt bij de beoordeling of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen merk en Domeinnaam wel rekening met het feit dat tegenwoordig vrijwel elk tijdschrift een corresponderende website heeft die is gelinkt aan een domeinnaam onder de titel van dat tijdschrift. Hoewel het de Geschillenbeslechter bevreemdt dat Eiseres geen uitleg heeft gegeven over het feit dat de domeinnaam die zij stelt in eigendom te hebben en te exploiteren niet op haar eigen naam geregistreerd staat, gaat hij hieraan voorbij nu Verweerster ook hiertegen geen verweer heeft gevoerd.
De Domeinnaam en het merk BINNENLANDS BESTUUR verschillen slechts één letter zodat de Domeinnaam onmiskenbaar een typosquat is van de term “binnenlands bestuur”. Omdat Eiseres onder het merk ook al jarenlang de met het tijdschrift “Binnenlands Bestuur” corresponderende website exploiteert, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het merk van Eiseres.
Aan de eerste eis is dan ook voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
De Geschillenbeslechter zou zich kunnen voorstellen dat een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam gevonden zou kunnen worden in beschrijvend gebruik van (een typosquat van) de term “binnenlands bestuur”. Nu Verweerster hiervoor echter geen argumenten heeft aangevoerd, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Eiseres voldoende gemotiveerd heeft betoogd dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Ook aan de tweede eis is derhalve voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Aan deze eis is voldaan indien de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Eiseres heeft betoogd dat nu de voormalige houdster Technology Services Ltd (aan wie Eiseres een sommatiebrief had gestuurd) en Verweerster op hetzelfde adres zijn gevestigd, Verweerster in ieder geval vanaf ontvangst van de sommatiebrief bekend was met de rechten van Eiseres en met het feit dat de Domeinnaam inbreuk maakt op die rechten. Eiseres meent dat Verweerster derhalve te kwader trouw gebruik maakt van de Domeinnaam.
Bij de beoordeling of een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd moet worden gekeken naar het moment waarop de huidige domeinnaamhoudster, de eigendom van de domeinnaamregistratie heeft verkregen. De Geschillenbeslechter gaat mee in het betoog van Eiseres dat, omdat Verweerster op hetzelfde adres is gevestigd als de voormalige houdster aan wie Eiseres een sommatiebrief had gestuurd, Verweerster bekend zal zijn geweest met de aanspraak van Eiseres. De Geschillenbeslechter verbindt daaraan de conclusie dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.
Tot slot is daarom ook aan de derde eis voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhoudster van de Domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 21 oktober 2008
Full & Egal Universal Law Academy