WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Diadora S.p.A. v. Verweerder Zaaknr. DNL2008-0053 1. Partijen
Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, vertegenwoordigd door Hellingman Bunders Advocaten, Nederland.
Verweerder is de Verweerder, wonende te Amsterdam, Nederland. 2. De Domeinnaam
Het geschil betreft de Domeinnaam (“de Domeinnaam”), geregistreerd bij SIDN. 3. Geschiedenis van de Procedure
De in het Nederlands gestelde Eis is op 14 oktober 2008 per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Instituut”) en door het Instituut ontvangen in hard copy op 21 oktober 2008. Op 16 oktober 2008 heeft het Instituut per e-mail aan het SIDN een verificatieverzoek gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 oktober 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als houder van de Domeinnaam en het Instituut voorzien van de contactgegevens van Verweerder. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (“de Regeling”).
Conform artikel 5 lid 1 en artikel 15 lid 5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 oktober 2008 aangevangen.
In overeenstemming met artikel 7 lid 1 van de Regeling was de laatste datum waarop het Verweerschrift kon worden ingediend 17 november 2008. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig heeft het Instituut op 18 november 2008 meegedeeld dat de Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Eiseres en Verweerder op 21 november 2008 op de hoogte gesteld van de aanstelling van Tjeerd F.W. Overdijk als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. Hij heeft de opdracht bevestigd en overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de Regeling verklaard dat geen persoonlijke of zakelijke band met partijen bestaat.
Verweerder heeft op 25 november 2008 het Instituut per e-mail laten weten geen bezwaar te hebben tegen de overdracht van de Domeinnaam. Nu deze e-mail niet conform artikel 7 lid 1 van de Regeling binnen twintig kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure door het Instituut is ontvangen, heeft de Geschillenbeslechter geen aanleiding gezien deze e-mail op grond van artikel 10 lid 2 van de Regeling toe te laten tot de procedure, en in het verzenden daarvan slechts aanleiding gezien voor het beproeven van een minnelijke regeling.
Anders dan Verweerder blijkens de inhoud van zijn e-mail veronderstelt, is een vrijwillige overdracht van de Domeinnaam (anders dan na beslissing tot overdracht van de Domeinnaam door de Geschillenbeslechter) na aanvang van de procedure niet slechts mogelijk indien een eiseres “niet ontvankelijk” verklaard wordt in haar Eis. De Regeling bepaalt in artikel 18 lid 3 immers dat het Instituut, of indien benoemd, de geschillenbeslechter, de procedure voor een beperkte tijd kan schorsen op verzoek van de eiser, hetgeen er in de praktijk in resulteert dat SIDN het mogelijk maakt in deze omstandigheden de Domeinnaam over te dragen. Een dergelijke beëindiging kan blijkens 18 lid 1 van de Geschillenregeling ook plaatsvinden, onder meer wanneer partijen tot een minnelijke regeling komen, voordat de Geschillenbeslechter is benoemd of, indien benoemd, tot zijn beslissing is gekomen.
De Geschillenbeslechter heeft via het Instituut (conform artikel 10 lid 1 jo. 18 lid 3 van de Regeling) Eiseres verzocht haar standpunt met betrekking tot een eventuele minnelijke regeling nader schriftelijk toe te lichten. Eiseres heeft hier niet nader schriftelijk op gereageerd.
De hierboven genoemde omstandigheden zijn uitzonderlijk in de zin van artikel 13 lid 2 van de Regeling. Als gevolg van voormelde omstandigheden heeft de Geschillenbeslechter de uitspraak niet binnen de in artikel 13 lid 2 van de Regeling bedoelde termijn van 14 dagen na het sluiten van de schriftelijke procedure aan het Instituut kunnen toezenden. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres drijft een onderneming in onder meer sportschoenen en kleding.
De Domeinnaam is geregistreerd op 17 maart 2000. Verweerder is op 15 september 2003 eigenaar geworden van de registratie van de Domeinnaam. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de volgende merken (hierna de “Merken”):
- De Gemeenschapsmerkregistratie met nummer 339093 voor het woordmerk DIADORA, geregistreerd voor waren in klassen 18, 25 en 28;
- De Gemeenschapsmerkregistratie met nummer 1768480 voor het woord/beeldmerk DIADORA, geregistreerd voor waren in klasse 9;
- De Internationale merkregistratie met nummer 682095 voor het woordmerk DIADORA, geregistreerd voor waren in klasse 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 en 28; en
- De Internationale merkregistratie met nummer 460593 voor het woord/beeldmerk DIADORA, geregistreerd voor waren in klasse 18, 25 en 28.
Eisers heeft artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling ingeroepen door een beroep te doen op bovenstaande merken, die, zoals Eiseres heeft gesteld, internationaal (en derhalve ook in de Benelux) bekend zijn, zonder dat er door Eiseres (gevaar van) verwarring tussen de Domeinnaam en bovenstaande merken is aangevoerd.
Daarnaast heeft Eiseres gesteld, als voorgeschreven door artikel 2 lid 1 sub b van de Regeling, dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Verweerder zou aan de Domeinnaam een zogenoemde “placeholder” pagina hebben verbonden en geen eigen website, waaruit Eiseres de conclusie trekt dat Verweerder de website niet gebruikt in het economisch verkeer. De confrontatie van internetgebruikers met deze placeholder pagina zou de reputatie van Eiseres niet ten goede komen. Zou de Domeinnaam door Verweerder gebruikt worden, dan zou Verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het gebruik van de Merken, aldus Eiseres.
Uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam feitelijk niet gebruikt, zou volgens Eiseres het gebrek aan belang van Verweerder volgen.
Eiseres stelt verder conform artikel 2 lid 1 sub c van de Regeling dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Uit het feit dat de Merken geregistreerd en bekend waren in Nederland voordat Verweerder tot registratie van de Domeinnaam overging, zou de kwade trouw van Verweerder blijken. Daarnaast zou Verweerder de Domeinnaam niet te goeder trouw gebruiken, doch slechts aanwenden om deze te koop aan te bieden voor een bedrag hoger dan de registratiekosten. Volgens Eiseres beschadigt Verweerder daarmee de Merken, dan wel tast zij deze anderszins aan.
De Domeinnaam zou gebruikt worden om commercieel voordeel te behalen, althans, de reële dreiging daartoe weergeven, nu internetgebruikers via de placeholder pagina verwezen zouden worden naar de website, “”. Hierdoor zou Verweerder gebruik maken van de verwarring die kan ontstaan door het gebruik van de Merken en de handelsnaam van Eiseres. De verwarring zou betrekking hebben op oorsprong, sponsoring, het verband met de goedkeuring van de website of andere locatie(s) van de domeinnaamhouder. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend en verder is slechts gebleken van een e-mailbericht dat verzonden is aan het Instituut op 25 november 2008, derhalve na de datum waarop uiterlijk een Verweerschrift ingediend kon worden.
Aangezien dit bericht te laat is ontvangen, wordt het niet in aanmerking genomen, anders dan als omschreven onder punt 3 en 6 onder E. 6. Oordeel en bevindingen
Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7 lid 4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op grond van deze bepaling dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal dan ook dienen na te gaan of de vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder gegrond is en of deze als rechtmatig heeft te gelden.
Uit de Regeling vloeit voort dat Eiseres moet voldoen aan de gronden neergelegd in artikel 2.1. Eiseres dient dan ook slechts te bewijzen dat:
- de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de door Eiseres ingeroepen merken dat daarmee verwarring kan ontstaan;
- de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Hierna zullen deze vereisten elk apart worden besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Geschillenbeslechter ziet geen reden waarom de aangevoerde Diadora-merken naar Nederlands recht niet beschermd zouden zijn.
De Gemeenschapsmerkregistratie met nummer 339093 en de Internationale merkregistratie met nummer 682095 zien op een woordmerk dat identiek is aan de Domeinnaam. Het onderdeel “.nl” dient naar vaste rechtspraak bij de vergelijking niet te worden meegewogen (Zie ook WIPO uitspraken AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005, Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en Oakley Inc. v. Oakley Publishing/Internet Publishing, WIPO Zaaknr. DNL2008-0010). Het door Eiseres gedane beroep op artikel 2.20 lid 1 onder c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom is bij toepassing van dit criterium verder niet van belang. B. Recht of Legitiem Belang
Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Eiseres heeft gesteld dat hiervan sprake is en toegelicht dat Verweerder niet heeft aangevoerd dat zich één van de omstandigheden voordoet zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling. De Geschillenbeslechter heeft geen indicatie dat Verweerder (i) de Domeinnaam, voorafgaand aan zijn wetenschap van dit geschil, gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Om deze reden is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Eiseres heeft gesteld en aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt of heeft gebruikt. Eiseres beroept zich daarbij op het kennelijke oogmerk van Verweerder de Domeinnaam aan te wenden voor het behalen van commercieel voordeel. Uit de overgelegde screenshot van de ‘default homepage' van de aan de Domeinnaam gekoppelde website blijkt dat deze website een placeholder voor de homepage is. Eiseres heeft aangevoerd en voldoende aannemelijk gemaakt dat deze website niet bestaat en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft verworven om deze te kunnen verkopen voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten, dan wel om deze te verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres of één van diens concurrenten. Om deze reden is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. D. Publicatie van Deze Uitspraak
Verweerder is een natuurlijke persoon. In voormelde e-mail van 25 november 2008 aan het Instituut heeft Verweerder impliciet aangegeven zich te verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegeven in een eventueel te publiceren uitspraak. Gelet ook op het bepaalde onder artikel 8 onder f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op de voet van artikel 21 van de Regeling beslist de Geschillenrechter in de specifieke omstandigheden van het geval dat bij publicatie van deze uitspraak door het Instituut de naam van Verweerder zal worden geanonimiseerd. Hierbij is van belang dat publicatie van de naam van Verweerder niet noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van derden en dat Verweerder zich al bereid heeft verklaard – zij het tardief – de Domeinnaam in der minne aan Eiseres over te dragen. 7. Uitspraak
De vordering dat Eiseres houdster zal worden van de Domeinnaam in plaats van Verweerder komt de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat deze zal worden toegewezen.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam , zodat Eiseres in plaats van Verweerder houdster wordt van de Domeinnaam.
Bij publicatie van deze uitspraak door het Instituut dient de naam van Verweerder te worden geanonimiseerd.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 29 december 2008
Full & Egal Universal Law Academy