WIPO Domain Name Decision DNL2009-0033 for f1racingdrinks.nl

WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse Zaaknr. DNL2009-0033 1. Partijen

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Verweerder is Louis Theunisse, adreshoudende te Berghem, Nederland, vertegenwoordigd door Advocaat Van Tongeren. 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Hostway, The Hosting Company. 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 juni 2009. Het Instituut heeft op 29 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”). In antwoord hierop heeft SIDN op 30 juni 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 juli 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 7 juli 2009.

Op 8 juli 2009 heeft het Instituut de vertegenwoordiger van Verweerder per email bericht dat het Verweerschrift “Holding Theunisse B.V.” als verweerder vermeldt en dat de gemachtigde wordt verzocht “te bevestigen dat de (...) stukken zijn ingediend namens de als houder van de domeinnaam geregistreerde persoon (…)”.

Op 8 juli 2009, heeft de vertegenwoordiger van Verweerder vier mails aan het Instituut gestuurd, de eerste met een correctie op productie 7 bij het Verweerschrift, de tweede om een fout in zijn vorige mail te herstellen, de derde om (blijkbaar) in antwoord op de in de vorige alinea aangehaalde mail van het Instituut te bevestigen dat de vertegenwoordiger van Verweerder weet dat Verweerder de domeinnaamhouder is, en de vierde waarin wordt bevestigd dat “het Verweerschrift is ingediend namens de houder, de heer Louis Theunisse”.

Op 16 juli 2009, heeft Eiseres een Antwoord op het Verweerschrift ingediend.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 17 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is houdster van een aantal merkregistraties voor (variaties op) F1. Zij is gelieerd aan Formula One Administration Ltd. (“FOA”), de organisator van de Formule 1 races. FOA is in het bezit van een exclusieve licentie tot gebruik van de merken van Eiseres.

Verweerder is de houder van de Domeinnaam, die op 25 november 2008 is geregistreerd. Via zijn werkmaatschappij verkoopt Verweerder energy drinks.

De Domeinnaam linkt door naar de domeinnaam die onderwerp is van een procedure tussen Formula One Licensing B.V. v. Holding Theunisse,WIPO Case No. D2009-0760. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres

Eiseres beroept zich op een groot aantal in verschillende jurisdicties geregistreerde merken, waaronder de volgende merken waarop zij rechten in de Benelux kan laten gelden:

- Internationale Registratie 845571 voor het gecombineerde woord/beeldmerk F1, dat is gebaseerd op Benelux merk 749056 van 19 januari 2004, dat onder meer voor non-alcoholische dranken, waaronder energy drinks en alcoholische dranken is geregistreerd; en

- Internationale Registratie 732134 voor het gecombineerde woordmerk F1, dat is gebaseerd op Benelux merk 657310 van 25 juni 1999, dat voor verschillende waren en diensten is geregistreerd.

Deze merkregistraties worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “de Merken”.

De bekendheid van het merk F1 is diverse malen door verschillende instanties bevestigd, waaronder het BHIM in ondermeer oppositieprocedure B894727 en het Instituut in Formula One Licensing B.V. v. Holding Theunisse.,WIPO Case No. D2008-1631 en Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse,WIPO Case No. D2008-1633.

De Merken zijn nagenoeg identiek aan de Domeinnaam. Het enige verschil is dat aan de bekende Merken door Verweerder een puur beschrijvend en niet onderscheidend element “racingdrinks” is toegevoegd. Deze toevoeging neutraliseert het onderscheidend vermogen van de Merken niet. Het tegenovergestelde is eerder het geval omdat het element “F1” als zelfstandig onderscheidingsteken juist geaccentueerd wordt door een beschrijvend element toe te voegen, waardoor de suggestie wordt gewekt dat de website producten, in dit geval drank, verkoopt die op enigerlei wijze verbonden zijn met de activiteiten van Eiseres waarvoor Eiseres de Merken geregistreerd heeft.

Volgens Eiseres is het volstrekt helder dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en heeft gebruikt om zo ongerechtvaardigd voordeel te kunnen trekken uit de reputatie van het beroemde merk F1. Eiseres stelt onder verwijzing naar Bayerische Motoren Werke AG v. Ivan Razin,WIPO Case No. D2005-0341 dat dergelijk misbruik geen bona fide gebruik van het teken in het handelsverkeer kan opleveren.

Eiseres stelt voorts dat geen sprake is van situaties als bedoeld onder 3.1 sub a, b of c van de Regeling.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd lange tijd nadat de Merken zijn geregistreerd en de F1 merken algemeen bekende merken zijn geworden. De registraties van Eiseres zijn algemeen bekend en gaan terug tot 1995.

Verweerder is niet als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de Domeinnaam. Ook is er volgens Eiseres geen bewijs dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Eiseres stelt voorts dat zij nimmer toestemming aan Verweerder heeft gegeven voor het gebruik van de Merken voor de Domeinnaam en de producten waar het hier om gaat. Het is volstrekt helder dat Verweerder wist van de Merken op het moment van registratie van de Domeinnaam. Dat blijkt onder meer uit de vele verwijzingen naar F1 races op de website zelf.

Hierbij is tevens relevant dat de eerder door Verweerder geregistreerd domeinnamen met vergelijkbare websites op basis van de door Eiseres genoemde beslissingen van het Instituut aan Eiseres zijn overgedragen.

Eiseres voert aan dat de Domeinnaam doorverwijst naar de domeinnaam van de holdingonderneming van Verweerder, welke domeinnaam onderwerp is van een procedure voor het Instituut onderWIPO Case No. D2009-0760.

Het is volgens Eiseres onder het publiek dat bekend is met of geïnteresseerd is in motorsport algemeen bekend dat merkhouders van energy drink producten belangrijke sponsoren zijn van motorsportevenementen, waarbij Eiseres energy drink producent RED BULL noemt dat thans twee Formule 1 teams sponsort en al sinds 1995 Formule 1 sponsort. Daarnaast sponsort een aantal andere fabrikanten van alcoholische en non-alcoholische dranken Formule 1 races en teams, en is er het bekende champagneritueel aan het eind van elke race, waarbij de winnaars elkaar en het publiek onderspuiten met champagne.

Volgens Eiseres kan er geen twijfel over bestaan dat Verweerder hiermee bekend is, omdat hij op zijn website overduidelijk refereert aan de motorsport en de website geheel in het thema F1 heeft opgezet.

Het staat onmiskenbaar vast dat Verweerder de Domeinnaam heeft gekozen om zo commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar zijn website te leiden daarbij gebruik makend van de verwarring die kan ontstaan met de bekende Merken.

Eiseres heeft de procedures Formula One Licensing B.V. v. Holding Theunisse.,WIPO Case No. D2008-1631 en Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse,WIPO Case No. D2008-1633 op 27 oktober 2008 aanhangig gemaakt en desalniettemin heeft Verweerder nog geen maand later de Domeinnaam en voornoemde domeinnaam geregistreerd. Volgens Eiseres staat, gezien laatstgenoemde registraties, vast dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld.

Onder verwijzing naar en citerend uit het oordeel van de Panelist, respectievelijk Geschillenbeslechter in Formula One Licensing B.V. v. Holding Theunisse.,WIPO Case No. D2008-1631, Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse,WIPO Case No. D2008-1633 en Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse, WIPO Zaaknr. DNL2009-0011, waaraan Eiseres zich conformeert, vordert Eiseres de wijziging van de houder van de Domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder houdster van de Domeinnaam wordt. B. Verweerder

Verweerder produceert, verkoopt en distribueert via een werkmaatschappij energiedranken onder de naam “F1 Racing energy drink”. Verweerder erkent dat F1 als onderdeel van de Domeinnaam, zoals iedere letter uit het alfabet en ieder cijfer aandacht trekt, maar stelt dat bij voornoemde productnaam de aandacht van het publiek vooral zal zijn gericht op “Racing energy drink”. Het grote publiek zal, wanneer het al aan F1 zal denken, als het hoort van de domeinnamen of denken dat die domeinnamen alleen van doen hebben met autoraces. Niemand van het publiek dat de F1 Racing energy drink van Verweerder koopt denkt of zal denken dat de drank ook maar iets van doen heeft met de organisatie van de Formule 1 autoraces en/of dat F1 Racing energy drink wordt geproduceerd, verkocht of gedistribueerd door (naar de Geschillenbeslechter begrijpt) Eiseres.

In de webstore van Eiseres kan men ook geen energy drink kopen of bestellen.

Derhalve concludeert Verweerder dat de Domeinnaam niet identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met “www.” of “”.

Verder stelt Verweerder dat Eiseres met haar merkregistraties duizenden dingen monopoliseert, maar evenwel niet energy drinks, omdat die volgens Verweerder niet onder het verzamelbegrip non-alcoholische dranken vallen, omdat energy drinks vanwege hun samenstelling en bijzondere kenmerken een bijzondere drank zijn.

Verweerder stelt dat hij groot belang heeft om de Domeinnaam te behouden nu het een medium is om haar product energy drink te promoten en te marketen. Omdat Eiseres geen producent van energy drinks is maar alleen organisator van autoraces heeft zij er geen belang bij om Verweerder te verhinderen de Domeinnaam te gebruiken.

In dit verband wijst Verweerder er nog op dat hij tot zijn spijt niet voldoende aandacht aan het handhaven van de domeinnamen en heeft gegeven1. Verweerder is er zeker van dat zij deze domeinnamen zou hebben behouden als zij verweer had gevoerd.

Verweerder voert voorts aan dat bij de beoordeling van (naar de Geschillenbeslechter begrijpt) de vereisten van artikel 2.1 van de Regeling de Domeinnaam onderscheiden moet worden van de inhoud van de website onder de Domeinnaam. Als (de tekst van) de website onder de Domeinnaam mogelijk strijdt met rechten van derden – hetgeen volgens Verweerder overigens in casu niet het geval is – dan wil dat nog niet zeggen dat de Domeinnaam de rechten van andere domeinnaamgerechtigde aantast.

De beelden van een motor of auto op de website van Verweerder willen alleen de indruk vestigen dat energy drinks kracht en energie aan het lichaam geven. Het gebruik door Verweerder van de Domeinnaam is dan ook volgens hem te goeder trouw.

Tenslotte wijst Verweerder erop dat hij van mening is dat Red Bull materieel de eisende partij is die Eiseres heeft gevraagd middels procedures onder de Regeling en UDRP Verweerder als kleine concurrent van de markt te duwen. 6. Oordeel en Bevindingen Nadere Stukken

Verweerder heeft op 8 juli 2009 per email enkele verschrijvingen in het Verweerschrift herstelt en op verzoek van het Instituut bevestigt dat verweer namens Verweerder is gevoerd, en Eiseres heeft op 16 juli 2009 ongevraagd een Antwoord op het Verweerschrift ingediend. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of de aanvullingen wordt toegelaten.

De Geschillenbeslechter accepteert de e-mails van Verweerder van 8 juli 2009 omdat ze onmiddellijk na indiening van het Verweerschrift en ruim binnen de daarvoor bestemde termijn bij het Instituut zijn ingediend, en enkel beogen een verschrijving en fout te herstellen. Naar mening van de Geschillenbeslechter is Eiseres daardoor niet benadeeld.

De Geschillenbeslechter beslist anders ten aanzien van het Antwoord op het Verweerschrift, dat beoogt te repliceren en dientengevolge de opzet van de procedure onder Regeling, die enkel voorziet in een Eis en een Verweerschrift, uit te breiden. Dat kan enkel worden toegelaten in bijzondere omstandigheden die door Eiseres zullen moeten worden aangevoerd. In casu heeft Verweerder het Antwoord op het Verweerschrift zonder motivatie ingediend, en gezien het feit dat Eiseres haar Eis al voldoende heeft kunnen onderbouwen beslist de Geschillenbeslechter om het Antwoord op het Verweerschrift niet in overweging te nemen (onder meer E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022 en Auto 5 v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL2008-0027).

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Aan Verweerder wordt toegegeven dat de inhoud van de website onder de Domeinnaam geen rol speelt bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de Merken. Derhalve wordt de Domeinnaam hierna als zodanig vergeleken met de Merken.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Merken keren volledig terug in de Domeinnaam. Aan “F1” is in de Domeinnaam de term “racing drinks” toegevoegd. Op zichzelf heeft deze term een (gering) onderscheidend vermogen, maar in combinatie met de Merken, waarvan de Geschillenbeslechter oordeelt dat zij (evenals de andere “F1” merken waarvan Eiseres registratiebewijzen heeft overgelegd) algemeen bekend zijn, oordeelt de Geschillenbeslechter dat “racing” en “F1” begripsmatig overeenstemmen, terwijl het overblijvende woord (het meervoud van het Engelse woord “drink”) voor een drank puur beschrijvend is.

De term “racing drinks” speelt derhalve bij de vergelijking tussen de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam dan ook zodanig overeen met de Merken dat daarmee verwarring kan ontstaan. B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, door er gemotiveerd op te wijzen dat Verweerder niet aan de voorbeelden van artikel 3.1 van de Regeling voldoet. Het is aan Verweerder om aan te tonen dat hij een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft.

Verweerder voert in dit verband aan dat hij een groot belang bij de Domeinnaam heeft omdat hij onder de Domeinnaam zijn energy drink product promoot en gebruikt. In dat verband constateert de Geschillenbeslechter dat Verweerder de website onder de Domeinnaam kennelijk (gedeeltelijk) gebruikt om een energy drink te promoten, waarvan de naam volgens Verweerder, en blijkens de schermafdrukken die Eiseres als productie 11 heeft overgelegd, “F1 Racing” of “F1 Racing Energy Drink” luidt. De website waar de gebruiker naar toe geleid wordt heeft duidelijk een commercieel karakter en de producten die daarop worden gepromoot wekken de indruk te concurreren (in ieder geval gedeeltelijk) met de door Eiseres onder haar bekende Merken aangeboden aangeboden producten.

De Geschillenbeslechter kan niet uitsluiten dat deze productnaam van Verweerder inbreuk maakt op de Merken en/of andere merken van Eiseres, maar evenwel ook niet dat de productnaam geldig en niet inbreukmakend is. In dit verband kunnen de bij het Verweerschrift overgelegde merkinschrijvingen van derde partijen - F1 Racing Establishment, Smart Drinks & Food AG en Infra metal Establishment GesmbH - voor het door Verweerder op haar producten aangebrachte woord/beeldmerk F1 RACING (Internationale Registratie 669526 en Gemeenschapsmerk 451419) voor onder meer non-alcoholische dranken, en de overgelegde uitspraken in merkenoppositie wellicht van belang zijn. Verweerder heeft echter geen enkele verklaring bij bedoelde merken en beslissingen gegeven en ook niet gesteld dat hij op grond van een licentie onder genoemde merken bevoegd zou zijn om het teken F1 RACING te gebruiken. Verweerder draagt tenslotte de last om te bewijzen dat deze een recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Bij gebrek aan een deugdelijk verweer ter zake is niet aan de Geschillenbeslechter om zich hierover een oordeel te vormen.

De Geschillenbeslechter heeft zodoende geen andere keus dan te oordelen dat Verweerder er niet in is geslaagd het door Eiseres prima facie gestelde gebrek aan recht of legitiem belang bij de Domeinnaam te weerleggen.

Er is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten aanzien van het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling onderschrijft de Geschillenbeslechter hetgeen de Geschillenbeslechter in Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse, WIPO Zaaknr. DNL2009-0011, welke zaak tussen Eiseres en Verweerder bij verstek is gewezen ter zake van de domeinnamen en , heeft overwogen.

De Geschillenbeslechter stelt derhalve voorop dat de Domeinnaam zodanig met de Merken overeenstemt dat daarmee verwarring kan ontstaan. Door Eiseres is gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie bewust moet zijn geweest van de bekendheid van de Merken, hetgeen overigens niet door Verweerder is ontkend. De Geschillenbeslechter is ook van oordeel dat het onaannemelijk is dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam niet bekend was met Eiseres en de Merken. Bovendien is uit het gestelde gebruik – zoals Verweerder van de Merken in de Domeinnamen maakt – aannemelijk geworden dat Verweerder deze te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om bezoekers te leiden naar diens website waarop een van hem afkomstig product wordt aangeprezen.

Er is ook aan het derde vereiste is voldaan. 7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 27 juli 2009

Full & Egal Universal Law Academy