WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Reed Business B.V. v. Schroten Optiek en Co. Zaaknr. DNL2009-0040 1. Partijen
Eiseres is Reed Business B.V, gevestigd te Doetinchem, Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy van der Laan N.V., Nederland.
Verweerder is Schroten Optiek en Co., gevestigd te Elburg, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Isource. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 juli 2009. Het Instituut heeft op 21 juli 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 juli 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 24 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 13 augustus 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 12 augustus 2009.
Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 17 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres geeft verschillende (vak)bladen uit, waaronder het maandblad Trekker. Dit tijdschrift werd voor het eerst in 1989 onder de naam Trekker uitgegeven, welke naam vervolgens gewijzigd is in Trekker & Werktuig en vanaf 2009 wederom is veranderd in de initiele naam Trekker.
Verweerder heeft een opticienzaak in Elburg. Merken
Eiseres beroept zich in deze procedure op het volgende merk (hierna: “het Merk”):
Het beeldmerk TREKKER, ingeschreven in de Benelux op 9 maart 2009 onder
nummer 860255, voor waren en diensten in klassen 9, 16 en 41. Domeinnaam
Eiseres is houdster van de domeinnaam .
Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de domeinnaam (de “Domeinnaam”) (voor het eerst) door Verweerder geregistreerd op 23 september 1999. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk
Eiseres stelt rechthebbende te zijn op het Merk waarin het woordelement TREKKER dominant is. Eiseres stelt verder dat de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemmend is met, het Merk. Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam
Volgens Eiseres heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder handelt volgens Eiseres uitsluitend onder de namen ‘Schroten’, ‘Schroten Optiek’, ‘Hans Schroten Optiek’ en ‘Sterre’. Deze namen hebben geen enkel verband met de Domeinnaam en Verweerder handelt evenmin in landbouwvoertuigen. Verweerder heeft volgens Eiseres geen eigen merk of handelsnaamrechten op de aanduiding Trekker. Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam
Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt, omdat de registratie Eiseres belemmert om haar eigen tijdschrifttitel en Merk als domeinnaam te registreren. Dit terwijl Verweerder de registratie van de Domeinnaam slechts handhaaft om deze te verkopen aan Eiseres of aan een andere partij, aldus Eiseres. Volgens Eiseres heeft zij Verweerder in het najaar van 2008 benaderd om de Domeinnaam voor EUR 500,- over te nemen. Verweerder wilde echter een ‘substantieel’ bedrag hebben voor de overdracht van de Domeinnaam, maar wilde niet zelf een concreet bedrag noemen. B. Verweerder
Verweerder stelt dat deze de Domeinnaam destijds heeft geregistreerd met de bedoeling daar een website aan te koppelen die gericht is op tractoren, vanuit Verweerder’s persoonlijke belangstelling en achtergrond. Eiseres heeft volgens Verweerder recent de naam van haar tijdschrift gewijzigd van Trekker & Werktuig naar Trekker en vervolgens het Merk geregistreerd om de Domeinnaam op te eisen. Eiseres heeft Verweerder benaderd met het verzoek de Domeinnaam over te dragen, maar bood daarvoor volgens Verweerder een relatief laag bedrag en er is uiteindelijk geen overeenstemming over de overname bereikt. Na de beëindiging van de onderhandelingen heeft Verweerder een website over reizen en rondtrekken met daaraan gekoppeld informatie over oogbescherming en promotie voor zonnebrillen voor trekkers aan de Domeinnaam gekoppeld. Volgens Verweerder is deze website sinds begin augustus 2009 in de lucht.
Verweerder betwist de merkrechten van Eiseres aangezien het Merk volgens Verweerder beschrijvend is en stelt dat Verweerder voornemens is een procedure bij de Rechtbank aan te spannen om de nietigheid van het Merk in te roepen. Bovendien bestaat er geen gevaar voor verwarring aangezien de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam informatie geeft over reizen en oogbescherming. Volgens Verweerder heeft Verweerder gezien haar website die is gekoppeld aan de Domeinnaam wel degelijk een legitiem belang bij handhaving van de Domeinnaam en is deze bovendien rechthebbende op de handelsnaam ‘Trekker’ en ‘T’. Volgens Verweerder is evenmin sprake van kwade trouw aangezien Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd toen Eiseres de naam Trekker & Werktuig voor haar tijdschrift gebruikte en niet kon weten dat Eiseres de naam van haar tijdschrift in zou korten tot Trekker. 6. Oordeel en Bevindingen A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten. Het woord ‘Trekker’ vormt het onderscheidende element van het Merk, waaraan het beeldelement ondergeschikt is (zie Komatsu Europe International N.V. v. IvS, h.o.d.n. Smartlogic,WIPO Zaaknr. DNL2009-0006). Het Merk waarop Eiseres zich beroept is, los van de vormgeving van de letters, identiek aan de Domeinnaam.
Verweerder stelt de beschrijvendheid van het merk aan de orde. Gezien het beeldelement komt het de Geschillenbeslechter echter niet evident voor dat het, op het moment van indienen van de Eis in Nederland geldige, Merk in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard. De Geschillenbeslechter gaat derhalve uit van de geldigheid van het Merk.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Anders dan Verweerder stelt heeft de Geschillenbeslechter geen eigen rechten van Verweerder op de aanduiding Trekker kunnen constateren. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van een handelsnaam en niet door de inschrijving daarvan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Naar eigen zeggen is de website “www.” pas begin augustus 2009, en derhalve na de aanvang van deze procedure, aan de Domeinnaam gekoppeld. Zouden door het gebruik van de Domeinnaam en de website al handelsnaamrechten zijn ontstaan, dan zijn deze in ieder geval pas na aanvang van deze procedure ontstaan en dienen deze rechten hier derhalve buiten beschouwing te blijven.
Aangezien pas na instellen van deze procedure een website aan de Domeinnaam is gekoppeld, en ook overigens niet van gebruik is gebleken, kan evenmin worden vastgesteld dat Eiseres een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Eiseres heeft naar mening van de Geschillenbeslechter onvoldoende aangetoond dat sprake is van kwade trouw bij de Verweerder. Tussen partijen is onbetwist dat ten tijde van de registratie van de Domeinnaam door Verweerder (23 september 1999) het tijdschrift van Eiseres onder de naam Trekker & Werktuig op de markt werd gebracht. Gelet op de hieronder besproken verdere omstandigheden kan van de registratie van de Domeinnaam te kwade trouw derhalve geen sprake zijn.
Verweerder heeft de Domeinnaam bijna 10 jaar geleden geregistreerd en nimmer getracht de Domeinnaam te verkopen. Het is Eiseres geweest die eind 2008, toen zij besloot de naam van haar tijdschrift te wijzigingen, contact heeft opgenomen met Verweerder en heeft verzocht of zij de Domeinnaam kon overnemen. Overigens kennelijk zonder daar op dat moment een eigen geregistreerd (handelsnaam- of merk)recht voor te hebben; Eiseres heeft immers pas op 9 maart 2009 het Merk gedeponeerd. Het huidige gebruik dat van de Domeinnaam wordt gemaakt is eerst na aanvang van deze procedure gestart en biedt onvoldoende houvast in deze procedure.
Hoewel het enkel geregistreerd houden van een domeinnaam onder omstandigheden te kwader trouw kan zijn, heeft Eiseres onvoldoende omstandigheden gesteld die het aannemelijk maken dat het in dezen geregistreerd houden van de Domeinnaam als te kwader trouw aangemerkt dient te worden.
De Geschillenbeslechter concludeert dat er geen sprake is van een registratie, dan wel van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw en derhalve niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 31 augustus 2008
Full & Egal Universal Law Academy