WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Johnson & Johnson (corporation) v. Kan Total Net Solutions Zaaknr. DNL2009-0041 1. Partijen
Eiser is Johnson & Johnson (corporation), een vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, gevestigd te New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.
Verweerder is Kan Total Net Solutions, gevestigd te Glenside Wellington, Nieuw Zeeland, met domicilie te Roosendaal, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam) is geregistreerd bij SIDN via Internet Service Europe. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 juli 2009. Het Instituut heeft op 22 juli 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 juli 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 29 juli 2009 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 29 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 augustus 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 19 augustus 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Madeleine de Cock Buning op 25 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
Gelet op het feit dat Eiser haar Eis in het Nederlands heeft ingediend en de teksten op Verweerder's webpagina's onder de Domeinnaam in het Nederlands zijn opgesteld, en omdat Verweerder blijkens de registratiegegevens domicilie heeft gekozen in Nederland, is de procestaal onder toepassing van artikel 16 van de Regeling Nederlands. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is houder van het merk O.B. dat in Nederland is beschermd, onder meer krachtens Europese registratie nummer 3409968, onder meer ingeschreven voor producten voor de vrouwelijke hygiene.
De Domeinnaam is door Verweerder op 16 november 2004 geregistreerd. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser is houder van het merk O.B. De Domeinnaam bevat het identieke merk O.B. van Eiser, alsmede de naam van de producten die Eiser onder het merk O.B. op de markt brengt, namelijk tampons.
Volgens Eiser zijn in de voor Nederland relevante merkregisters (Benelux, Internationaal en Europees) geen registraties voor O.B. ingeschreven in de relevante klasse anders dan ten name van Eiser of daaraan gelieerde bedrijven. Aangenomen moet worden dat Verweerder geen rechten bezit op de benaming “obtampons” en geen legitiem belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam.
De Domeinnaam bevat het identieke merk O.B. van Eiser, gebruik waarvan leidt tot verwarring bij het publiek. Een internetbezoeker die informatie zoekt over de producten van Eiser komt terecht op de website van Verweerder en wordt daarmee in de waan gebracht dat de betreffende website is opgezet en wordt onderhouden door of met toestemming van Eiser, aldus Eiser.
Door actieve marketinginspanningen en succesvolle verkopen, onder meer op het internet, heeft het merk van Eiser een grote bekendheid verworven. Verweerder gebruik de website verbonden aan de Domeinnaam om internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden en vervolgens naar de websites van andere bedrijven die geen relatie hebben met Eiser of haar producten. Daarmee maakt Verweerder volgens Eiser inbreuk op haar merkrechten.
Bovendien ontneemt Verweerder door het registreren van de Domeinnaam Eiser de mogelijkheid de Domeinnaam zelf te registreren.
Tot slot kan het naar de stelling van Eiser niet anders zijn dan dat Verweerder op het moment van registratie van de Domeinnaam wist dat Eiser exclusieve rechten op het merk O.B. bezat. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
De Domeinnaam is door Verweerder op 16 november 2004 geregistreerd. De Regeling is van toepassing vanaf 28 februari 2008. Vanaf dat moment zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke “.nl” domeinnaam onderworpen aan de Regeling als een derde, zoals Eiser, een eis op basis van deze Regeling indient. Derden die een dergelijke eis tegen een domeinnaamhouder indienen onderwerpen zich door indiening van de eis aan de Regeling en zijn daaraan gebonden. De Geschillenbeslechter zal de Eis derhalve behandelen onder de Regeling.
Aangezien Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, zal de Geschillenbeslechter daarbij overeenkomstig artikel 7.4 van de Regeling het geschil op basis van de Eis beslechten en de vordering van Eiser toewijzen, tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Op grond van de Eis en de in het geding gebrachte stukken heeft Eiser genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op het onder 4 in deze uitspraak vermelde merk.
De Domeinnaam bevat zowel de met het merk O.B. van Eiser overeenstemmende term “ob”, als de naam van de producten die Eiser onder het merk O.B. op de markt brengt, namelijk tampons. Daar doet, volgens vast rechtspraak onder de Regeling, niet aan af dat (aan deze combinatie van merk en product) het top level domein “.nl” is toegevoegd (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en R.E.M. Holding B.V. v. Baby Tally,WIPO Zaaknr. DNL2009-0019). De Geschillenbeslechter concludeert dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. B. Recht of Legitiem Belang
Niet gebleken, noch aannemelijk, is dat Verweerder een eigen recht op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft zelf niet op de Eis gereageerd en ook overigens geeft het dossier geen indicatie van een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
De door Eiser aangevoerde gronden voor de registratie en het gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam door Verweerder komen de Geschillenbeslechter niet ongegrond voor.
In het bijzonder merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder de Domeinnaam (die overeenstemt met het merk van Eiser) blijkens de overgelegde stukken gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden en vervolgens naar de websites van andere bedrijven die geen enkele relatie hebben met Eiser of haar producten door te leiden, waarmee Verweerder zonder recht of legitiem belang commercieel voordeel behaalt. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Madeleine de Cock Buning
Sole Panelist
Datum: 20 september 2009
Full & Egal Universal Law Academy